상표법

상표법

 

by NOredstone

 

<기타 판례>

 

1. 외국 등록례에 근거한 주장(판례)

 

상표의 등록가부는 우리나라 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것은 아니다.

 

1. 출원일체의 원칙(판례)

 

출원상표의 지정상품이 2이상인 경우, 어느 하나라도 상표등록을 받을 수 없다면 전체가 상표등록을 받을 수 없다.

<상표의 식별력>

 

1. 등록전 사용에 의한 식별력 취득한 경우

 

1. 문제점

 

사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 경우, 식별력이 취득한 부분을 상표 유사판단시 상품의 어느 범위까지 요부로 볼 수 있는지 문제된다.

 

1. 판례의 태도

 

[여일식/사식취/부사관/식요유]

여러 구성 중 일부가 식별력이 없거나 미약하나 사용에 의하여 식별력을 취득한 경우, 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사여부를 판단할 수 있다.

 

1. 검토

 

상표사용은 상품과의 관계에서 특정되는바 사용상품을 떠나서 식별력 취득 자체가 인정되지 않으므로, 판례 타당하다.

 

1. 등록후 사용에 의한 식별력 취득한 경우

{권범심에서}

1. 학설의 대립

 

1)요부설은 실질적 출처혼동 방지를 위해 등록후 사용에 의한 식별력 취득한 경우 그 때부터 유사판단의 요부로 보아야 한다는 견해 2)제한적 요부설은 사용상품과 동일한 상품에 한해 요부로 볼 수 있다는 견해 3)비요부설은 등록주의 원칙을 지킴으로서 법적안정성을 확보하고 부정경쟁방지법이라는 별도 보호수단이 있다는 점에서 요부로 볼 수 없다는 견해

 

1. 판례의 태도

 

[식상유/시식심/수중유]

상표의 식별력은 상대적,유동적인 것이므로 상표 유사여부와 동일한 시점을 기준으로 그 유무를 판단하여야 하므로, 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시 식별력이 없었다 하더라도 권리범위확인심판의 심결시에 이르어 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는 이를 기초로 상표 유사여부를 판단하여야 한다.

 

1. 검토

 

식별력은 유사판단의 고려요소로서 거래실정에 따라 변화하는 상대적 개념이므로 판례 타당하다.

<상표적 사용>

 

1. 상표적 사용 {언제나 쓰기}

 

상표적 사용이기 위해서는 형식적으로 2조1항11호 각목 또는 2조2항에 해당하고, 실질적으로 상표의 기능이 발휘되어야 한다.

 

1. 판단기준(판례)

 

[관태주의경/종실표식]

상품과의 관계, 사용태양,주지저명성,사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표장이 상품의 식별표지로 사용되고 있는지 여부로 판단한다.

 

1. 디자인의 사용과 상표의 사용 관계(판례)

 

[타등유/본출순디인] [선배디형모/자출]

1)타인 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라도 상표의 본질적인 기능인 출처표시를 위한 것이 아닌 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 침해가 아니다. 2)디자인과 상표는 선택적,배타적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 자타상품 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서 사용된 것에 해당한다.

 

1. 내부에 표시된 표장(판례)

 

공산품 내부에 조립된 부품에 표시된 표장으로서 통상적인 거래행위에서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 상품을 분해하여야만 거래자나 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 상표법에서 말하는 상표라고 할 수 없다.

 

1. 규격이나 용도표시로서 사용(판례)

{~전용}

[타등사/출명용]

타인의 등록상표를 사용했다고 하더라도 그 출처표시가 명백하고 부품 등의 용도설명 등을 위하여 사용한 것에 불과한 경우 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 없다.

 

1. 광고행위 의의(판례) {광고행위면 반드시 쓰기}

 

광고,내용,형식은 특별히 규정된 바 없으므로, 상품에 관한 정보를 수요자에게 시각적으로 알리는 정도의 그림이나 글이면 광고에 해당하는 것이지 반드시 상품명이나 제조원이 표시되어야 하는 것은 아니다.

 

1. 인터넷에서 광고행위 {6쓰고 이거 쓰기}

 

1. 2조1항11호 다목(판례)

 

[인단검자상]

1. 상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 널리 알리는 행위에는 상표가 반드시 상품에 고정되거나 시각,청각,후각으로 인식될 것을 요하지 않는다.

2. 인터넷 사용자가 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과 화면에 스폰서링크나 홈페이지 주소 등이 나타나는 경우에, 검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있다면 상표로서의 사용에 해당한다.

 

1. 16년 개정법(2조2항2호)

 

2조1항11호 각목의 표시는 전기통신회선을 통해 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위를 포함한다.

 

1. 서적의 제호나 음반의 제명으로 사용 {90조, 권리남용 관련}

 

1. 원칙(판례)

 

책의 제목은 그 책의 내용을 표시할 뿐 출판사 등 그 출처를 표시하는 것은 아니어서 원칙적으로 그 상품을 다른사람의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이 아니다.

 

1. 예외(판례)

 

[성태시광/구실출]

당해 서적 등의 성격, 제호의 사용태양, 시리즈물의 출시여부, 광고실적 등 구체적인 사정에 따라 실제 거래계에서 제호의 사용이 서적의 출처표시로 인식될 수 있다.

 

1. 광고매체가 되는 물품에 상표 표시/지정상품을 무상으로 제공(판례)

 

1. 판례의 태도 {ex 티셔츠에 대한 상표적 사용x/ 맥주에 대한 상표적 사용}

 

[교독상목/무광다출특]

상품은 그 자체가 교환가치를 가진 독립된 상거래 목적물이 되는 물품을 말하므로, 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 광고매체가 되는 물품은 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 상표법상 상품이 아니므로 상표적 사용이라 할 수 없다.

 

1. 유상성 있는 광고매체가 되는 물품의 경우

 

1. 문제점

 

광고매체가 되는 물품을 제공하면서 마일리지와 같은 대가가 지급된 경우, 그 광고매체가 되는 물품을 상표법상 상품으로 볼 수 있는지 문제된다.

 

1. 판례의 태도

 

[대유수마/교독상목]

대리점에서 유상으로 판매되고, 수요자들에게 마일리지 차감방식으로 제공된 물품을 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품에 해당한다고 판시하였다.

 

1. 비판견해

 

1)유상성만을 전제로 상품으로 인정하는 것은 상품성 인정에서 핵심적인 요소라 할 수 있는 독립성 판단을 누락한 것이라는 점 2)불사용취소심판에서 상표사용자의 상품에 대한 의도,목적을 고려해야 함에도 그렇지 않은 점에서 판례에 대한 비판견해가 존재한다.

 

1. 검토 {비판견해 따라가기}

 

생각건대 교환가치성 내지는 유상성은 독립성을 판단하는 범주내에서 검토하면 충분하다 보여지는바, 해당 물품이 독립성을 갖고 거래되는 물품에 해당하는지가 판단되어야 할 것이다.

 

1. 서비스에 대한 상표적 사용

 

1. 서비스의 개념(판례)

 

[독상대서익업]

서비스를 영위한다고 함은 독립하여 상거래의 대상이 되는 서비스를 타인의 이익을 위하여 제공하는 것을 업으로서 영위하는 것을 의미한다.

 

1. 서비스의 사용(판례)

 

1)서비스에 관한 광고 등에 상표를 표시하고 전시,반포하는 행위 2)서비스 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 서비스 제공에 관한 수요자의 물건에 상표를 표시하는 행위 3)서비스 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 상표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 전시하는 행위가 포함된다.

 

1. 검토 {2에 대한}

 

유형물인 상품과 달리 서비스는 무형이므로 서비스 자체에 상표를 직접표시할 수 없는바 판례 타당하다.

 

1. 대가가 필수요건인지 여부(판례)

 

[대자호노제/상대용목계반]

아무런 대가를 받지 아니하는 자원봉사나 단순한 호의에 의한 노무 또는 편익의 제공 등과 같이 상거래의 대상이 되지 아니하는 용역을 일정한 목적 아래에 계속적,반복적으로 제공하였다고 하더라도 상표법상 서비스를 영위하였다고 할 수 없다.

 

1. 검토 {4에 대한}

 

대가의 유무는 서비스의 필수적인 성립요건이 아니라 독립하여 상거래의 대상이 되는지를 판단하는 하나의 고려요소로 봄이 타당한바 판례 타당하다.

<상표 유사판단>

{유사판단 방법 이라는 목차에 판례 줄줄이 쓰기}

1. 일반원칙(판례)

 

[외전지일직출]

대비되는 양 상표의 외관,칭호,관념을 전체적,객관적,이격적으로 관찰하여 지정상품의 거래에서 일반수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 출처의 오인혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부로 판단한다.

 

1. 주체적 기준

 

1. 당해 지정상품의 일반거래자나 수요자의 보통의 주의력을 기준으로 판단한다(심사기준).

2. 일반의약품의 경우에 일반소비자가 약국에서 직접 필요한 의약품을 구매하지만 이 경우에도 대부분 환자가 증상을 설명하면 약사가 그에 맞는 의약품을 골라주는 것이 거래실정이며, 약사는 구매자가 필요한 의약품을 선택할 수 있도록 복약지도를 할 의무가 있으므로 약사 등 전문가의 인식을 기준으로 판단한다(판례).

 

1. 요부관찰

{자생->한의원업에 대해 본질적인 식별력 있어 요부해당}

1. 의의(판례)

 

상표의 유사판단은 전체관찰이 원칙이나, 상표 중에서 일반수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억,연상하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사여부를 대비,판단하는 것이 필요하다.

 

1. 요부의 결정기준(판례)

 

[주인비/상결지거종]

요부인지 여부는 그 부분이 주지,저명하거나 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체상표에서의 비중 등을 따져보되, 여기에 다른 구성부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와 결합상태, 지정상품과의 관계, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

 

1. 요부가 없는 경우(판례)

 

상표중에서 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사여부를 판단해야한다.

 

1. 다수 등록 또는 출원공고된 부분의 취급(판례) {이거 논점이면 요부관찰 자세히 쓰기}

 

[수본관독]

구성부분이 요부가 될 수 있는지를 판단할 때는 구성부분을 포함하는 상표가 지정상품과 동일,유사한 상품에 관해 다수 등록 또는 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성부분의 본질적인 식별력 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 부적당해보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

 

1. 요부관찰이 분리관찰을 전제로 하는지 여부(판례) {요부가 없는 경우와 구분잘하기}

 

[요다만두식]

상표에서 요부는 다른 구성부분과 상관없이 그 부분만으로 일반수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른상표와 유사여부를 판단할 때 대비대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질필요없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사여부를 판단할 수 있다.

 

1. 분리관찰(판례)

 

[결불일/하두타] [거주관언종전/만희전출]

1. 결합상표의 경우 각 구성부분이 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 일부만에 의해 간략하게 호칭,관념될 수도 있고, 하나의 상표에서 두개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는데 그 중 하나의 칭호,관념이 타인의 상표와 동일,유사한 경우에는 양 상표는 유사하다.

2. 양 상표 사이에 유사한 부분이 있더라도 그 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정,상표의 주지 정도 및 해당 상품과의 관계,사용자의 언어생활 등을 종합적,전체적으로 고려하여 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체로서 명확히 출처혼동을 피할 수 있는 경우 유사상표라 할 수 없다.

 

1. 문자상표(판례)

 

1. 문자상표의 경우 칭호의 유사여부가 가장 중요한 요소이다. 

2. 여러음절의 단어에 있어서는 어두부분이 강하게 발음되고 인식되는 것이 우리나라 일반적인 언어관행이다.

 

1. 도형상표

 

1. 판단방법(판례)

 

도형상표는 외관이 지배적인 인상을 남기므로 주로 외관에 의해 유사여부를 판단한다.

 

1. 이격적 관찰의 필요성(판례)

 

외관이 유사하다는 것은 대비되는 두 개의 상표에 표시된 문자,도형,기호 등 상표의 외관상의 형상을 시각에 호소하여 관찰하였을 경우 그들이 상품의 식별표지로서 서로 혼동되기 쉬운 경우를 말하므로, 외관이 유사한 것인지 여부를 판단할 때는 특히 이격적,직관적인 관찰이 필요하다.

 

1. 통칭적인 호칭 및 관념이 유사한 경우(판례)

 

[다수통/외만전/범3]

등록상표의 지정상품과 동일,유사한 상품에 관하여 다양한 모양의 도형상표가 다수 등록되어 있는데, 수많은 종류의 유사 또는 상이한 형상을 통칭하는 용어에 의하여 호칭되고 관념되는 도형상표의 경우에 그 외관의 유사에 관계없이 호칭 및 관념이 유사하다는 이유만으로 대비되는 양 상표가 전체적으로 유사한 상표라고 한다면 상표의 유사범위가 지나치게 확대되어 제3자의 상표선택의 자유를 부당하게 제한하는 불합리한 결과를 가져오는 점 등에 비추어 볼 때, 통칭적인 호칭 및 관념이 유사하다는 점만으로는 서로 유사하다고 단정할 수는 없다.

 

1. 상표전체가 식별력 없는 경우(판례)

 

상표가 식별력이 없는 것이라면 설사 그 대비되는 상표와 외관,칭호,관념 중 일부가 동일,유사하더라도 상표전체로서 출처 오인혼동을 피할 수 있게하는 가능성이 크므로 비유사하며, 따라서 오로지 기술적 표장만으로 된 상표와 다른 식별력 있는 상표의 유사여부를 판단함에 있어서도 상표의 식별력 유무는 고려대상이 되어야 한다.

 

1. 구체적 출처혼동 고려 가부

{취급품목내지판매방식 등이 흡사하다는 점까지 고려하여 유사한것으로 보아야 한다는 주장->구체적출처혼동논점/ 선등록상표보다 앞서 사용하여 식별력 획득}

{가격 차이 크면 구체적 출처혼동 논점!!!/ 구체적 출처혼동 논점이면 일반적 출처혼동 논점 적게 쓰기!!!!}

1. 문제점

 

형식적,획일적 보호를 꾀하는 상표법 취지상 구체적 출처혼동은 고려하지 않음이 원칙이나, 실제 출처혼동 방지 및 구체적 타당성을 위해 구체적 거래실정을 고려하여 판단할 필요성이 요구된다.

 

1. 거래실정의 구분

 

크게는 일반적 거래실정 및 구체적 거래실정으로 구분되며, 구체적 거래실정은 일반적,항상적 거래실정 및 국소적,부동적 거래실정으로 세분된다.

 

1. 출원단계에서 구체적 거래실정 고려

 

1. 판례의 태도

 

[2자외일/거주관언종전/구공]

비록 2개의 상표가 상표자체의 외관,칭호,관념에서 서로 유사하여 일반적,추상적,정형적으로는 양 상표가 서로 유사해보인다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 상표의 주지정도, 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적,전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적,개별적으로는 상품의 품질,출처에 관하여 오인,혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자의 보호에 아무런 지장이 없다.

 

1. 검토

 

구체적으로 출처혼동 염려가 없는 경우에 공존을 허용하는 것이 구체적 타당성에 부합하나, 유사판단에 관한 상표법 태도와 상충될 수 있어 판례와 같이 예외적으로 인정함이 타당하다.

 

1. 침해소송에서 구체적 거래실정 고려

 

1. 판례의 태도

 

[거외일인/때장]

유사상표의 사용행위에 해당하는지에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 외관,칭호,관념 등에 의하여 일반수요자에게 주는 인상,기억,연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 일반수요자가 상품출처에 관하여 오인,혼동할 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 한다.

 

1. 검토

 

침해소송에서는 상표의 사용사실을 전제로 상표의 유사판단이 이루어지므로 일반적,항상적 거래실정 및 국소적,부동적 거래실정을 포함하는 구체적 거래실정을 아울러 고려하여 판단할 수 있다고 봄이 타당하다. 다만, 침해사건이라고 하더라도 국소적,부동적 거래실정을 근거로 비유사라고 판단하는 데에는 신중을 기하여야 한다.

 

1. 권리범위확인심판에서 구체적 거래실정 고려 {유사판단 일반론에 의해 결론내고 2)에 해당하는 판단은 부당하다고 하기}

 

1. 판례의 태도

 

[사주관호/거종전]

권리범위확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사여부를 판단함에 있어서도 당해 상품에 대한 표장의 사용사실이 인정되는 경우, 표장의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 표장에 대한 수요자들의 호칭 및 인식 등 당해 상품을 둘러싼 거래실정을 종합적,전체적으로 고려하여야 한다.

 

1. 특수하고 한정적인 거래실정 고려가부

 

[품표품쉽변/특한거비]

다만, 상품의 구체적인 형상과 모양 및 그 표장의 구체적인 형태 등과 같이 그 상품에서 쉽게 변경이 가능한 특수하고 한정적인 거래실정을 비중있게 고려하여 양 표장이 유사하다고 판단하여서는 안된다.

 

1. 검토

 

권리범위확인심판에서도 침해사건과 마찬가지로 일반적 거래실정 이외에 구체적 거래실정도 함께 고려하여 상표유사판단을 할 수 있다고 판시한 판례 타당하다. 다만, 특수하고 한정적인 거래실정을 비중있게 고려하여 판단한다면 법적안정성을 지나치게 해할 수 있기에 제한적으로 적용함이 타당하다.

<상품 유사판단>

{품표업/질형용거통 관업용/장범혼톤 서등유품속/품범물 유지광/질내공장거통 서표업/질내공장거통}

1. 상품의 유사판단방법(판례)

 

[품표업/질형용거통]

1)양 상품에 동일,유사한 상표를 사용할 경우 동일한 업체에 의하여 제조,판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 판단하되 2)상품자체의 속성인 품질, 형상, 용도 등 거래실정을 종합적으로 고려하여 거래통념에 따라 판단하여야 한다.

 

1. 상품과 서비스간 동종,유사성

 

1. 판단기준(판례)

 

[관업용/장범혼통]

동종,유사성은 상품과 서비스간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조,판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인지, 상품과 서비스의 용도 일치 여부, 상품의 판매장소와 서비스의 제공장소 일치 여부, 수요자의 범위 일치 여부, 유사한 표장을 사용할 경우 출처혼동을 초래할 우려가 있는지 등을 따져 거래사회통념에 따라 판단한다.

 

1. 효력

 

현행법상 상품과 서비스간 동종,유사성이 인정되는 경우 사용금지효 또는 등록금지효가 미치는 것은 법문상 당연하다.

 

1. 상품의 사용이 서비스의 등록상표 권리범위에 속하는지

 

[서등유품속/품범물] [유지광/질내공장거통]

1. 서비스업에 대한 등록상표와 유사한 표장을 상품에 사용하는 행위가 등록상표의 권리범위에 속하기 위해서는, 그 상품이 서비스업에 대한 상표의 사용개념 범위 내에 속하는 물건과 동일,유사하여야 한다.

2. 다만, 서비스업과 상품 사이의 유사성을 지나치게 광범위하게 판단하여서는 안되고 제공되는 서비스의 성질,내용,제공수단,제공장소 등 거래실정을 고려하여 거래사회통념에 따라 종합적으로 판단해야 한다.

 

1. 서비스 상호간 유사판단

 

1. 심사기준

 

1)백화점업, 편의점업, 슈퍼마켓업, 대형할인마트업 등과 개별상품에 대한 소매업 등은 비유사한 서비스로 추정한다. 2)다만, 여러 종류의 다수 상품에 대한 도,소매업 등이 함께 지정되어 동 서비스들과 동일,유사한 서비스로 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

 

1. 판례의 태도

 

[서표업/질내공장거통]

1)서비스의 유사여부는 동일,유사한 상표를 사용하였을 때 동일한 영업주체가 제공하는 서비스로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단하며 2)서비스의 성질,내용,제공방법,제공장소 등 거래실정을 고려하여 일반거래통념에 따라 판단하여야 한다.

 

1. 포괄명칭 인정여부

 

07년 시행규칙에서 상품류구분 35류에 도매업,소매업 추가하였으며, 12년부터 백화점업, 대형할인마트업, 슈퍼마켓업, 편의점업을 이른바 광의의 포괄명칭으로 등록가능한 서비스로 인정하고 있다.

 

1. 도소매업 등의 의미

 

1)도,소매업이란 타인이 생산한 상품을 구매하여 상품에 대한 소유권을 갖고 유통과정에서 부가가치를 높여 재판매하는 서비스를 의미하고 2)판매대행업이란 상품에 대한 소유권을 갖지 않고, 수수료를 받거나 계약 등에 의해 특정인의 상품판매를 대행해 주는 것을 의미하고 3)판매알선업이란 상품에 대한 소유권을 갖지 않고, 수수료를 받거나 계약 등에 의해 구매자를 연결시켜 주는 경우를 의미한다.

<입체상표>

 

1. 입체상표의 식별력 판단방법(판례)

{33조1항3호 해당여부}

[입품거일/출인]

입체적 형상이 상품의 통상적인 형태에 해당하거나 거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 변형한 형태에 불과하거나 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 수요자가 상품의 출처표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면 식별력 인정되지 않는다.

 

1. 식별력 있는 기호,문자,도형이 결합된 경우의 취급(판례)

{33조1항3호 해당여부}

1. 판단의 원칙(판례)

 

[두결전하]

두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 결합상표는 구성부분 전체를 하나로 보아 식별력 있는지를 판단한다.

 

1. 판단의 근거(판례)

 

1)입체적 형상이 포함된 결합상표에 대하여 상표등록받을 수 없다거나 입체적 형상만을 기준으로 식별력 판단해야 한다는 규정이 없고, 2)식별력 없는 입체적 형상 부분을 포함하고 있는 상표가 등록되더라도 식별력 없는 입체적 형상 부분에는 상표권의 효력이 미치지 않아 제3자의 사용을 제한하는 부당한 결과 발생할 우려도 없기 때문이다.

 

1. 사용에 의한 식별력 취득 판단(판례)

 

[입기함만/곧자부]

입체적형상에 기호,문자,도형 등이 함께 부착된 사정만으로 곧바로 입체적 형상 자체의 사용에 의한 식별력 취득을 부정할 수는 없고, 부착된 표장의 외관,크기,인지도 등을 고려할 때 그 표장과 별도로 입체적 형상 자체가 상품출처기능을 독립적으로 수행하기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력 취득을 긍정할 수 있다.

 

1. 입체상표의 기능성 판단방법(판례)

{34조1항15호 해당여부}

[대비기우]

거래계에서 대체적 형상이 존재하는지, 대체적 형상으로 생산해도 동등,그이하의 비용이 소요되는지, 입체적 형상으로부터 상품 본래 기능을 넘는 기술적 우위가 발휘되지 않는지 여부를 종합적으로 고려해 판단한다.

 

1. 입체상표의 유사 판단방법(판례)

{이거랑 일반론 적어서 판단}

[입외품출]

입체상표에서 외관이 주는 지배적 인상이 동일,유사하여 두 상표를 동일,유사한 상품에 사용하는 경우 수요자로 하여금 상품출처 오인,혼동 일으킬 우려가 있다면 두 상표 유사하다고 본다.

<색채상표>

 

1. 광의의 색채상표 {기호 등에 색채가 결합된 상표}

 

225조

 

1. 협의의 색채상표 {색채만의 상표}

 

1. 의의 및 취지

 

색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표를 말하며, 거래실정 및 국제적 추세 반영하여 07년 개정법에서 인정되었다.

 

1. 식별력 존부(심사기준)

 

[색자출디/사식취]

색채 그 자체는 출처표시보다는 디자인적 요소로 인식되는 것이  일반적이므로, 색채상표는 사용에 의한 식별력 취득한 경우에 한하여 등록을 허용하고 있다.

 

1. 기능성 부존재(심사기준)

 

[이목필/질독저]

1)특정 색채가 그 상품의 이용과 목적에 필수불가결하거나 2)상품의 가격,크기,성능,강도 등 품질에 영향을 주어 특정인의 독점을 허용하는 경우 자유로운 경쟁을 저해할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다.

<홀로그램 및 동작상표>

 

1. 식별력 존부(심사기준)

 

홀로그램 및 동작상표는 동적효과가 있다는 점에서 33조 해당여부 판단시 해당 상표의 상표견본에 의하여 특정되는 특정일면만으로 그 해당여부를 판단해서는 안되며, 원칙적으로 표장 전체로서 33조 해당여부를 판단해야 한다.

 

1. 표장의 특정 문제

 

1)출원서상 상표견본에 의하여 실제 홀로그램 또는 동작상표로서의 구성 및 태양이 갖추어 졌는지 2)1개의 상표로 인식되는지 여부가 문제될 수 있다.

 

1. 유사판단(심사기준)

 

1. 홀로그램상표

 

1)홀로그램상표의 어느 특정한 방향에서 인식되는 외관이 평면표장 또는 다른 홀로그램상표와 유사한 경우에는 양 표장 유사한 것으로 보고 2)홀로그램상표의 칭호 또는 관념은 전체적인 외관만이 아니라 어느 특정한 방향에서 인식되는 외관에 의해서도 발생할 수 있다.

 

1. 동작상표

 

1)동작상표 전체로서 관찰하는 것이 원칙이되, 동작의 이미지가 변화하는 특수성이 있으므로 동작의 주체뿐 아니라 동작의 기본을 이루는 자태를 중점으로 하여 유사판단한다. 2)동작상표와 평면상표 상호간에도 유사한 것으로 판단될 수 있다.

<소리상표>

 

1. 소리상표

 

국제적 조화, 거래현실 반영 취지로 12년 개정법은 시각적으로 인식할 수 없는 소리상표를 상표법상 하나의 상표 유형으로 인정하였다.

 

1. 절차상 유의할 점

 

상표의 유형란에 ‘소리상표’를 기재하고, 상표의 설명을 기재해야 한다. 해당 소리의 내용을 구체적으로 기재한 시각적 표현을 제출해야 하고, 시각적 표현에 합치되는 소리파일을 제출해야 한다.

 

1. 시각적 표현 기재불비 취급

 

1)시각적 표현을 기재하지 아니한 경우에는 반려사유가 되며, 2)시각적표현을 기재하였으나 구체적으로 표현하지 아니한 경우 2조1항 상표의 정의규정에 합치하지 않는 것으로 보아 거절이유 통지한다.

 

1. 예상되는 거절이유

 

1. 38조1항 위반여부

 

상표법은 하나의 상표에 대해 하나의 출원할 것을 요구하는데, 소리상표 출원하면서 시각적인 상표견본을 함께 제출하는 경우 1상표1출원주의 위반되어 38조1항 위반 해당한다.

 

1. 33조1항7호 해당여부(심사기준)

{의취 쓰고}

특정 단어의 발음 등에 해당하지 않는 한, 소리상표는 수요자들에게 출처표시보다 소리 자체로 인식될 것이므로 원칙적으로 자타상품식별력이 없는 것으로 보아 33조1항7호에 해당한다.

 

1. 34조1항15호 해당여부(심사기준)

{의취쓰고}

[특사필일/판증밀]

상품의 특성으로부터 발생되는 소리인지, 상품의 사용에 꼭 필요하거나 일반적으로 사용되는 소리인지, 상품의 판매증가와 밀접한 원인이 되는 소리인지 고려하여 기능성 판단한다.

 

1. 33조1항3호,7호 판단방법(판례)

{특정 단어의 발음으로 인식되는 소리인 경우 이거 쓰고 아니면 위에꺼}

[념관거감객]

 

1. 등록받기 위한 조치

 

1. 38조1항 위반 극복 - 시각적 상표견본 삭제보정(심사기준)

 

최초에 소리상표로 출원한 것이 명백하다고 인정되는 경우 시각적 상표견본을 삭제하는 보정을 인정한다.

 

1. 33조1항7호 극복 - 33조2항

<트레이드 드레스>

[개보상부/디특저]

1. 개념

 

다른 상품과 구별하게 해주는 총체적 이미지나 종합적 외형으로 상품의 모양, 색채, 표장의 배열 및 질감 등의 특성을 포함하는 개념이다.

 

1. 보호의 필요성

 

상품의 디자인이나 특징적 외관이 상품 판매에서 중요한 요소로 등장하면서 특징적인 외관이나 이미지를 모방하여 신용에 무단편승하는 사례가 있는바, 보호의 필요성이 있다.

 

1. 상표법에 의한 보호

 

현행법상 입체상표, 색채상표, 비시각적 상표에 대한 출원, 등록을 통해 보호가 가능하다.

 

1. 부정경쟁방지법에 의한 보호

 

1. 상품주체 및 영업주체 혼동행위(2조1호가목,나목)

 

트레이드 드레스가 부정경쟁방지법상 보호받기 위해서는 상품표지 또는 영업표지에 해당하고, 그것이 국내에서 널리 알려져 주지성을 획득하여야 한다.

 

1. 상품형태 모방행위(2조1호자목)

 

타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도,대여,전시 등을 하는 행위에 대해 부정경쟁행위로 규정하며, 주지성을 요하지 않는다.

 

1. 2조1호카목

 

1. 디자인보호법에 의한 보호

 

트레이드 드레스는 상표적 측면 외에 산업 디자인적 측면도 동시에 가지므로 디자인보호법상 보호가 가능하다. 다만, 공업상 이용가능성 등 등록요건을 만족하여야 한다.

 

1. 특허법에 의한 보호

 

트레이드 드레스는 외관의 이미지가 갖는 신용을 보호할 필요가 있는 것으로 기능적 측면을 보호하는 특허법의 보호대상이 되기 어렵다.

 

1. 저작권법에 의한 보호

 

응용미술저작물로서 보호받기 위해서는 복제가능성과 분리가능성이 있어야 하는바, 트레이드 드레스는 물품으로부터 분리된 독자성을 인정받기 어려우므로 저작권법의 보호대상이 되기 어렵다.

<업무표장>

{권범심 본안사유 : 업보제}

1. 의의(2조9호)

 

1. 34조1항7호 위반여부(판례)

 

선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 유사한 업무표장으로서 그 지정서비스와 동일,유사한 지정업무에 사용하는 업무표장은 2조3항, 34조1항7호 취지에 따라 등록 거절되어야 한다.

 

1. 지정서비스와 지정업무 유사판단(판례)

 

[서업유/질내공장범종/인출]

지정서비스와 지정업무의 유사여부는 제공되는 업무와 서비스의 성질, 내용, 제공수단, 제공장소, 제공자 및 상대방 범위 등을 종합적으로 고려하여 당해 업무와 서비스에 동일, 유사 표장 사용할 경우 동일인에 의하여 제공되는 것처럼 출처 오인,혼동 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단한다.

 

1. 대가 받은 경우 침해 여부(판례)

 

각인행위를 행하면서 그 대가로 약간의 감정수수료를 받았다고 하더라도 그 업무의 성질을 달리 볼 수 없다.

 

1. 업무표장으로 사용 여부(판례)

 

[관태주의경/종실표식]

사용업무와의 관계, 표장의 사용태양, 사용자 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 사용업무의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다.

<동음이의어 지리적 표시>

 

1. 의의(2조1항5호)

 

같은 상품에 대한 지리적 표시가 타인의 지리적 표시와 발음은 같지만 해당 지역이 다른 지리적 표시를 말한다. 이 경우 표시하는 지역이 다르고 각각 자유로운 사용 보장하기 위해 특별한 취급 요구된다.

 

1. 동음이의어 지리적 표시에 관한 상표법 내용

 

모두 등록받을 수 있도록 하되, 223조에 의해 혼동방지표시의무를 부과하며, 이를 위반한 경우 119조1항8호나목에 의하여 취소되도록 규정하고 있다.

 

1. 등록배제효

{34조1항8호, 10호, 12호, 14호, 35조}

 

1. 사용금지효

{90조2항3호, 108조2항1호괄호}

 

1. 혼동방지표시의무(223조) 부과 및 취소사유(119조1항8호나목)

<지리적표시 단체표장>

{사안포섭:지리적표시(2조1항4호)}

 

1. 의의 및 취지(2조1항6호)

 

지리적표시 사용상품의 정당 생산자 등으로 구성된 법인이 직접 또는 소속 단체원으로 하여금 자기 영업의 상품에 사용하게 하기위한 단체표장을 말한다. 지리적 표시는 성질상 그 지역의 정당한 업자들 모두에게 사용이 개방되어야 하므로 단체표장으로 보호하는 것이다.

 

1. 등록요건

 

1. 주체적요건(3조2항괄호/54조4호)

2. 정관 기재불비(36조3항,5항/54조6호)

3. 가입 불허(54조5호)

4. 33조1항3호,4호(33조3항)

 

지리적표시는 33조1항3호 중 산지 및 33조1항4호에 해당해도 등록가능하다.

 

1. 35조

 

1. 선출원이 지표단(35조5항)

 

지리적표시단체표장은 표장이 동일,유사하고 상품이 동일하거나 동일하다고 인식된 경우에 한해 적용된다.

 

1. 선출원이 상표

 

1. 34조1항8호/10호/12호전단/14호/16호/19호

 

1. ㅇㅁㅇ

<3조1항본문>

 

1. 의의 및 취지

 

12년개정법은 구법상 거절이유 등에서 제외되었던 3조1항본문을 거절이유 및 무효사유에 포함시켜 사용의사 없는 상표를 거절 및 무효시키고 있다. 불사용등록상표 감소유도 및 특허청 심사부담 경감 취지이다.

 

1. 사용의사 판단방법(판례)

 

[주내의/외사객/엄등근]

상표에 대한 사용의사는 출원인의 주관적,내면적인 의사에 해당하므로 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 함이 마땅하고, 이를 지나치게 엄격하게 요구하면 등록주의의 근간을 손상시킬 수 있다는 점을 고려하여야 한다.

 

1. 법령상 제한이 있는 경우

 

1. 판례의 태도

 

[반일밀합]

서비스를 영위함에 있어 법령상 제한이 있는 자라 하여 반드시 당해 상표를 사용할 의사가 없다고 일률적으로 단정하여서는 아니되고, 그 서비스와 출원인의 업무가 밀접한 관계에 있고 출원인이 사회적,경제적으로 당해 상표를 사용할 합리적 필요성이 인정되는 경우에는 당해 상표에 대하여 사용의사를 인정할 수 있다고 봄이 타당하다.

 

1. 검토

 

법령상 일정한 자격이 필요한 경우에도 일률적으로 판단할 것이 아니라 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 사용의사 인정할 수 있는지 여부로 판단하는 것이 바람직한바 판례 타당하다.

 

1. 심사기준

 

1. 유명캐릭터 등의 명칭을 2이상의 비유사 상품을 지정하여 출원하는 경우

2. 가맹본부의 프렌차이즈 상표를 법인의 대표자 등 개인이 출원하는 경우

3. 타인이 이미 제조,판매,수입품목허가신고를 한 의약품 명칭과 동일한 의약품 명칭 출원

<33조1항2호>

 

1. 의의 및 취지(판례)

 

특정종류의 상품을 취급하는 거래사회에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장으로서 자타상품식별력과 독점적응성이 없어 등록이 불허된다.

 

1. 판단방법

 

[국거판/전상사]

1)동업자의 객관적 인식에 따라 2)등록여부결정시를 기준으로 판단하며 3)국내 거래실정에 따라 판단하나 전국이 아닌 상당범위 지역에서 사용되는 것만으로 보통명칭 또는 관용표장화 될 수 있다(판례).

<33조1항3호>

{‘눈사랑’은 눈을 사랑한다는 관념을 가져 안경사업경영업과 관련하여 일반수요자에게 그 품질,효능,용도 등을 직접적으로 표시한다기보다는 간접적으로 암시하는 정도에 그치는 것으로 보인다.}

1. 의의 및 취지

 

그 상품의 성질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록받을 수 없다. 자타상품식별력 및 독점적응성이 없기 때문이다.

 

1. 성질표시의 종류

 

1)판례는 열거된 것 이외의 상품의 특성이나 성질을 묘사하는 상품의 판매지,등급,설명적 문구 등도 모두 여기에 포함된다고 한다. 2)사안의 경우, 33조1항3호에 열거되지 않은 색상도 성질표시에 포함될 수 있다.

 

1. 판단방법(판례) {기계적으로 쓰기}

 

[념관거감객] [의일직심사] [다식결/부보전] 

1. 기술적 표장에 해당하는지는 상표가 지니는 관념, 상품과의 관계, 거래실정등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다.

2. 상표의 의미는 일반수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려대상이 되지 않는다.

3. 기술적 표장에 다른 식별력 있는 문자,기호,도형 등이 결합되어 있다고 하더라도 이들이 부수적 또는 보조적인 것에 불과하거나 전체적으로 볼 때 성질 등을 표시한 상표로 인식된다면 여전히 기술적 표장에 해당한다.

 

1. 결합상표의 경우(판례)

{사안포섭:분리된 각 구성부분이 등록된 사정만으로 식별력 인정x}

 

[두결전하]

두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 결합상표는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지를 판단해야 한다.

 

1. 원재료 표시 해당여부(판례)

 

[현사일인]

어떤 상표가 상품의 원재료를 표시하는 것이라고 하기 위해서는 당해 상표가 뜻하는 물품이 지정상품의 원재료로서 현실로 사용되고 있는 경우이거나, 그 상품의 원재료로서 사용되는 것으로 일반수요자가 인식하고 있는 경우이어야 한다.

 

1. 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장 해당 여부

 

1. 판단기준

 

[직암강특]

그 상품의 성질을 직감할 수 있는 표시를 말하며, 암시 또는 강조하는데 지나지 않거나 특수한 방법으로 표시한 표장은 이에 해당하지 않는다.

 

1. 도안화된 경우(판례)

 

[전일특]

기술적문자상표가 도안화되어있어 전체적으로 보아 그 도안화된 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르러 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을만큼 문자인식력을 압도할 경우에는 특별한 식별력을 가진 것으로 보아 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장이라고 볼 수 없다.

 

1. 창작물수록상품의 경우(판례) {ex 서적vs컴퓨터프로그램이 수록된 서적}

 

창작물이 수록되는 상품을 지정상품으로 하는 상표는 그 상표가 지정상품에 수록된 내용을 단순히 암시,강조하는 정도를 넘어 일반수요자로 하여금 그 상표가 지정상품에 수록된 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 인식하게 할 정도에 이르러야만 33조1항3호에 해당한다.

<33조1항4호>

 

1. 의의 및 취지(판례)

 

현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 그 현저성과 주지성으로 인해 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 취지이다.

 

1. 현저한 지리적 명칭 의미(판례)

 

[용자즉추]

용어 자체가 일반수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말하고, 추상적인 지리적 관념을 의미하는 것은 이에 해당하지 않는다.

 

1. 판단방법(판례)

 

1. 시설의 이름이 지리적 명칭인지

 

스키장이 상대적으로 큰 시설로서 상당한 면적의 토지를 점유하는 체육, 휴양시설이라고 하더라도, 스키장이 어떤 지방이나 지역을 구성하는 것은 아니므로 스키장의 명칭이 지리적 명칭이 될 수 없다.

 

1. 시설의 이름과 같은 이름의 지역이 현저한 지리적 명칭인지

 

우연히 다른지역에 소재한 시설의 이름으로 사용되고 그 시설의 이름으로 현저하게 알려진 결과 반사적인 효과로 현저하게 알려진 경우 33조1항4호의 현저한 지리적 명칭이라 볼 수 없다.

 

1. 행정구역 명칭이 아닌 경우

 

[반법행관]

반드시 법령으로 정해진 행정구역의 명칭 또는 그 약어만으로 된 상표가 아니라도 현저하게 알려진 관용적인 지명 또는 그 약어만으로 된 상표도 본 호에 해당한다.

<33조1항6호>

{ex) A6}

1. 의의 및 취지

 

간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표는 자타상품식별력 및 독점적응성이 없어 등록받을 수 없다.

<33조1항7호>

 

1. 의의 및 취지

 

1)33조1항1호 내지 6호 외에 식별력 없는 상표는 등록받을 수 없다. 자타상품식별력과 독점적응성이 없기 때문이다. 2)식별력 없는 상표를 유형화하여 법문에 모두 나열하는 것이 불가능하므로 규정되었다.

 

1. 법적성질

 

1)예시열거적 규정으로써 동시적용 가능하다는 견해 있으나 2)통설 및 판례는 33조1항1호 내지 6호에 해당되지 않으나 각호의 취지상 거절해야 하는 경우 적용되는 보충적 규정으로 본다.

 

1. 식별력 유무 판단방법(판례)

 

[전념관거감객] [식관개상]

1. 상표 전체로서 판단하고 상표가 지니는 관념, 상품과의 관계, 거래실정 등을 감안하여 객관적으로 판단해야 한다.

2. 상표의 식별력 여부는 그 지정상품과의 관계에서 개별적,상대적으로 판단되어야 한다.

 

1. 유형

 

[외다공]

외관상 식별력 없는 표장, 다수인이 사용하여 식별력 없는 표장, 공익상 특정인 독점 부적당한 표장 등이 있다.

 

1. 결합상표의 식별력 판단(판례)

 

[결본의전]

식별력 없는 구성이 결합된 상표라도 그 결합으로 본래의 의미를 떠나 식별력을 형성하는 경우 상표 전체로서 식별력을 인정할 수 있다.

 

1. 다수의 등록이 있는 경우(심사기준)

{다수의 결합상표 있더라도 지정상품과의 관계에서 판단 요구됨}

다수의 등록이 있는 경우에 특별한 사정이 없다면 이미 다수인이 현실적으로 사용하고 있거나 장래 사용하게 될 것으로 볼 수 있어서 식별력이 상실되는 것으로 볼 수 있다.

 

1. 전기통신번호의 경우

 

1. 자타상품식별력 존부(판례)

 

[구일흔/동수인]

그 구성은 일상생활에서 흔히 사용하거나 대하게 되는 전기통신번호와 동일하여 수요자로서는 이를 전기통신번호 정도로 인식할 것이므로 사회통념상 자타서비스업의 식별력 인정하기 곤란하다.

 

1. 독점적응성 존부(판례)

 

1)전기통신번호는 국가의 소유,관리에 속하는 유한한 자원이고 이를 부여받은 전기통신사업자는 그 번호에 대해 독점,배타적 권리를 취득하는 것이 아닌 점, 2)국가는 관련법규의 목적달성을 위하여 필요한 경우 그 번호를 변경, 회수할 수 있다는 점에서 3)전기통신번호 이용자는 전기통신번호에 대하여 상표등록을 통해 반영구적이고 독점,배타적인 권리를 취득하여 타인의 전기통신번호 사용을 금지하는 것은 공익상 적절하지 않다.

 

1. 비판견해

 

심사단계에서 전기통신번호 해당여부 판단하기 어렵고 제3자 사용하는 경우 상표사용이 아닌 한 자유로운 사용이 보장되는바 식별력 긍정하는 견해가 있다.

 

1. 검토

 

전기통신번호는 특정인 독점 사용 부적당하며 자타상품식별력도 없는바 판례 타당하다. 

<33조2항>

 

1. 의의 및 취지

 

33조1항3호 내지 6호에 해당하는 상표라도 출원 전 사용한 결과 사용에 의한 식별력(Secondary Meaning)을 취득한 경우, 당해 상표를 사용상품에 대해 상표등록 받을 수 있다. 상표 사용자 및 수요자 보호취지로 사용주의적 요소를 가미한 규정이다.

 

1. 판단방법(판례)

 

[특독부대엄] [기수계품광]

1. 특정인의 독점사용이 부적당한 표장에 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석, 적용되어야 한다.

2. 상표의 사용기간,횟수,계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산량,판매량,시장점유율, 광고,선전의 방법,기간,횟수,내용, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합사용 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

 

1. 사용에 의한 식별력 구비하기 위한 인식도

 

1. 14년 개정법

 

구법은 주지 이상의 인식도를 요구하였으나, 개정법은 상표 사용자의 신용 및 수요자 신뢰 보호하기 위하여 특정인 상품출처로 식별할 수 있게 된 경우로 그 인식도를 완화하였다.

 

1. 사안의 경우

 

1. 실사용상표를 판단자료로 할 수 있는지 여부

 

1. 사용에 의한 식별력 취득 범위(판례)

 

[실사유]

사용에 의한 식별력 취득은 실제로 사용한 상표 및 상품에 대해 인정되고, 이와 유사한 상표 및 상품은 그러하지 아니하다.

 

1. 사용상표에 부가하여 출원한 경우(판례)

 

[결이감전]

사용에 의한 식별력을 취득한 표장이 그 외의 구성부분과 결합되어 이미 취득한 식별력이 감쇄되지 않는 경우에는 전체로서 자타상품식별력 인정할 수 있다.

 

1. 출원상표 외에 다른 구성을 결합한채 사용한 경우(판례)

 

[단함흔/동독공]

실사용상표들에 출원상표가 단독으로 표시되어 있지는 않으나, 출원상표와 동일성이 인정되는 부분과 함께 사용된 문자부분은 흔히 쓰이는 표지에 불과한 반면, 출원상표와 동일성이 인정되는 부분은 나머지 부분과 독립성을 유지하면서 분리인식될 수 있도록 구성되어 있고, 실사용표장들에서 공통적으로 반복됨으로써 수요자들에게 강조되어 인식되도록 사용되고 있는 점 등을 종합하면 출원상표가 사용에 의한 식별력 취득한 것으로 볼 수 있다.

 

1. 출원인 이외의 실제 사용자의 사용실적 고려가부(판례)

{[효귀] -> 33조2항으로 등록한 상표권자 이외의 다른 사람에게는 그 용어가 식별력 없어서 유사판단시 요부가 될 수 없다}

[효귀원/전양외]

1. 사용에 의한 식별력 취득의 효과는 실제 사용자에게 귀속되는 것이므로, 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단하여야 한다.

2. 다만, 출원인이 출원 전에 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수할 수 있고, 그러한 경우 출원인 이외의 실제 사용자의 상표사용실적도 고려하여 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 판단할 수 있다.

<34조1항4호>

 

1. 의의 및 취지

 

상표 그자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미나 내용 등이 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표는 등록받을 수 없다. 공서양속을 보호하기 위함이다.

 

1. 상표의 출원,등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여된 경우

 

1. 판례의 태도

 

[자출등질/신명편계신]

1)상표의 구성 자체가 선량한 풍속 또는 공공의 질서에 반하는 경우가 아닌 상표의 출원,등록이 위 규정에 해당하기 위해서는 상표의 출원,등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법 질서에 반하는 것으로서 도저히 용인할 수 없는 경우에 한하고, 2)단순히 타인의 상표 등의 신용이나 명성에 편승하기 위한 것이거나 특정 당사자의 계약 또는 신의칙에 반하는 등의 사정만으로는 이에 해당한다고 할 수 없다.

 

1. 검토

 

본 호는 본래 상표를 구성하는 표장 자체를 문제삼는 것이라는 점, 34조에 부등록사유가 마련되어 있는 점에서 본 호에 해당하기 위해서는 판례와 같이 엄격히 해석함이 타당하다.

 

1. 사용의사가 없는 경우

 

1. 판례의 태도

 

[사설방]

사용권의 설정 방식으로만 상표를 사용하기위해 출원,등록받았다고 볼만한 자료도 없어 본호에 해당한다고 할 수 없다.

 

1. 검토

 

상표법이 등록주의를 채택하고 있는 이상 사용의사 없이 등록된 상표라 하여 곧바로 34조1항4호에 해당한다고 볼 수 없으나, 판례의 반대해석상 사용권 설정방식으로만 사용하기 위해 출원,등록받은 경우라면 본호에 해당할 수 있다.

{6호-[기방태범거/통지널] /11호-[사공영/기방태범거/통객널]/ 13호-[기방태범거/통객상]}

<34조1항6호>

{6호는 상품에 대한 제한이 없다}

1. 의의 및 취지

 

저명한 타인의 성명,명칭,상호 등을 포함하는 상표는 타인의 승낙이 없는 한 등록받을 수 없다. 저명한 타인의 인격권 보호를 위함이다.

 

1. 저명성

 

1. 판단기준(판례)

 

[기방태범거/통지널]

타인의 명칭 등이 저명한지는 그 사용기간,방법,태양,거래범위,상품거래실정 등을 고려하여 사회통념상 또는 지정상품과 관련한 거래사회에서 타인의 명칭 등이 널리 인식될 수 있는 정도에 이르렀는지 여부에 따라 판단해야 한다.

 

1. 판단대상(심사기준)

 

본 호의 저명성의 판단대상은 타인 그자체가 아닌 타인의 성명,명칭,상호 등이다.

 

1. 상호의 경우(판례)

 

[9훨오전명]

상호의 저명성은 34조1항9호 소정의 주지성,현저성보다도 훨씬 당해 상호의 주지도가 높을 뿐만 아니라 나아가 오랜 전통 내지 명성을 지닌 경우를 말한다.

<34조1항7호>

 

1. 의의 및 취지

 

선출원된 타인의 등록상표와 동일,유사한 상표로서 지정상품과 동일,유사한 상품에 사용하는 상표는 등록받을 수 없다. 선등록 상표권자 보호 및 수요자의 상품출처 오인,혼동 방지하기 위함이다.

 

1. 판단시점

 

1)본호에 해당하는지 여부는 등록여부결정시를 기준으로 판단하여야 한다(34조2항). 2)거절결정불복심판에서는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다(판례).

 

1. ㅇㅁㄴㅇ

<34조1항11호>

 

Ⅰ 전단

1. 의의 및 취지

 

저명상표와 혼동염려가 있는 상표는 부정경쟁방지와 수요자 이익보호를 위해 등록받을 수 없다. 통설은 34조1항9호와 달리 공익적 취지의 규정으로 본다.

 

1. 요건

 

1)수요자간에 현저하게 인식된 타인의 상품이나 영업이 있을 것 2)혼동을 일으킬 염려가 있을 것을 요건으로 한다.

 

1. 수요자 간에 현저하게 인식되었는지 판단방법(판례)

 

[사공영/기방태범거/통객널]

저명상표인지는 상표의 사용,공급,영업활동의 기간,방법,태양 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐를 기준으로 판단하여야 한다.

 

1. 타인인지 여부

 

1. 출원인 이외의 타인(판례)

 

34조1항11호전단은 일반수요자에게 저명한 상품이나 영업에 출처혼동이 일어나는 것을 방지하려는데 목적이 있으므로 저명상표의 권리자는 상표등록출원인 이외의 타인이어야 한다.

 

1. 판단시점(34조2항)

 

출원인과 저명상표의 권리자가 타인인지 여부는 등록여부결정시를 기준으로 판단한다.

 

1. 기업그룹이 분리되어 상표 승계되는 경우(판례)

 

[경조계/중신승]

1)타인은 개인이나 개별기업뿐만 아니라 그들의 집합체인 사회적 실체도 될 수 있다. 2)경제적,조직적으로 밀접한 관계가 있는 계열사들로 이루어진 기업그룹이 분리된 경우에는 그 기업그룹의 선사용표장을 채택하여 등록,사용하는데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반수요자들 사이에 그 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 선사용표장을 승계하였다고 인정되는 계열사들을 선사용표장의 권리자로 보아야 한다.

 

1. 혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부

 

1. 판단기준(판례)

 

[저유밀다중]

타인의 선등록상표의 저명 정도, 등록상표와 선사용표장의 각 구성,상품,영업의 유사성 또는 밀접성 정도, 선사용표장 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교,종합하여 판단하여야 한다.

 

1. 혼동여부 판단(판례)

 

[표동유/모아용연밀] [품동유/신편고경유] 

1. 상표의 경우, 동일,유사하거나 유사하지 않더라도 구성의 모티브,아이디어 등을 비교하여 저명상표가 용이하게 연상되거나 밀접관련성이 인정되는 경우

2. 상품의 경우, 동일,유사하거나 유사하지 않더라도 저명한 타인의 영업상 신용에 편승하여 고객을 부당하게 유인할 정도의 경업관계 내지 경제적 유연관계가 인정되는 경우 본호의 적용이 있다.

 

Ⅱ 후단

Ⅲ 저명상표의 사용금지효

 

1. 판례의 태도

 

[효동유이저]

상표권의 사용금지효는 등록상표의 지정상품과 동일,유사 상품에 사용되는 상표에 대해서만 인정되고, 이종상품에까지 그러한 효력이 미치는 것은 아니며, 이는 저명상표의 경우에도 마찬가지이다.

 

1. 검토

 

89조 및 108조 규정상 판례 타당하다. 따라서 이종상품에 대해서는 별도 상표등록출원하거나 부정경쟁방지법에 따른 보호를 도모해야 한다.

<34조1항12호>

{전단은 출처혼동 없다!! 따라서 남의 것이랑 문제되는거는 전부 후단}

1. 의의 및 취지

 

품질오인 또는 수요자 기만할 염려 있는 상표는 등록받을 수 없다. 수요자 이익 및 신뢰 보호하기 위함이다.

 

1. 창작물수록상품의 경우(판례) - 전단

 

[3사질오12]

등록상표가 33조1항3호에 해당하지 않는 이상, 등록상표의 사용으로 수요자들이 상품품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수 없어 등록상표가 34조1항12호에 해당되지 않는다.

 

1. 판단방법(판례) - 전단 {전단은 남의 것이랑 비교하는게 아니라 자기 것만으로}

 

[일표통] [일현경부/특오] [동재용외제판]

1. 일반수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단해야 한다.

2. 당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 견련관계 내지 부실관계가 있어 그 상품의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 한다.

3. 양자가 동일 계통에 속하는 상품이거나, 재료,용도,외관,제법,판매 등의 점에서 계통을 공통으로 하는지 등으로 판단한다.

 

1. 판단방법(판례) - 후단 {기본적으로 12호 문제는 후단으로 생각하고 풀기}

 

[공출방]

1. 본호를 공익적 목적의 출처혼동 방지규정으로 보고 있다.

 

1. 상품의 범위

 

[표유/구태품경거/동유오특]

상표가 유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양상표의 사용상품사이 경제적인 견련관계 등의 일반적인 거래실정 등에 비추어 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일,유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될만한 특별한 사정이 있어야만 한다.

 

1. 선사용상표가 저명성을 취득한 경우

 

[저다용거/자특생판인]

선사용상표가 저명성을 취득한 경우에는 다른종류의 상품이라고 할지라도 상품의 용도 및 판매거래상황 등에 따라  저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산,판매되는 것으로 인식될 수 있고, 그 경우에는 어떤 상표가 선사용상표와 다른 상품에 사용되더라도 수요자로 하여금 상품출처를 오인,혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다.

 

1. 선사용상표의 사용상품이 특정 재료,용도 한정된 경우

 

[재용한/관전배인]

선사용상표의 사용상품이 등록상표의 지정상품 중 특정 재료 또는 용도 등의 것에 한정되는 경우라면 그와 같은 한정이 없는 지정상품과의 관계를 충분히 고려하여 선사용상표가 그러한 한정이 없는 지정상품 전체의 상표등록을 배제할 수 있을 정도로 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식되어 있는지 판단하여야 한다.

 

1. 선사용상표의 권리자 - 후단 논점

 

1. 출원인 이외의 타인(판례)

 

본호는 일반수요자의 오인,혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 것이므로, 선사용상표의 권리자는 출원인 이외의 타인이어야 한다.

 

1. 특정방법(판례)

 

[선사구내종/허통품관]

선사용상표의 선택과 사용을 둘러싼 관련당사자 사이의 구체적인 내부관계 등을 종합적으로 살펴서 판단해야 하고, 선사용상표의 사용자 외에 사용허락계약 등을 통하여 상표사용을 통제하거나, 상품의 성질이나 품질을 관리해온 자가 따로 있는 경우에는 그를 선사용상표의 권리자로 보아야 한다.

 

1. 악의의 선사용상표 {침해상표를 근거로 거절하는 경우 논점}

 

1. 판례의 태도

 

[기사보/일보간반/등알]

본 규정을 적용한 결과 기존상표가 사실상 보호받는 것처럼 보이더라도 이는 일반수요자의 이익을 보호함에 따른 간접적,반사적 효과에 지나지 아니하므로, 기존 상표의 사용자가 그 상표와 동일,유사한 상표가 이미 등록되어 있는 사실을 알면서 기존상표를 사용하였다고 하더라도 그 사정을 들어 본 규정을 배제할 수는 없다.

 

1. 검토

 

기존상표의 보호가 아닌 수요자 신뢰보호를 위한 공익적 규정이므로 판례 타당하다.

 

1. 악의의 선사용상표 침해 면하는지 여부(판례)

 

후행등록상표가 선행등록상표와 표장 및 상품이 동일,유사하고, 후행등록상표 결정시 특정인의 상표라고 인식된 타인의 상표가 선행등록상표 등록이후부터 사용되어 온 것이라고 하더라도, 후발선사용상표와의 관계에서 후행등록상표가 34조1항12호 후단에 따라 등록이 무효로 될 수 있고, 후발선사용상표가 사실상 보호받는 것처럼 보이더라도 이는 일반수요자의 이익을 보호함에 따른 간접적,반사적 효과에 지나지 아니하므로, 후발선사용상표의 사용이 선행등록상표에 대한 관계에서 정당화되거나 침해를 면한다고 볼 수 없다. 

<34조1항13호>

 

1. 의의 및 취지

 

국내외 수요자 간에 특정인의 출처표시로 인식된 상표와 동일,유사상표로서 부정한 목적으로 사용하는 상표는 등록받을 수 없다. 상표사용자의 신용보호 및 공정한 경쟁질서를 확립하기 위함이다.

 

1. 특정인의 출처표시로 인식 여부

 

1. 판단기준(판례)

 

[기방태범거/통객상]

34조1항13호 인지도 획득여부는 그 상표의 사용기간,방법,태양,이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다.

 

1. 부정한 목적 여부

 

1. 판단시점(판례)

 

부정한 목적 유무는 출원시를 기준으로 판단한다.

 

1. 판단기준(판례)

 

[인동교관/사품거]

모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 출원상표와 모방대상상표의 동일,유사 정도, 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 내용, 양 당사자의 관계, 출원인이 출원상표를 이용한 사업준비 여부, 양 상표의 지정상품 간의 동일,유사 내지 경제적 견련성 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

 

1. 출원일 당시 불사용이거나 사용의사가 명백하지 않은 경우

 

1. 판례의 태도

 

[시실계명곧]

등록상표의 출원일 당시에 모방대상상표가 실제 상표로 사용되고 있지 않거나 모방대상상표의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 명백하지 않다고 하여 곧바로 본 규정의 적용이 배제되는 것은 아니고, 모방대상상표가 특정인의 상표로 인식되어 있는지 여부와 등록상표 출원인의 부정한 목적 여부 등을 판단하기 위한 고려요소 중 하나에 불과하다.

 

1. 검토

 

상표의 사용사실 또는 사용의사는 인식도나 부정한 목적을 판단하기 위한 간접사실에 불과하므로 판례 타당하다. 

<34조1항15호>

{입체상표,색채상표,소리상표 논점}

1. 의의 및 취지

 

자유로운 경쟁 보장하기 위해 기능적이거나 유용한 특성은 특허권으로 보호함이 지식재산권제도의 기본정책이므로, ~

<34조3항>

 

1. 의의 및 취지

 

119조1항4호를 제외한 취소심판 청구된 후 존속기간만료, 포기, 취소심결이 확정된 경우 그 상표권자 및 상표사용자가 해당일로부터 3년 이내 소멸된 등록상표와 유사범위 내 출원하면 거절된다. 상표권자 의무위반의 제재적 규정으로서 취소심판의 실효성을 확보하기 위함이다.

 

1. 지정상품 일부가 취소된 경우(판례)

 

불사용취소심판과 관련하여 그 지정상품 전부가 취소될 것을 별도로 요구하고 있는 것은 아니어서 등록상표의 지정상품 전부가 아니라 그 중 일부에 대하여 불사용취소심결이 확정된 경우에도 본 규정을 적용한다.

 

1. 취소심판청구 전 출원의 경우

 

1. 판례의 태도

 

[출예회]

취소심판이 청구되기 전에 출원한 경우 출원인이 취소심판을 예상하고 본 규정의 회피목적으로 출원하는 등의 사정이 없는 한, 본 규정은 적용되지 않는다.

 

1. 검토

 

이 경우 취소심판의 실효성을 상실시키는 탈법적 출원이라고 보기 어려운바 판례 타당하다.

 

1. 취소심판청구 후 심결확정 전 출원의 경우

 

1. 판례의 태도

 

본 규정은 취소심판청구 후 그 심결이 확정되기 전에 이미 출원되어 있던 경우에도 적용된다.

 

1. 검토

 

34조3항의 적용을 회피할 목적의 출원을 금지할 필요가 있으므로 판례 타당하다.

<선출원주의>

 

1. 의의 및 취지(35조)

 

동일,유사 상품의 동일,유사 상표에 관하여 2이상의 출원이 경합하는 경우 최선의 출원인만이 상표등록받을 수 있다. 상표의 중복등록 및 상품출처 오인,혼동을 방지하기 위함이다.

 

1. 선출원의 지위

 

1. 소멸시 지위(35조3항)

 

소멸사유를 불문하고, 출원이 무효,포기,취하가 된 때 또는 상표등록거절결정이나 심결이 확정된 때에는 선출원의 지위를 소급적으로 상실한다.

 

1. 무효심판으로 소멸한 경우(판례)

 

무효심결 확정으로 소멸한 경우, 선출원이 처음부터 등록에 이르지 못하고 소멸된 경우와 마찬가지로 선출원의 지위는 소급적으로 상실되는 것으로 본다.

 

1. 극복방법

 

1. 인용상표가 등록 전

 

소멸시 지위/정보제공+심사보류요청/이의신청+심사보류요청/출원의 포기 또는 취하 권유/출원의 승계권유

 

1. 인용상표가 등록 후

 

소멸시 지위/무효심판/취소심판/포기/양도

<보정제도>

 

1. 의의, 취지 및 제한

 

[최동유/선보/절3]

1)최초 출원과 동일성이 유지되는 범위 내에서 보충, 정정하는 제도를 말한다. 선출원주의 하에서 출원인을 보호하기 위함이다. 2)다만, 절차의 안정 및 제3자의 불측의 손해를 방지하기 위해 시기 및 범위에 제한이 있다.

 

1. 시기 및 범위

 

1. 출원공고결정 전의 경우(40조)

 

1)출원공고결정등본 송달 전에는, 출원공고결정이 있는 경우에는 출원공고 때까지, 출원공고결정이 없는 경우에는 거절결정때까지, 거절결정불복심판 청구일부터 30일 이내, 거절결정불복심판 절차에서 의견서제출기간 내에 할 수 있다. 2)최초출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 출원서 기재사항, 지정상품, 상표에 대해 보정할 수 있다.

 

1. 출원공고결정 후의 경우(41조)

 

1)출원공고결정등본 송달 후에는, 거절결정에 나타난 사항에 대해 보정하는 경우 거절결정불복심판청구일부터 30일 내, 거절이유통지에 나타난 사항에 대해 보정하는 경우 의견서 제출기간, 이의신청 이유에 나타난 사항에 대해 보정하는 경우 답변서 제출기간에 할 수 있다. 2)최초출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 출원서 기재사항, 지정상품, 상표를 보정할 수 있다.

 

1. 요지변경

 

1. 의미

 

[최동보/보소3]

최초출원의 내용이 동일성을 인정할 수 없을 정도로 보정되는 경우를 말하고, 보정의 소급효로 인한 제3자의 불측의 손해를 방지하기 위해 금지된다.

 

1. 요지변경이 아닌 경우(40조2항)

 

1)지정상품 범위의 감축 2)오기의 정정 3)불명료한 기재의 석명 4)상표의 부기적인 부분의 삭제 5)16.9.1 시행 개정법은 표장에 관한 설명 등에 관한 보정이 요지변경 아님을 규정하였다.

 

1. 예시 {암시x 이해용도}

 

의류에는 신발 모자 포함x 따라서 이거 추가하면 요지변경/ 영문자와 한글음역 결합상표에서 어느 하나 삭제도 외관상 비중이 다른 구성에 비해 작지 않으면 부기적인 부분x/ 부기적인 부분이 아닌 성질표시 삭제 허용x

 

1. 보정의 취급

 

1. 효과

 

보정이 인정되면 소급효로 인해 출원시부터 보정된 내용으로 출원된 것으로 본다. 

 

1. 보정각하결정(42조)

 

1. 심사관은 보정이 요지변경에 해당하는 경우 보정각하결정을 한다. 

 

1. 출원공고결정 전의 경우

 

1)출원공고결정 전의 보정이 각하된 경우, 각하결정에 대하여 불복심판(115조) 청구할 수 있으므로 심사관은 각하결정등본송달일부터 30일 경과할 때까지 상표등록여부결정 또는 출원공고결정을 하여서는 안되고, 불복심판청구가 있는 경우 심결확정시까지 심사를 중지하여야 한다(42조2항,3항). 2)보정이 부적법함에도 상표등록 후 인정되는 경우에는 보정서 제출일에 출원된 것으로 본다(40조3항).

 

1. 출원공고결정 후의 경우

 

1)출원공고결정 후의 보정이 각하된 경우, 각하결정에 대하여 불복심판 청구할 수 없는바 그대로 심사 진행한다. 다만 거절결정불복심판에서 이를 다툴수 있다(42조5항). 2)보정이 부적법함에도 상표등록 후 인정되는 경우에는 보정하지 않았던 출원에 관하여 등록된 것으로 본다(41조3항).

<손실보상청구권>

 

1. 의의, 취지 및 법적성질(58조)

 

제3자의 모방, 도용으로부터 출원인을 보호하기 위함이다. 출원계속이 종료되거나 상표권이 소멸하면 소급소멸하는 해제조건부 권리 및 채권적 권리이다.

 

1. 발생요건

 

[공경동유계손]

1)출원공고가 있은 후 제3자에게 서면경고할 것 2)제3자가 출원상표 및 지정상품과 동일, 유사범위에서 사용할 것 3)서면경고 후에도 제3자가 계속적 사용할 것 4)출원인에게 업무상 손실이 있을 것을 요건으로 한다.

 

1. 행사

 

[후독]

손실보상청구권은 설정등록 후 행사할 수 있고, 상표권 행사에는 영향을 미치지 않는 독립성을 가진다.

<존속기간갱신등록신청>

 

1. 의의 및 취지(83조)

 

상표권의 존속기간은 설정등록일로부터 10년이나, 존속기간갱신등록신청에 의하여 10년씩 갱신할 수 있다. 상표는 사용할수록 신용이 축적되므로 상표권자와 일반수요자의 이익을 보호하는 한편 저장상표를 정리하기 위함이다.

 

1. 법적성질

 

1. 학설의 대립

 

1)신권리가 발생한다는 권리발생설과 2)존속기간 연장에 불과하다는 권리연장설이 대립된다.

 

1. 판례의 태도

 

[새존자품동]

상표권의 존속기간갱신등록은 그 등록에 의하여 새로운 상표권이 발생하는 것이 아니라 존속기간이 만료하게 된 상표권이 상표권자와 지정상품의 동일성을 유지하면서 그 존속기간만을 연장하는 것이다.

 

1. 검토

 

85조2항의 해석 및 실체심사를 폐지한 2010년 개정법 취지상 권리연장설이 타당하다.

 

1. 요건 및 위반시 취급

 

1. 요건(84조2항,3항)

 

1)등록상표의 상표권자 또는 적법한 승계인이 신청해야 한다. 2)19년 개정법상 상표권이 공유인 경우 각 공유자가 단독으로 신청할 수 있다. 3)상표권 존속기간 만료전 1년 내 갱신등록신청서를 제출해야 한다. 4)다만 존속기간 만료후 6월 내에 가산금 납부를 조건으로 갱신신청할 수 있다.

 

1. 위반시 취급

 

84조2항 및 3항 위반시 반려사유에 해당하며, 착오등록된 경우 118조 갱신등록무효사유에 해당한다.

 

1. 효과

 

1. 갱신등록신청의 효과(85조1항)

 

존속기간갱신등록신청이 있으면 상표권의 존속기간은 갱신된 것으로 본다. 권리의 공백을 방지하기 위함이다.

 

1. 갱신등록의 효과(85조2항)

 

원등록의 효력이 끝나는 다음날부터 효력이 발생하므로 존속기간만료일의 다음날부터 10년간 갱신된다.

 

1. 2회 갱신등록된 등록상표의 1회 갱신등록에 대한 갱신등록무효심판 청구

{19년 개정법상 공유자 중 1인이 갱신등록신청가능하나, 년도에 맞춰서 구법적용되므로~}

1. 1회 갱신등록에 대한 무효심판 청구 가부

 

1. 판례의 태도

 

[법무확/전종소]

상표권 존속기간갱신등록제도의 법적성질 등에 비추어 만일 상표권의 존속기간 갱신등록을 무효로 하는 심결이 확정된 경우에는 설정등록에 의하여 발생한 상표권은 갱신되기 전의 상표권 존속기간이 종료하였을 때 소멸하는 것으로 보아야 한다.

 

1. 검토

 

갱신등록은 권리연장에 불과한바 판례 타당하다. 따라서 1차 갱신등록에 대한 무효심판 청구는 적법하다.

 

1. 신의칙 위반여부

 

1. 판례의 태도

 

2차 갱신등록을 마친 후 심판을 청구하였다 하여, 상표권자가 권리행사를 하지 아니할 것으로 믿은 정당한 사유가 되는 기간이 경과한 것이라고 볼 수 없는바, 심판청구가 신의칙에 저촉된다고 할 수 없다.

 

1. 검토

 

신의칙에서 파생된 실효의 법리는 장기간 권리행사를 하지 않아 상대방이 권리를 행사하지 아니할 것으로 믿을 만한 정당한 사유가 있을 것을 요구하므로, 2차 갱신등록을 마친 사정만으로는 권리가 실효된다고 할 수 없다.

 

1. 상표권의 부적법 소멸등록이 존속기간에 영향 미치는지 여부

 

1. 판례의 태도

 

[등발존/회처존영]

1)상표권 등록은 권리발생요건이지만 존속요건은 아니다. 따라서 상표권이 부적법하게 소멸등록되었다 하더라도 상표권의 효력에는 아무런 영향이 없고, 상표권의 존속기간도 그대로 진행한다. 2)상표권이 부적법하게 소멸등록된 때에는 상표권자는 회복신청할 수 있다. 이러한 회복등록은 부적법하게 말소된 등록을 회복하여 처음부터 그러한 말소가 없었던 것과 같은 효력을 보유하게 하는 등록에 불과하므로, 회복등록이 되었다고 해도 상표권의 존속기간에 영향이 있다고 볼 수 없다.

 

1. 검토

 

상표권이 부적법 소멸등록된 경우 이를 회복하는 등록은 절차적 하자를 치유하는 것에 불과하며, 일단 존속기간이 만료하였다면 권리의 실체적 효력은 장래를 향해 소멸하는 것이므로 갱신기간내에 갱신등록신청이 없었다면 기간이 도과한 이후의 갱신등록신청은 반려함이 타당하다.

 

1. 특허청장이 갱신등록신청을 거부하는 것이 신의칙에 반하는지 여부(판례)

 

[다획/심공/무법]

1)상표권에는 다수의 이해관계가 복잡하게 얽힐 수 있으므로 존속기간 만료 및 갱신여부는 상표법 규정에 의해 획일적으로 정해져야 하는 점 2)심판장의 제안을 공적인 견해표명으로 보기 어려운 점 3)심판장의 제안과 무관하게 법률전문가의 조언을 얻어 회복신청하고 기간 내에 갱신신청할 수 있었던 점을 고려하면 특허청장이 존속기간 갱신등록신청을 거부하는 것을 신의칙에 반한다고 할 수 없다.

<등록 후 식별력 상실된 경우>

 

1. 등록상표에 자타상품식별력 있는지 여부

 

1. 관용표장(판례)

 

특정종류의 상품을 취급하는 거래사회에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장으로서 자타상품식별력과 독점적응성이 없어 거절이유,무효사유 등에 해당한다.

 

1. 판단방법

 

[국거판/전상사]

1)동업자의 객관적 인식에 따라 판단하며 2)상표권자와 수요자의 신뢰이익을 해하면서까지 관용표장으로 인정할 예외적인 경우인지 고려하여 신중하게 판단하여야 한다. 3)국내 거래실정에 따라 판단하나 전국이 아닌 상당범위 지역에서 사용되는 것만으로 보통명칭 또는 관용표장화 될 수 있다(판례).

 

1. 상표등록무효사유 해당(117조)

 

1. 유사판단시 요부 될 수 있는지

 

[식상유시동]

1. 판례는 상표의 식별력은 상대적,유동적인 것이므로, 유사판단시점과 동일한 시점을 기준으로 식별력 유무를 판단하여야 한다고 하였다.

2. 따라서 등록여부결정시 식별력 있었다고 하더라도 등록 후 식별력을 상실한 경우에는 유사판단시 요부가 될 수 없다.

 

1. 90조1항4호

 

본호는 사용상표를 기준으로 판단하는 것이므로, 등록여부결정시 식별력이 있었다고 하더라도 등록 후 식별력을 상실한 경우에는 본호에 따라 자유사용이 가능하다.

 

1. 존속기간갱신등록

 

존속기간갱신등록제도는 10년 개정법에서 실체심사를 폐지하였는바, 식별력을 상실한 경우라도 존속기간갱신등록은 가능하다.

<90조>

 

1. 서적의 제호로서의 사용에 대해 상표권 효력 제한 여부

{서적나오면 일단 쓸 준비하기!!}

1. 원칙(판례)

 

[특명내보관]

서적류의 제호는 특별한 사정이 없는 한 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이어서 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용상표와 같은 성격을 가지는 것이므로 제호로서의 사용에 대하여는 90조의 규정에 의하여 상표권의 효력이 미치지 않는다.

 

1. 예외(판례)

 

[정시특/태경구실출]

타인의 등록상표를 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등의 특별한 경우에는 사용태양, 사용경위 등 구체적인 사정에 따라 실제 거래계에서 제호의 사용이 서적의 출처표시하는 식별표시로서 인식될 수도 있으므로, 그러한 경우에까지 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 볼 수는 없다.

 

1. 검토

 

서적의 제호로서의 사용은 저작권법에 저촉되지 않는 한 누구든지 사용할 수 있는 것인바, 출처표시기능이 발휘되지 않는다면 90조에 해당한다고 봄이 타당하다.

{출처표시로서 인식될 수 있는지 여부 쓰기-상표적사용}

 

1. 판단시점 및 주장입증책임

 

1. 권리범위확인심판의 경우 심결시를 기준으로 판단하며, 침해금지청구소송에서는 사실심변론종결시, 불법행위를 원인으로 하는 손해배상청구소송에서는 불법행위시를 기준으로 판단한다.

2. 90조에 해당한다는 사실은 적극적권리범위확인심판의 경우 피청구인, 침해소송의 경우 피고가 주장,입증해야할 항변사항이다.

 

1. 권리범위학인심판에서 결합상표 일부분에 90조 적용가부 {권범심이면 언제나 쓰기}

 

1. 판례의 태도

 

[확결전분일]

확인대상표장이 둘 이상의 문자,도형 등의 조합으로 이루어진 결합표장인 경우, 그 전체뿐만 아니라 그 중 분리인식될 수 있는 일부만이 90조1항각호에 해당하더라도 거기에 상표권의 효력은 미치지 아니하는 것이다.

 

1. 검토

 

33조1항각호와 달리 90조는 “만”이라는 한정이 없기 때문에 판례 타당하다.

 

1. 33조2항에 의하여 등록된 경우, 90조1항2호 적용 배제되는지(판례)

 

[2현배2]

기술적표장이 33조2항에 의하여 등록되었다면, 등록상표는 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이며, 90조1항2호의 상표에도 그 효력이 미칠 수 있다.

<90조1항1호>

 

1. 의의 및 취지

 

1)부정경쟁목적 없이 자기의 성명,명칭,상호등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에는 상표권 효력이 제한된다. 2)자기의 상호등은 자기의 인격의 동일성을 표시하기 위한 수단이기 때문이다(판례).

 

1. 판단기준

 

1. 구법상 판례의 태도

 

[상태식일인/위크배연결/통보]

1. 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반수요자가 표장을 보고 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제한다.

2. 표장 자체가 특별한 식별력 갖도록 표시되었는지 이외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합여부 등 실제사용태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지를 판단해야 한다.

 

1. 검토

 

현행법상 상거래 관행에 따른 사용을 판단할 때는 이보다 좀 더 완화하여 판단할 필요가 있다.

 

1. 부정경쟁목적이 없을 것(90조3항)

 

1. 부정경쟁목적 의미(판례)

 

[등신부알]

등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표임을 알았다는 사실만으로 부정경쟁목적이 있다고 볼 수 없다.

 

1. 판단기준(판례)

 

[동알/유신영현]

1)침해자측의 상표선정동기, 피침해상표를 알았는지 여부 등 주관적 사정과 2)상표의 유사성, 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 침해자측의 현실사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단한다.

 

1. 신용형성을 위해 요구되는 인식도(판례)

 

[목모사취/등신경품주]

본 규정은 어떤 명칭이나 상호 등의 신용 내지 명성에 편승하려는 등의 목적으로 이를 모방하여 표장으로 사용하는 것을 금지시키는데 취지가 있으므로, 등록상표가 신용을 얻게 된 경위는 문제되지 않으며 지정상품에 대하여 주지성을 얻어야만 부정경쟁목적이 인정되는 것도 아니다.

 

1. 등록상표와 동일한 상표를 사용하여야 하는지 여부

 

1. 문제점

 

반드시 등록상표가 동일성을 유지하면서 사용되어 주지성을 획득한 경우에만 등록된 상표권자의 신용이 형성되는 것인지에 대하여 학설이 대립된다.

 

1. 학설의 대립

 

1)동일사용필요설은 119조1항3호 취지상 동일사용이 아니라면 보호할 필요성이 없다는 견해 2)동일사용불요설은 90조3항 취지는 119조1항3호와 다르므로 반드시 동일사용일 필요는 없다는 견해

 

1. 판례의 태도

 

[등신반동국/미취특자주]

등록된 상표권자의 신용은 반드시 등록된 상표가 동일성을 유지하면서 그대로 사용되어 국내에 널리 인식되었을 때에만 형성되는 것으로 보아야 할 것은 아니고, 상표등록이 등록상표의 미사용을 이유로 취소되지 않는 한 등록상표권은 여전히 보장되어야 하므로 등록상표의 구성부분 중 일부사용이 부정사용에 해당하는 등 특단의 사유가 없는 한 일부사용으로서 부정경쟁자와의 관계에 있어서는 등록상표 자체의 주지성이 획득되어 부정경쟁방지의 보호대상이 되는 것으로 보아야 한다.

 

1. 검토

 

부정경쟁목적 판단시에는 사용자의 내심의 의사에 더 비중을 두어야 하고. 119조1항3호와 90조1항1호에서 보호하는 신용은 서로 다르므로 동일사용불요설 따르는 판례 타당하다.

<90조1항2호>

{33조1항1호,3호 위반일때}

 

1. 의의 및 취지

 

지정상품과 동일,유사한 상품의 보통명칭 또는 기술적표장을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않는다. 효력을 미치게 하면 산업발전을 저해할 뿐만 아니라 수요자에게 상품출처 오인 가능성이 있기 때문이다.

 

1. 판단기준(판례)

 

[념관거감객]

상표가 지니는 관념, 지정상품과의 관계, 거래실정등을 감안하여 객관적으로 판단한다.

 

1. 도안화되어 있는 경우(판례)

 

[도전일/새일품질직]

상표가 도안화 되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에는 이르지 못하여 일반수요자나 거래자가 사용상품을 고려하였을 때 품질,효능,용도 등을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있다면 본 호 해당한다.

 

1. 구체적인 의미 직감하지 못하는 경우(판례) 

{33조1항3호 해당되지 않을때 이거 쓰기/다른 성질표시랑 같이 쓰이는 경우}

 

[일구의직/전기직]

일반수요자가 해당 부분의 구체적인 의미를 직감하지는 못하더라도, 사용상표의 전체적인 구성에 비추어 품질 등을 나타내는 기술적 표장으로 사용되었음을 직감할 수 있는 경우 적용될 수 있다.

<90조1항4호>

 

1. 의의 및 취지

 

상품에 대하여 관용하는 상표는 상표권의 효력이 미치지 않는다. 식별력 없는 표장에 대한 자유사용을 보장하기 위함이다.

<선사용권>

 

1. 의의 및 취지(99조1항,2항)

 

1. 부정경쟁목적없이 타인 출원 전부터 국내에서 계속 사용하여 특정인 출처로 인식된 경우 선사용권 인정된다. 진정한 상표 선사용자 이익보호 및 수요자 보호 위함이다.

2. 부정경쟁목적없이 타인 출원 전부터 자기의 상호 등을 상거래 관행에 따라 국내에서 계속 사용한 경우 선사용권 인정된다. 영세상인 보호하기 위한 취지이다.

 

1. 요건

 

1. 부정경쟁목적 없을 것, 타인 등록상표와 동일,유사상표를 그 지정상품과 동일, 유사상품에 사용할 것, 타인 출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용할 것, 타인 상표출원시 수요자에게 특정인 출처로 인식될 것을 요건으로 한다.

2. 부정경쟁목적 없을 것, 타인 출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용할 것, 자기의 상호 등을 상거래 관행에 따라 상표로 사용할 것을 요건으로 한다. 다만, 99조1항과 달리 특정인 출처로서 인식될 것을 요하지 않는다.

 

1. 효과

 

99조 요건 충족하는 경우 자기의 상표를 그 사용하는 상품에 대해 계속하여 사용할 권리를 갖는다.

<침해>

{침해에 대한 조치- 침해금지청구(107조),손해배상청구(109조),신용회복청구(113조),침해죄(230조)}

1. 침해 성립요건

 

[유정보업상]

1. 상표권자는 업으로서 등록상표를 지정상품에 사용할 권리를 독점한다(89조).

2. 유효한 등록상표를 정당권원 없는 자가 상표권의 보호범위 내에서 업으로서 상표적 사용해야 한다.

 

1. 간접침해 의의 및 취지(108조1항)

 

상표권자 실질적 보호 취지로서 직접침해는 아니나 침해의 개연성이 높은 예비적 행위를 침해로 의제한다.

 

1. 사용권자와 관계있는 제3자가 등록상표 사용(판례)

 

[직주영실통]

사용권자가 등록상표를 직접 사용하지 않고 제3자가 사용한 때에는 제3자가 사용권자와 주종관계를 맺고 사용권자의 영업이익을 위하여 사용권자의 실질적인 통제 아래 등록상표를 사용하는 것과 같이 사회통념상 제3자가 아닌 사용권자가 등록상표를 사용하고 있다고 볼 수 있는 경우에 한하여 사용권자는 물론 제3자도 상표권 침해 책임을 지지 않는다.

 

1. 저명상표의 사용금지효 - 34조1항11호 part

 

1. 판례의 태도

 

[효동유이저]

상표권의 사용금지효는 등록상표의 지정상품과 동일,유사 상품에 사용되는 상표에 대해서만 인정되고, 이종상품에까지 그러한 효력이 미치는 것은 아니며, 이는 저명상표의 경우에도 마찬가지이다.

 

1. 검토

 

89조 및 108조 규정상 판례 타당하다. 따라서 이종상품에 대해서는 별도로 상표등록출원하거나 부정경쟁방지법에 따른 보호를 도모해야 한다.

 

1. 권리남용

 

1. 상표권 남용 의의 및 특수성

 

[신익목]

1)상표사용자의 업무상 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하는 행위를 의미한다. 2)상표는 특허 등과 달리 창작이 아닌 선택으로 권리가 부여되며, 미등록상표를 기화로 권리를 행사하는 상표브로커가 만연해 있다는 점에서 다른 지적재산권에 비하여 권리남용의 문제가 보다 중요하다.

 

1. 서적등의 제호에 화체된 신용의 귀속주체 {서적 등 논점일때, 2->3,4쓰기/ 이거 쓰기 전에 제호의 사용이 상표적 사용인지 먼저 쓰기}

 

1. 판례의 태도

 

[자신고무특]

자타상품식별표시기능을 하는 음반의 제명에 화체된 업무상 신용이나 고객흡인력 등 무형의 가치는 특별한 사정이 없는 한, 음반에 수록된 저작물의 저작자가 아니라 음반의 제작,판매자에게 귀속된다.

 

1. 검토

 

음반의 제명에 화체된 업무상 신용은 음반의 제작,판매자가 투여한 자본과 노력 등에 의하여 획득되는 것이므로 그가 신용귀속주체가 되는 것이 타당하다.

 

1. 신의칙 내지 사회질서에 반하는 상표권 행사(판례)

{일반적인 권리남용판례라고 생각하기, 특수한 case아니면 이거랑 (4)쓰기}

[출등목경구개/신익목/공상혼신]

상표권자가 당해 상표를 출원,등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적,개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 권리남용하는 것으로서 허용될 수 없다.

 

1. 주관적 요건이 반드시 필요한지 여부(판례) {(3)랑 같이 쓰기}

 

[목고손익]

상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다.

 

1. 역혼동으로 신용이 형성된 상표권 행사의 경우(판례)

{이거 쓸거면 (3)도 같이 써주기}

[후이국신/보등만]

어떤 상표가 정당하게 출원,등록된 이후에 등록상표와 동일,유사한 상표를 그 지정상품과 동일,유사한 상품에 정당한 이유없이 사용한 결과 그 사용상표가 국내 일반수요자에게 알려지게 되었다고 하더라도, 사용상표와 관련하여 얻은 신용과 고객흡인력은 등록상표의 상표권을 침해하는 행위에 의한 것으로서 보호받을만한 가치가 없고 그러한 상표의 사용을 용인한다면 등록주의 원칙의 근간을 훼손하게 되므로, 일반수요자들의 인식만을 근거로 하여 상표사용자를 상대로 한 등록상표의 상표권에 기초한 권리행사가 권리남용에 해당한다고 볼 수 없다.

 

1. 무효로 될것임이 명백한 경우

 

1. 공정력(판례)

 

[일무확대]

상표는 일단 등록된 이상 무효사유가 있다고 하더라도 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효가 되는 것은 아니다.

 

1. 판례의 태도

 

[무확전/무명]

등록상표에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 권리행사는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다.

 

1. 비판 견해

 

명백성 개념이 모호하고, 사실상 권한분배원칙에 어긋날 수 있으며, 권리행사가 아닌 등록의 하자만으로 판단하여 획일적인 결론에 이를 수 있다는 비판이 있다.

 

1. 검토

 

[형특실정평]

법적으로 보호받을 만한 가치가 없음에도 형식적으로 등록이 되어있음을 기화로 침해금지 또는 손해배상 등의 청구를 용인하는 것은 상표권자에게 부당한 이익을 주고 상표사용자에게 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋나는바 판례 타당하다.

 

1. 법원이 등록무효사유를 판단할 수 있는지 여부(판례)

 

[항법전심]

권리남용 항변이 있는 경우, 법원은 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록무효여부에 대하여 심리,판단할 수 있다.

 

1. 타인의 주지상표가 등록되지 않음을 알고 형식상 상표권 취득한 경우

{부경법 논점일때 쓰기}

1. 판례의 태도

 

[자타혼형/자외남]

상표등록이 자타상품식별목적으로 이루어진 것이 아니고, 국내에 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표가 등록되어 있지 아니함을 알고, 일반수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우에는 상표출원자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다고 하더라도 이는 상표권을 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리행사라고 인정할 수 없으므로, 부정경쟁방지법15조에 해당하여 부정경쟁방지법2조의 적용이 배제된다고 할 수 없다.

 

1. 검토

 

상표법은 출처혼동방지를 목적(1조)으로 하는바, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다고 하더라도 타인의 상품과 혼동을 일으킨다면 권리남용으로 봄이 타당하므로 판례 타당하다.

<고의 또는 과실>

 

1. 고의

 

1. 112조

 

등록상표임을 표시한 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정한다.

 

1. 학설의 대립

 

1)112조는 침해행위 자체에 대한 고의추정 규정이라는 견해 2)112조는 등록사실에 대한 고의추정 규정이라는 견해

 

1. 검토

 

법규정의 표현상 112조는 등록사실에 대한 고의만 추정하는 것으로 보는 것이 타당하다. 따라서 등록상표임을 표시하여 등록사실에 대한 고의가 추정된다고 하더라도 침해행위에 대한 고의 또는 과실은 여전히 상표권자가 입증할 문제이다.

 

1. 과실

 

1. 판례의 태도

 

[내공업주정/타만합이]

1)상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 의하여 공시되어 일반공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있고, 업으로서 상표를 사용하는 사업자에게 해당사업분야에서 상표권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데에 있으며 2)타인의 특허권,실용신안권,디자인권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되는데도 상표권을 침해한 자에 대하여만 이와 달리 보아야 할 합리적인 이유가 없으므로, 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다.

 

1. 검토

 

특허법 등과의 균형을 고려할 때 판례 타당하다.

 

1. 추정복멸방안

 

[과존정속입]

타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는, 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나, 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 입증해야 한다.

<손해배상청구>

 

1. 손해배상청구권 의의(109조)

 

상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의 또는 과실로 침해한 제3자에게 그 침해행위에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.

 

1. 성립요건

 

[침손과인]

1)제3자의 침해사실 2)침해로 인한 손해발생 3)침해행위에 대한 고의 또는 과실 4)침해와 손해발생 사이의 인과관계가 요구된다.

 

1. 손해액 추정

 

1. 의의(110조3항)

 

1. 입증책임(판례)

 

[침액발/염개족]

1. 상표권자는 권리침해사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장,증명하면 되고, 손해발생사실을 구체적으로 주장,증명할 필요는 없다.

2. 손해발생에 관한 주장,증명정도는 손해발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장,증명하는 것으로 족하다.

 

1. 손해액 추정의 복멸(판례) {침해상표를 다른상표로 변경해도 매출액 증가하면}

 

[질기디표/무익특] [침손없면]

1. 침해자가 판매한 상품의 품질,기술,디자인,상표 이외의 신용,판매정책,선전 등으로 인하여 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있는 경우에는 110조3항의 추정과 달리 인정될 수 있다. {110조6항 쓰기}

2. 상표권 침해행위에도 불구하고 상표권자에게 손해발생이 없다는 점이 밝혀지면 침해자는 그 손해배상책임을 면할 수 있다.

 

1. 손해액 산정방법

 

1. 학설의 대립

 

1)침해로 얻은 수익에서 변동비와 고정비를 공제한 순이익이라는 견해 2)침해로 얻은 수익에서 변동비만을 공제한 한계이익이라는 견해

 

1. 판례의 태도

 

[추공한]

침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액을 손해액으로 삼아야 하므로, 침해자의 이익액은 순이익이 아닌 한계이익을 기준으로 산정해야 한다.

 

1. 검토

 

고정비는 생산량 변동 여하에 관계없이 불변적으로 지출되는 비용이여서 침해행위와의 견련성을 인정하기 어려운바 한계이익으로 산정하는 판례 타당하다.

 

1. 통상사용료 상당액의 청구

 

1. 의의(110조4항)

 

1. 입증책임(판례)

 

[침액발/염개족]

1. 상표권자는 권리침해사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장,증명하면 되고, 손해발생사실을 구체적으로 주장,증명할 필요는 없다.

2. 손해발생에 관한 주장,증명정도는 손해발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장,증명하는 것으로 족하다.

 

1. 손해발생이 없는 경우

 

1. 학설의 대립

 

1)통설은 특허와 달리 등록상표가 불사용된 경우 상표에 형성된 신용이 없으므로 손해배상책임을 부정하며 2)소수설은 등록상표가 불사용되어도 잠재적인 고객흡인력이 인정될 수 있으므로 최저한의 손해배상책임을 긍정한다.

 

1. 판례의 태도

 

[상입액면]

상표권자에게 손해가 없음을 입증하는 경우 사용료 상당액의 지급을 면할 수 있다.

 

1. 검토

 

상표권은 특허권과 달리 창작이 아닌 선택을 보호객체로 하는바, 구체적손해발생이 전제되어야 하고, 등록상표를 전혀 사용하지 않은 경우에는 손해배상책임이 있다고 할 수 없다.

 

1. 통상사용권자가 상표 사용하는 경우

 

1. 판례의 태도

 

[2조1항11호/119조1항3호/119조1항2호]

1)2조1항11호는 사용주체를 상표권자로 한정하지 아니한 점, 2)119조1항3호는 통상사용권자의 사용을 제외한 점, 3)119조1항2호는 통상사용권자의 사용을 취소사유로 규정한 점을 고려하면 상표권자가 직접 사용하지 않더라도 사용권자가 상표를 사용하고 있다면 상표권자가 상표를 사용한 것으로 볼 수 있다.

 

1. 검토

 

상표권자가 등록상표를 직접 사용하지 않는다고 해서 통상사용권자가 상표를 사용하고 있음에도 상표권자에게 손해발생하지 않는다고 해석하면 어느누구도 손해배상을 청구할 수 없는바 판례 타당하다.

 

1. 통상 받을 수 있는 금액의 산정(판례)

 

[계통거율품]

일반적으로 사용료는 기존에 상표권 사용계약이 있었으면 그에 따르고, 사용계약이 없는 경우에는 업계의 통상적인 사용료 등과 거래사정을 고려하여 적정하게 산정한 사용료율에 침해품의 판매가격을 곱하는 방식에 의하여 산정하는 것이 보통이다.

 

1. 110조6항

 

1. 의의

 

1. 111조

 

1. 의의 및 취지

 

민사소송에서 원고인 상표권자 등에 대한 실제손해가 입증되지 않은 경우에도 법령에서 정한 일정금액을 청구할 수 있는 제도이다. 상표권자의 권리보호를 강화하기 위함이다.

 

1. 적용요건{판단방법}

 

1. 법규정

 

1)침해자의 고의 또는 과실 2)동일성 범위에서의 침해 3)상표권자 또는 전용사용권자의 등록상표 사용이 요구된다.

 

1. 판례의 태도

 

[증곤피예엄]

손해액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된대로 엄격하게 해석하여야 한다.

 

1. 109조와의 관계(111조2항)

 

109조와 111조는 선택적으로 행사할 수 있다. 따라서 손해배상청구시 청구원인을 어느 것인지 명확하게 밝혀야 하며, 사실심 변론종결시까지는 청구변경이 가능하다.

 

1. 효과(111조1항)

 

법원은 5천만원 이하의 범위에서 변론전체취지와 증거조사결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

<권리소진이론>

{당해 상품에 한하므로 제3자가 따로 제조한 것에 대해서는 상표권 소진x}

 

1. 의의 및 취지

 

[상국양달소/이경]

상표권자 등 당해 상표에 대한 정당권원을 가진 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진된다. 상표권자의 이중이득을 방지하고 경업질서를 유지하기 위함이다.

 

1. 요건 및 효과

{권리소진은 당해 상품에 한하므로, 침해자가 직접 제조,판매하는 경우 소진x}

1. 1)권리자 또는 그의 동의에 의하여 2)국내에서 3)당해 상표를 부착한 상품을 4)거래에 제공한 경우이어야 한다.

2. 권리소진에 해당하면 상표권의 효력은 당해 상품을 사용,양도,대여하는 행위 등에 미치지 않는다.

 

1. 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선

 

1. 판례의 태도

 

[원동해실생/출품]

양수인 등이 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 때에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이어서 새로 생산된 제품에 종전 상품에 표시된 상표를 그대로 유지하게 되면 상품의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 해치게 되므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리가 침해된다고 보아야 한다.

 

1. 판단방법(판례)

 

[동해/객이취기]

동일성을 해할 정도의 가공이나 수선에 해당하는지 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태, 상표법 규정 취지, 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다.

 

1. 전용사용권 존재로 상표권자의 침해금지청구권 제한 여부(판례)

 

전용사용권이 설정된 경우, 상표권자의 상표 사용 제한받지만 제3자의 상표 무단사용에 대한 침해금지청구권까지 상실하는 것은 아니다.

 

1. 계약내용을 위반한 통상사용권자 양도행위

 

1. 계약내용을 위반한 통상사용권자의 양도행위 취급

 

[품기지범/부양일배]

1)지정상품,존속기간,지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권 계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다. 2)하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진 원칙이 배제된다고 볼 수는 없다.

 

1. 계약내용 위반사정이 있는 경우 권리소진여부 판단방법

 

[계구출품보]

계약의 구체적인 내용, 상표의 출처표시기능 및 품질보증기능의 훼손 여부, 상표권자가 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권 소진여부 및 침해여부를 판단하여야 한다.

 

1. 검토

 

계약에 부수하는 조건을 위반하였다는 이유만으로 일률적으로 상표권자의 동의가 없는 양도행위라고 단정할 수는 없고, 상표권자의 이익과 유통에 따른 소비자의 이익 등을 비교형량하여 합리적으로 판단함이 타당하다.

<진정상품병행수입>

{수입, 판매가 문제에서 주어지면 나눠서 판단하기}

 

1. 의의

 

[국동1적3]

국내외 동일한 상표권자에 의해 1국에서 적법하게 유통된 진정상품을 권원없는 제3자가 타국으로 수입,판매하는 행위이다.

 

1. 허용요건 {1)2)3)으로 짧게 쓰지 말고 길게 쓰기}

[진출품]

1. 수입품이 진정상품일 것

 

외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자에 의해 적법하게 상표가 부착된 진정상품이어야 한다.

 

1. 출처의 동일성(판례)

 

[동법경밀/병국출인]

국내외 상표권자가 동일하거나, 외국 상표권자와 우리나라 등록상표권자가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있어 병행수입품과 국내유통품에 부착된 상표가 국내 수요자에게 동일한 출처표시로 인식될 수 있어야 한다.

 

1. 품질의 동일성(판례) {둘다 적고 사안포섭하기}

 

[병국질실차] [자성내/고무부]

병행수입품과 국내유통품 사이에 품질에 있어서 실질적인 차이가 없어야 한다.

품질의 차이란 제품 자체의 성능, 내구성 등의 차이를 의미하는 것이지 그에 부수하는 서비스로서의 고객지원, 무상수리, 부품교체 등의 유무에 따른 차이를 말하는 것이 아니다.

 

1. 판매지 제한약정 위반하여 수입되는 경우(판례)

 

[외후다만]

외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 상표를 부착한 이후 거래당사자 사이의 판매지 제한약정에 위반하여 다른 지역으로 그 상품이 판매 내지 수출되었더라도, 그러한 사정만으로 그 상품의 출처가 변하는 것이 아니라고 할 것이어서 그러한 약정 위반만으로 외국 상표권자가 정당하게 부착한 상표가 위법한 것으로 되는 것은 아니다.

 

1. 국내에 전용사용권자가 있는 경우(판례)

 

[국독동계특]

국내 전용사용권자가 독자적 영업상 신용을 형성해왔고, 국내 전용사용권자와 국외 상표권자와의 사이에 국내 전용사용권 설정에 따른 계약관계 이외에 동일인이라거나 같은 계열사라는 등의 특별한 관계가 없는 경우에는 출처가 동일하다고 할 수 없다.

 

1. 진정상품 소분행위 허용여부

 

1. 학설의 대립

 

1)제한적 허용론은 상표권자의 소분행위는 허용하고 병행수입업자는 금지하는 것은 형평성에 반하므로, 상품별로 판단하여 소분으로 상품자체 품질이 달라지지 않는 경우 허용해야 한다는 견해 2)금지론은 이로인해 상표의 광고선전기능이나 경쟁적 기능 등이 훼손될 우려가 있으므로 금지해야 한다는 견해

 

1. 판례의 태도

 

[상양임용포]

상표권자 등에 의해 등록상표가 표시된 상품을 양수 또는 수입한 자가 임의로 상품을 소량으로 나누어 새로운 용기에 담는 방식으로 포장한 후 등록상표를 표시하거나 이를 양도하였다면, 비록 그 내용물이 상표권자 등의 제품이라 하더라도 상품의 출처표시기능이나 품질보증기능을 해칠 염려가 있으므로, 이러한 행위는 특별한 사정이 없는 한 상표권 등을 침해하는 행위에 해당한다.

 

1. 검토

 

1)상표권자의 승낙 없이 새로운 용기를 제작하고 임의로 등록상표를 제작하여 그 용기에 부착하는 것은 새로운 물품을 만들어 낸 것과 같아서 상표권의 소진범위를 넘는 것이므로 판례 타당하다. 2)다만, 일률적으로 불허할 것이 아니라, 상표의 부착형태 및 상품의 성질을 개별적으로 고려하여 출처표시기능 및 품질보증기능을 해할 염려가 없는 경우에는 소분행위를 허용함이 타당하다.

<거절결정불복심판>

 

1. 의의,취지 및 법적성질(116조)

 

[거공절속]

거절결정에 대하여 특허심판원에 볼복하는 제도로서 심사의 공정성 및 당사자 절차이익 보장 위함이다. 심사에 대한 속심적 성격을 갖는다.

 

1. 등록요건 판단시점

 

등록여부결정시가 아닌 심결시를 기준으로 판단한다.

<무효심판>

 

1. 의의 및 취지(117조)

 

[무사/발해]

무효사유 있는 상표권을 사후에 소급하여 소멸시키는 제도로서, 분쟁의 발본적 해결수단을 위해 인정된다.

 

1. 청구인적격

 

1)이해관계인 또는 심사관만이 청구할 수 있다(117조1항). 2)상표권 침해에 대한 경고를 받았는바 등록상표 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있어 청구인적격 인정된다.

 

1. 무효심판 계속 중 새로운 무효사유의 추가

 

심판단계에서 청구이유의 보정이 허용되는 점(126조2항), 심판관은 당사자가 신청하지 아니한 이유도 직권으로 심리할 수 있는 점(147조1항)을 고려하면 무효심판 계속 중 새로운 무효사유의 주장은 청구이유를 추가하는 것이므로 허용된다.

 

1. 제척기간에 대하여

 

1. 제척기간(122조1항)

 

1)34조1항6호 내지 10호, 16호, 35조의 경우 및 기간위반으로 하는 갱신등록무효심판 및 전환등록무효심판은 등록일로부터 5년이 지난 후에 청구할 수 없다. 2)제척기간 도과 후 청구시 부적법하여 각하한다(128조).

 

1. 인정 취지(판례)

 

제척기간을 설정하여 등록상표권을 둘러싼 법률관계를 조속히 확정시킴으로써 안정을 도모하기 위함이다.

 

1. 판례의 태도

 

[전후새증실] [않후절새]

1. 제척기간 경과 전에 특정한 선등록상표에 근거하여 무효심판을 청구한 경우라도 제척기간 경과 후에 그 심판절차에서 새로운 선등록상표에 근거하여 무효를 주장하는 것은, 비록 새로운 선등록상표가 새로운 무효사유가 아닌 동일한 무효사유에 대한 새로운 증거에 해당한다고 하더라도 실질적으로 제척기간 경과 후에 새로운 무효심판을 청구하는 것과 같아서 허용되지 않는다.

2. 제척기간 적용을 받지 않는 무효사유에 의하여 무효심판 청구한 후 그 심판절차에서 제척기간의 적용을 받는 무효사유를 새로이 주장하는 것은 허용되지 않는다.

 

1. 일부무효의 법리(판례) 

{34조1항7호로 지정상품 전부에 청구했으나 일부만 있는경우/ 33조1항3호 지정상품중 하나만 위반되는 경우 등}

[품일만다명]

지정상품 중 일부에만 무효원인이 있고 다른 지정상품에는 무효사유가 없음이 명백한 경우에는 무효원인이 있는 지정상품에 한하여 그 부분만 말소해야 한다.

 

1. 후발적 무효사유

{01.7.1 이전 출원은 후발적 무효사유x}

1. 117조1항6호 의의 및 취지

 

등록 이후라도 식별력을 상실한 상표권을 유지시키는 것은 공익상 부당하므로 이에 해당하는 상표의 경우 식별력을 상실하게 된 날부터 소멸시킬 수 있다는 규정으로서, 01.7.1 시행 개정법에서 도입되었다.

 

1. 문제점 - 경과규정의 적용

 

01년 개정법 부칙에서 적용의 소급효를 인정하지 않으므로 01.7.1 이후 출원에 대해서만 적용해야 하는데, 01.7.1 이전 출원되어 이후에 존속기간갱신이 이루어진 경우에는 적용이 가능한지 문제된다.

 

1. 판례의 태도

 

01.7.1 이전에 출원된 상표등록출원에 대해서는 종전의 규정을 적용해야 한다고 판시하며, 01.7.1 이전에 출원된 상표가 그 이후 존속기간갱신등록을 통해 유지된 경우에도 본 규정을 적용하지 않은 바 있다.

 

1. 검토

 

법적안정성을 위해 개정법의 소급효를 인정하지 않음이 타당하며, 존속기간갱신등록 시점을 기준으로 보더라도 존속기간갱신등록무효사유에는 후발적 무효사유가 규정되지 않은 점에 비추어 위 규정을 적용하지 않는 것이 타당하다.

<권리범위확인심판>

{권범심 결과 논점-상표적사용인지->보호범위 내인지->효력제한사유있는지 적기}

1. 의의 및 취지(121조)

 

[사조/확속공]

분쟁의 사전예방 및 조기해결을 위해 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 공적으로 확인하는 심판이다.

 

1. 심리범위

 

1. 법적성질(판례) {필수적으로 기재하기}

 

[단사목/상권목]

권리범위확인심판은 단순히 상표 자체의 기술적 범위를 확인하는 사실확정을 목적으로 한 것이 아니라 그 기술적 범위를 기초로하여 구체적으로 문제가 된 상대방의 사용상표와의 관계에 있어서 그 상표에 대하여 상표권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 하는 것이다.

 

1. 본안사유

 

[상보제]

1)상표적 사용인지 여부 2)보호범위에 속하는지 여부 3)효력제한사유가 있는지 심리한다.

 

1. 선사용권이 있다는 주장(판례)

{선사용권 의취 적어주기}

[선대권침적]

99조의 선사용권을 가지고 있다는 것은 대인적 상표권 행사 제한사유일 뿐이어서 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 상표권 침해소송이 아닌 적극적 권리범위확인심판에서 선사용권 존부에 대해서까지 심리,판단하는 것은 허용되지 않는다.

 

1. 90조1항1호의 경우(판례) {90조1항1호 논점이면 꼭쓰기/ 의취적어주기}

 

확인대상표장이 90조각호에 해당하는 경우에는 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 볼 수 밖에 없으며, 상표권의 효력은 미치나 별도로 설정된 사용권에 의하여 상표권자에게 그 상표의 사용을 주장할 수 있는 경우와 같이 볼 수는 없는 것이므로, 확인대상표장이 90조1항1호에 해당하는지 여부를 심리,판단해야 한다.

 

1. 적극적권리범위확인심판 피청구인 잘못 특정한 경우

 

1. 피청구인 적격

 

확인대상표장을 사용하는 자를 상대로 심판청구 하여야 한다.

 

1. 피청구인 보정가부

 

1. 125조1항 및 2항

 

심판청구서는 보정할 수 있으나 요지를 변경할 수 없다.

 

1. 판례의 태도

 

권리범위확인심판에서 확인대상표장을 사용하지 않는 자를 피청구인으로 특정하고, 이를 확인대상표장의 실제 사용자로 보정하는 것은 요지변경에 해당하여 불허된다.

 

1. 확인의 이익 결여되는지 여부(판례) 

{확인의 이익 일반론 써주기}

[실피법대/만효]

확인대상표장의 실제 사용자와 피청구인이 법인과 대표이사 관계에 있다고 하더라도, 그와같은 사정만으로 심판의 효력이 당연히 확인대상표장의 실제 사용자에게 미찬다고 할 수 없으므로 그 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.

 

1. 확인의 이익

 

1. 의의

 

[법현장]

 

1. 직권조사사항(판례)

 

권리범위확인심판에서 확인의 이익 유무는 직권조사사항이므로 당사자의 주장 여부에 관계없이 특허심판원이나 법원이 직권으로 판단하여야 한다.

 

1. 대인적상표권행사제한사유만 주장하는 경우(판례)

 

[심대확속권]

심리범위에 관하여는 다투지 않은 채, 대인적 상표권 행사제한사유를 주장하면서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 것은 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로 확인의 이익이 없어 부적법하다.

 

1. 등록상표에 무효사유가 명백한 경우 심판청구이익 유무

 

1. 전원합의체 판례의 소수의견

 

[범남비모일]

1)무효사유가 있어 권리범위를 상정할 수 없고 2)권리남용이라는 법리를 권리범위확인심판에서 배제할 만한 이유가 없고 3)심판절차에서 시간과 비용의 낭비를 방지하고 4)권리범위확인심판과 무효심판의 심결 모순을 방지하고 5)제3자가 일사부재리 효력으로 인하여 권리범위확인심판 청구를 봉쇄당하는 불합리를 방지하기위해 심판청구이익 부정한다.

 

1. 전원합의체 판례의 다수의견

 

[한남대근]

1)권리범위확인심판제도는 등록상표의 권리범위를 확인해주는 한정적 기능을 수행할 뿐이고 등록상표의 무효여부에 대한 최종적인 확정은 무효심판절차에서 다루어져야 하고 2)침해소송에서 권리남용항변이 받아들여지더라도 이는 권리의 부존재를 확인하는 것이 아니고 판결의 효력은 당사자 사이에서만 미치는 것에 비해, 권리범위확인심판은 심결이 확정되면 제3자에게도 일사부재리 효력이 미치는 대세적 효력을 가지므로 권리범위확인심판에서 무효사유 주장을 인정하게 되면 상표법의 근본구도를 깨뜨리게 되어 부당한바, 심판청구이익 인정한다.

 

1. 검토

 

심판청구이익은 직권조사사항으로서, 등록상표에 무효사유가 존재하는지 여부를 당사자 주장이 없음에도 직권으로 판단하는 것은 심리에 과도한 부담을 주게 되므로 등록상표에 무효사유 명백하더라도 심판청구이익이 부정되는 것은 아니다. 따라서 다수의견 타당하다.

 

1. 상표권 장래소멸 후 심판청구에 대한 확인의 이익 인정여부 {취소심판}

 

1. 학설

 

[후전침손금]

상표권 소멸 이후라도 소멸 전의 침해로 인한 손해배상청구나 금지청구를 받게 될 염려가 있는 경우 확인의 이익 인정된다는 견해가 있다.

 

1. 판례의 태도

 

[현목발후]

상표권의 권리범위확인심판 청구는 현존하는 상표권의 범위를 확정하려는 데에 그 목적이 있으므로, 일단 적법하게 발생한 상표권이라 할지라도 그 상표권이 소멸된 이후에는 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익은 없어진다.

 

1. 검토

 

1)권리범위확인심판에는 무효심판에서의 117조2항과 같은 규정이 없고 2)권리범위확인심판의 심결은 침해소송에서 중요한 증거방법이 될 뿐 기속력이 미치는 것도 아니며 3)현존하는 권리관계에 대한 권리확정을 목적으로 하는 심판이므로 판례 타당하다.

 

1. 침해소송 계속 중 권리범위확인심판 청구 가부

 

1. 문제점

 

침해소송을 통해 분쟁을 유효하게 해결할 수 있음에도 권리범위확인심판 청구하는 경우 심판청구이익이 문제된다.

 

1. 판례의 태도

 

[사조/별독]

1)권리범위확인심판은 당사자 사이 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는데 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가지는 점, 2)151조에서 권리범위확인심판과 소송절차가 각 절차의 개시 선후나 진행경과등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하는바, 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구이익이 부정된다고 볼 수 없다. 

 

1. 검토

 

권리범위확인심판 제도의 성질 및 기능을 고려할 때 판례 타당하다.

 

1. 일사부재리 위반 여부(판례)

{동일심판 목차에 넣기/ 확인대상표장이 거래통념상 동일한 경우}

적극적권리범위확인심판과 소극적권리범위확인심판은 확정이 요구되는 구체적인 사실을 달리 볼 것이 아니므로 동일심판에 해당한다.

 

1. 권리 대 권리간 권리범위확인심판 {대상적격}

 

1. 등록권리간 권리범위확인심판 가부

 

1. 판례의 태도

 

[적무부/소감]

1)등록권리간 적극적 권리범위확인심판은 무효절차 이외에서 등록권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다. 2)소극적 권리범위확인심판은 자신의 등록권리의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 타인의 등록권리의 범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 구하는 것이므로 적법하다.

 

1. 검토

 

1)상표는 일단 등록된 이상 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효가 되는 것은 아니므로, 판례 타당하다. 2)소극적권리범위확인심판은 인용되더라도 등록권리 효력을 부인하는 결과가 되지 않는바 판례 타당하다.

 

1. 이 사건 심판이 등록권리간 적극적 권리범위확인심판인지 여부

 

1. 확인대상표장의 범위(판례)

 

[동통식/해변포]

등록상표인 확인대상표장에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다.

 

1. 확인대상표장이 영문자와 한글음역의 결합상표인 경우(판례) {취소심판과 동일}

 

[자새관/생일통]

영문자와 한글음역이 결합된 등록상표에서, 1)그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 결합으로 인해 새로운 관념이 생기지 않고, 2)영문자 부분과 한글음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반수요자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭되는 경우 거래통념상 등록상표와 동일한 사용으로 볼 수 있다.

 

1. 확인대상표장이 다른 문자나 도형 등을 부가한 형태인 경우(판례)

 

[다부/동독]

확인대상표장이 등록상표에 다른 문자나 도형 등을 부가한 형태로 되어 있다고 하더라도, 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 등록상표와 동일성이 인정되는 상표라고 할 것이다.

 

1. 인용심결에 대한 취소소송 계속 중 등록된 경우

{소의 이익 일반론 쓰기}

1. 학설의 대립

 

1)긍정설은 기각된 상대방의 권리보호를 위해 소의 이익 인정한다는 견해 2)부정설은 소의 이익과 심판청구 적법요건은 구별되는바 사실심변론종결시 기준으로 등록권리간 적극적권리범위확인심판이 되어 소의 이익 없다는 견해

 

1. 판례의 태도

 

[후확등/변익각]

심결 이후 확인대상표장이 등록된 경우, 사실심 변론종결시를 기준으로 소의 이익이 없다는 이유로 소각하하였다.

 

1. 검토

 

1)판례에 의하면 소의 이익이 없어 소각하 판결을 할 것이나, 2)생각건대 권리범위에 속한다는 심결의 취소는 권리범위에 속하지 않음을 구하는 것으로서 타방의 권리를 부정하는 것을 전제로 하지 않는바 소의 이익 인정함이 타당하다.

 

1. 심결의 위법성 여부 {판단시점 적기}

 

[심당법사]

 

1. 기각심결에 대한 취소소송 계속 중 등록된 경우

{소의 이익 일반론 쓰기}

기각심결을 받은 심판청구인이 심결취소소송을 제기하면서 심판의 심결각하를 구하는 것은 소의 이익이 없으므로 소각하판결을 하여야 한다.

<119조1항1호>

 

1. 의의 및 취지

 

상표권자가 고의로 지정상품과 등록상표의 유사범위에 속하는 사용으로 수요자로 하여금 품질오인 또는 출처혼동을 야기하는 경우 취소사유로 규정하고 있다. 상품거래안전을 도모하고 수요자의 이익보호하기 위함이다.

 

1. 청구인 적격(119조5항)

 

1. 상표권자에 의한 사용일 것

 

1. 상표권의 이전이 있는 경우

 

1. 상표권의 이전

 

상표권의 이전이란 상표권 그 자체에 대한 내용의 동일성을 유지하면서 상표권자만이 변경되는 것을 말한다.

 

1. 판례의 태도

 

[부처관물처/전책후승]

1)상표권 부여의 형성처분은 특정인 속성과의 관련성보다는 상표라는 표장의 식별표식으로서 물의 처분이므로 2)상표권 이전이 있는 경우 이전 전 양도인의 부정사용 책임은 이전 후 양수인에게 그대로 승계된다.

 

1. ㅇㅁㅇ

 

1. 고의에 의한 사용일 것(판례)

 

[수보대존인/주저특추]

1. 수요자 보호차원에서 대상상표의 존재에 대한 인식만으로 충분하다.

2. 대상상표가 주지,저명상표인 경우에는 대상상표의 존재를 인식하지 못하는 등의 특단의 사정이 없는 한 고의의 존재가 추정된다.

 

1. 유사범위 내 사용일 것

 

1. 유사판단대상(판례)

 

[등사유/등타반]

등록상표와 사용상표가 유사범위 내인지가 문제이며, 등록상표가 혼동의 대상이 되는 타인의 상표와 반드시 유사할 필요는 없다.

 

1. 119조1항3호의 동일성 고려 요부(판례)

 

119조1항1호에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 유사상표를 사용한 것인지는 119조1항3호에서의 동일성 판단기준과 관계없이 본 호의 입법취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다.

 

1. 일부 사용상표 등록 후 미등록상표 계속 사용(판례)

 

[복일미관출]

복수의 유사상표를 사용하다가 그 중 일부만 등록한 상표권자가 미등록 사용상표를 계속 사용하는 경우에도, 그로인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표만 사용한 경우에 비하여 수요자가 상품출처 오인,혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 본호의 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다.

 

1. 등록상표를 변형하여 사용(판례)

 

[등대변관출]

등록상표를 대상상표와 동일,유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 출처혼동 우려가 커지게 되었다면 유사범위 사용이다.

 

1. 오인,혼동의 염려가 있는지 여부(판례)

 

[현염객] [주저/타등속법]

1. 오인,혼동은 현실적으로 오인,혼동이 생긴 경우뿐만 아니라 혼동이 생길 염려가 객관적으로 존재하면 족하다.

2. 대상상표가 주지, 저명한 것임을 요하지 않는다.

3. 타인의 상표가 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상 등록상표가 아니라고 하더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다.

<119조1항2호>

 

1. 의의 및 취지

 

사용권자가 동일, 유사범위 사용해서 품질오인 또는 출처혼동을 야기하는 경우 취소사유로 규정하고 있다. 사용권자에게 정당사용의무를 부과하고 상표권자에게 감독의무를 부과하기 위함이다.

 

1. 청구인 적격(119조5항)

 

1. 대상상표 적격(판례)

 

[국특인/범한속/이타]

1. 본호의 대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다.

2. 다만, 대상상표나 타인의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 등록상표의 권리범위에 속하거나, 등록상표가 아니라도 대상상표로 삼을 수 있고 

3. 상표권이 이전된 경우, 종전 상표권자나 그로부터 사용을 허락받은 사용권자도 타인에 포함된다.

 

1. 품질오인, 출처혼동 유무

 

1. 혼동여부 판단방법(판례)

 

[외전/변유태관기/출객]

각 상표의 외관,칭호,관념 등을 전체적, 객관적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용기간과 실적, 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처 오인,혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 한다.

 

1. 상표권 이전이 있는 경우(판례)

 

[후허종혼/금독통부평]

1)상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 2)이때에는 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위(108조1항1호,107조1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(89조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호간에 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 한다.

 

1. 상표권자의 상당한 주의 여부

 

1. 상당한 주의 의미(판례)

 

[주경정감실]

사용권자에게 오인,혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표사용에 관하여 사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 한다.

 

1. 입증책임(판례)

 

상당한 주의에 대한 증명책임은 상표권자에게 있다.

<불사용취소심판>

 

1. 의의 및 취지(119조1항3호)

 

상표권자 등이 일정기간 동안 정당한 이유없이 불사용한 상표에 대해 취소사유로 규정하고 있다. 타인의 상표선택 기회 확대 및 불사용상표 제재를 기하기 위함이다.

 

1. 일부청구(119조2항) 및 청구인 적격(119조5항)

 

1)지정상품 중 일부에 대해서만 청구할 수 있다. 2)이해관계 다툼으로 인한 심리지연을 방지하기 위해, 누구든지 청구할 수 있다.

 

1. 입증책임 전환 및 완화(119조3항)

 

1)입증책임은 청구인이 부담함이 원칙이나, 상표사용사실은 상표권자가 가장 잘 알고 있기 때문에 입증책임은 상표권자인 피청구인에게 전환된다. 2)다만, 입증책임 전환의 형평상 피청구인은 심판청구된 지정상품 중 어느 하나라도 등록상표를 정당하게 사용한 사실을 입증하면, 심판청구된 지정상품 전부에 대한 취소를 면할 수 있다.

 

1. 등록상표의 사용인지 여부 {판단하고 상표적사용판단하기 상표적사용part}

 

1. 등록상표 의미(판례)

 

[동유자통]

등록상표란 등록상표와 동일한 상표를 말하고 유사상표는 포함되지 않으나, 동일한 상표에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다.

 

1. 등록상표에 다른 문자나 도형을 부가하여 사용(판례)

 

1. 동일성과 독립성이 인정되는 경우

 

[반독/동독/다구식]

등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 다른 상표나 표지와 함께 등록상표가 표시되었다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 지니고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있는 한 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다.

 

1. 식별력이 없거나 미약한 부분을 결합

 

[등식결/비결위형언/통전외단]

상표권자가 등록상표에 식별력이 없거나 미약한 부분을 결합하여 상표로 사용한 경우, 그 결합부분이 실사용상표에서 차지하는 비중,결합정도,위치 및 형태,실사용상표의 전체적인 구성,형태,일반수요자의 인식이나 언어습관 등 여러사정에 의하여 거래사회통념상 결합 전의 등록상표와 동일하다고 볼 수 없는 외관,호칭,관념이 실사용상표에 형성될 수 있으므로, 실사용상표가 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 단정할 수 없다.

 

1. 영문자와 한글 음역을 결합한 결합상표 중 일부만 사용한 경우 {권범심 동일}

 

1. 판례의 태도

 

[자새관/생일통]

영문자와 한글음역이 결합된 등록상표에서, 1)그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 결합으로 인해 새로운 관념이 생기지 않고, 2)영문자 부분과 한글음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반수요자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭되는 경우 거래통념상 등록상표와 동일한 사용으로 볼 수 있다.

 

1. 검토

 

상품의 특성, 시대의 변화 등에 따라 등록상표를 다소 변형하여 사용하기도 하는 것이 거래현실이고, 영문자와 한글음역이 결합된 상표에서 어느 한 부분을 생략하여 사용하는 경우가 흔한바 판례 타당하다.

 

1. 불사용취소를 면하기 위해 명목적으로 사용한 경우(판례)

{소주의 제조,판매,납세에 관련한 자료 제출x->유통예정x}

 

[표출정유예]

등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다.

 

1. 수요자가 출처표시로서 인식할 수 있어야 하는지 여부

 

1. 판례의 태도

 

[상자의/일출인]

등록상표의 사용인지를 판단할 때에는 상표권자 또는 사용권자가 자타상품 식별표지로서 사용하려는 의사에 터잡아 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지가 문제될 뿐, 일반수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지는 고려대상이 아니다.

 

1. 비판견해

 

상표의 본질에 반하고 판단의 객관성이 결여되어 부당하므로 출처표시기능이 발휘되어야 한다는 견해가 있다.

 

1. 검토

 

상표법은 상표의 기능을 보호하는 것으로서 출처표시기능이 발휘되었는지를 고려하지 않은 점에 관하여는 비판견해도 일응 타당하나, 등록상표의 사용촉진이라는 119조1항3호 취지상 상표권자의 주관적 사용의사를 더욱 고려하여 판단함이 바람직한바, 판례 타당하다.

 

1. 지정상품에 대한 사용인지 여부

{의약품판매업에 사용한것만으로는 의약품에 대한 사용으로 볼수없다/간판에 사용한 것은 판매업에 대한것이고 신발에 대한 것 아님}

1. 지정상품 의미(판례)

{따라서 유사상품이나 서비스업에 사용한 것만으로는 사용x}

[자통/유]

1)지정상품 그 자체 또는 거래사회통념상 지정상품과 동일하게 볼 수 있는 상품을 의미한다. 2)유사한 상품이나 서비스업에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 할 수 없다. 

 

1. 서비스에 대한 사용(판례)

 

[자출타출]

119조1항3호 취소심판에서 상표의 사용이 인정되려면 상표권자 또는 사용권자가 상표를 자기 서비스의 출처표시하기 위하여 사용하여야 하고, 타인의 상품 또는 서비스의 출처표시하기 위하여 사용한 경우는 불사용취소를 면하기 위한 상표의 사용이라 할 수 없다.

 

1. 불사용에 대한 정당한 이유 있는지 여부(판례)

 

[질법품국일]

정당한 이유라 함은 질병 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우, 법률에 의한 규제 등 지정상품을 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 경우를 포함한다.

 

1. 제3자의 사용을 상표권자의 사용으로 볼 수 있는지(판례)

 

[상외국3통]

1)상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐, 국내에서 직접 사용한 바 없더라도 그 상품이 제3자에 의하여 국내로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내 정상적인 거래에 유통됨에 따라 사회통념상 수요자에게 상표권자가 상품을 표시한 것으로 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 상표권자가 국내에서 상표 사용한 것으로 보아야 한다. 2)그리고 이러한 법리는 외국에서 상표사용권자가 등록상표를 상품에 표시하고 그 상품이 국내로 수입된 경우도 마찬가지로 적용된다.

 

1. 행정법규 위반의 경우에도 정당한 사용으로 볼 수 있는지

 

1. 정당한 사용 판단방법(판례)

 

[교독상목/국정유예]

상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래 목적물이 될 수 있는 물품인지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것임이 예정되어 있는지를 기준으로 판단한다.

 

1. 행정법규 위반의 경우(판례)

 

[목반일/목성인목]

상표법 목적과 행정법규 목적이 반드시 서로 일치하는 것은 아니므로, 행정법규에 위반하여 제조,판매가 이루어지는 경우라도 일률적으로 결정할 수 없고, 행정법규의 목적, 상품의 성질, 수요자의 인식을 고려하여 상표법 목적에 비추어 개별적으로 판단하여야 한다.

 

1. 일부취하 가부 {하나 사용입증되고 다른거 사용입증안되면 쓰기/ 11과 세트로 쓰기}

 

1. 법규정의 해석

 

무효심판에 대한 일부취하를 허용하고 있는 148조2항의 반대해석상 취소심판에 있어서는 그 청구이유와 무관하게 심판계속 중 지정상품의 일부취하가 불가능하다.

 

1. 판례의 태도

 

사용이 증명된 지정상품만에 대한 심판청구의 일부취하는 허용되지 않는다.

 

1. 일부심결 가부(판례) {하나 사용입증되고 다른거 사용입증안되면 쓰기}

 

[품불전하]

동시에 수개의 지정상품에 대하여 취소심판 청구한 경우, 심판청구 대상인 지정상품을 불가분일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중 하나에 대하여 사용이 입증된 경우에는 전체로서 인용될 수 없을 뿐, 사용이 입증된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 것은 아니다.

 

1. 심판청구 이익 {취소심판 계속 중 또 청구하는 경우}

 

1. 판례의 태도

 

[공포중증후]

공통으로 포함된 일부 지정상품에 관하여는 상표권자에게 중복하여 증명책임을 부담시키는 것이 된다고 하여도, 후에 청구된 심판에서도 지정상품 중 하나에 대하여 사용을 증명하면 전체에 관하여 취소를 면할 수 있는바, 증명책임의 부담만으로 후에 청구된 취소심판이 부적법하다고 볼 수 없다.

 

1. 검토

 

취소심판이 계속 중이라도, 심판청구인은 불사용기간 역산의 기산점이 되는 심판청구일이나 지정상품의 범위를 달리하여 다시 심판청구할 이익이 있으므로 판례 타당하다.

 

1. 일사부재리 위반 여부

 

1. 판례의 태도

 

[전각확/일범]

지정상품 전부에 대해서 기각심결이 확정되고, 다시 지정상품 중 일부에 대해서 취소를 청구한 경우 지정상품 범위가 달라서 취소를 구하는 범위가 상이한 점, 청구된 지정상품 중 하나에 대하여 사용을 증명하면 전체취소 면할 수 있는바 지정상품을 달리하는 것이 무의미한 것은 아닌 점에 따라 양 심판은 동일사실에 기초한 것이라고 할 수 없는바 일사부재리원칙 위배되지 않는다.

 

1. 검토

 

당해 심판과 전 심판은 동일한 상표의 취소를 구하는 것이나 심판청구일이나 지정상품 범위 달리하면 심판청구 이익 있는바 판례 타당하다.

 

1. 보조참가 가부(142조3항)

 

심판결과에 이해관계를 가진 자는 심리종결될 때까지 당사자의 어느 한쪽을 보조하기 위하여 그 심판에 참가할 수 있다.

 

1. 사해행위취소에 의해 상표권자의 이전등록 말소된 경우

 

1. 문제점

 

불사용취소심판은 상표권자를 피청구인으로 하여야 하는데, 갑이 심판청구시에는 상표권자이나 심결시 전에 사해행위취소판결에 따라 이전등록이 말소되어 피청구인 적격이 상실되는지 문제된다.

 

1. 채권자취소권의 상대적 효력(판례)

 

채권자취소권(민법406조)의 행사로 인한 사해행위취소와 원상회복은 채권자와 수익자에 대한 관계에서만 그 효력이 발생할 뿐이고 채무자나 다른 채권자에게는 미치지 않는다.

 

1. 채권자취소권 행사로 등록말소된 경우(판례)

 

사해행위취소소송에서 승소확정판결을 받고, 취소심판 계속 중 판결을 집행하여 상표권자의 등록이 말소된 사안에서, 그 효력은 취소심판 청구인에게 미치지 아니하여 청구인에 대한 관계에서는 여전히 상표권자로서 피청구인 적격이 있다.

 

1. 등록이 말소된 자의 사용을 상표권자의 사용으로 볼 수 있는지

 

1. 판례의 태도

 

불사용취소심판 취지상, 취소심판이 청구된 이후 상표권 양수인 또는 전용사용권자를 수익자로 하여 상표권 양도계약 또는 전용사용권 설정계약이 사해행위임을 이유로 취소하는 판결이 확정되었다고 하더라도, 사해행위취소판결의 확정 전 상표권 양수인 또는 전용사용권자의 사용을 상표권자, 전용사용권자의 사용이 아니라고 할 수 없다.

 

1. 검토

 

사해행위취소 효과는 채권자와 수익자 사이에만 미치므로, 그러한 취소로 인한 효력이 소급하여 적용된다고 볼 수 없는바 판례 타당하다.

 

1. 취소심판 계속 중 새로운 취소사유의 추가

 

1. 심판단계

 

심판단계에서 청구이유의 보정이 허용되는 점(126조2항), 심판관은 당사자가 신청하지 아니한 이유도 직권으로 심리할 수 있는 점(147조1항)을 고려하면 취소심판 계속 중 새로운 취소사유의 주장은 청구이유를 추가하는 것이므로 허용된다.

 

1. 심결취소소송단계

 

취소심판에 대한 심결취소소송의 심리범위는 무제한설에 의하므로, 심판단계에서 주장하지 아니하였던 새로운 사유 추가하는 것 허용된다.

 

1. 판례의 태도

 

[1전일불3]

119조1항1호는 지정상품 전체에 대해서만 할 수 있고 일부에 대한 청구는 불허되므로, 일부 지정상품에 대하여 119조1항3호 취소사유를 주장하였다가 그 후 119조1항1호 취소사유를 추가로 주장할 수 없다.

<심결취소소송>

 

1. 의의 및 취지(162조)

 

[당처위소권]

심결을 받은 당사자는 행정처분인 심결의 위법성에 대하여 소송을 통해 불복할 수 있다. 당사자 권익을 꾀하기 위함이다.

 

1. 공유자 중 1인의 원고적격

 

1. 학설의 대립

 

1)고유필수적공동소송설은 상표권의 공유관계를 준합유의 관계로 보아 관리처분권 공동귀속되므로 공유자 전원이 공동으로 소송제기해야 한다는 견해 2)유사필수적공동소송설은 심결취소소송은 보존행위이므로 공유자 각자가 제기할 수 있다는 견해

 

1. 판례의 태도

 

[합성/무특/명민/승합패피]

 

1. 검토

 

공유물의 보존행위는 공유자 중 1인이 할 수 있다는 점 및 상표권자 보호, 소송경제를 고려할 때 판례 타당하다.

 

1. 소의 이익

 

1. 의의 및 취지

 

[당소이정필/무배]

당사자가 소송을 이용할 정당한 이익 내지 필요성을 말한다. 무익한 소를 배제하기 위함이다.

 

1. 판단시점 및 흠결시 취급

 

[적직흠]

1)소의 이익이 있는지 여부는 사실심 변론종결시를 기준으로 판단하며 2)소의 이익은 심결취소소송 적법요건으로 직권조사사항이며 흠결시 소각하판결을 한다.

 

1. 사용의사 없음을 진술한 경우

 

1. 판례의 태도

 

[의명반진]

등록상표를 사용할 의사가 없다고 명시적,반복적으로 진술했다는 사정만으로 소의 이익 부정되지 않는다.

 

1. 검토

 

원고에게 불리한 심결이 존속하며, 당사자간 소송 관련 합의가 있다고 볼 수 없는바 판례 타당하다.

 

1. 민사판결 확정된 경우 권리범위확인심판 심결취소소송 소의 이익

 

1. 판례의 태도

 

[존기소]

1)여전히 원고에게 불리한 심결이 유효하게 존속하고 있는 점, 2)민사판결은 특허법원에 대해 법적 기속력이 없는 점, 3)심결 이후 이해관계가 소멸하거나 권리가 소멸하는 등 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 소멸하였다는 사정이 보이지 않다는 점에서 소의 이익 있다.

 

1. 검토

 

심결취소소송은 명문이 인정하는 제도이며, 권리범위확인심판의 확정심결은 유력한 증거자료로서 의미를 가질 수 있으므로 판례 타당하다.

 

1. 심결의 위법성 판단시점(판례)

 

[심당법사]

심결취소소송에서 심결의 위법성은 심결 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 판단하여야 하고, 심결 이후 법령의 개폐나 사실상태의 변동을 심결의 위법성 판단시 고려될 수 없다.

 

1. 보조참가 가부(거절결정불복심판에 대한 취소소송)

 

1. 문제점

 

당사자계와 달리 결정계인 거절결정불복심판에서는 참가가 허용되지 않는다(154조). 다만, 심결취소소송에서는 이러한 규정이 없는바 민사소송법상 보조참가가 허용되는지 문제된다.

 

1. 판례의 태도

 

[행8민사71]

행정소송법8조에 의하여 준용되는 민사소송법71조는 보조참가에 관하여 소송결과에 이해관계가 있는 자는 한쪽당사자를 돕기 위하여 법원에 계속중인 소송에 참가할수있다고 규정하고 있으므로, 거절결정에 대한 심판의 심결취소소송에서도 민사소송법상 보조참가에 관한 규정이 준용된다.

 

1. 검토

 

[행행행]

심판은 행정절차이고 심결은 행정처분이며, 심결취소소송은 행정소송에 해당하므로 행정소송법에 의하여 준용되는 민사소송법에 따라 보조참가 허용하는 판례 타당하다.

 

1. 심리범위

 

1. 심판전치주의 및 문제점

 

162조5항

 

1. 학설의 대립

 

1)무제한설은 심리범위에 제한이 없어 당사자는 심결에 포함되지 않았던 일체의 위법사유를 주장,입증할 수 있다는 견해 2)제한설은 심결취소소송은 실질적으로 심판의 속심적 절차이므로 새로운 주장,증거의 제출은 허용되지 않는다는 견해

 

1. 당사자계 사건에 대한 판례의 태도

 

[행행항실절/법특기]

심판은 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적,절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장,입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한없이 이를 심리,판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

 

1. 결정계 사건에 대한 판례의 태도

 

[거심새결/법특기]

거절결정불복심판 심결취소소송에서 특허청장은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로서 주장,입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한없이 이를 심리,판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

 

1. 검토

 

1)국민의 정당하고 신속하게 재판받을 권리를 보장하고 소송경제를 도모하기 위하여 무제한설 따르되, 2)당사자의 절차권이 보장되지 않은 경우에는 새로운 사실의 주장,증명을 제한함이 타당하다.

 

1. 기속력

 

1. 의의 및 발생(165조3항)

 

[취기이/사특기] [취기이/개위원]

 

1. 범위(판례)

 

[새주증/취기이모/기변특/특이종결] [사이다] [증종채조/결번증]

 

1. ㅇ

 

<마드리드 의정서>

{국제출원 분할출원 불가능하므로 삭제보정하여 등록도모}

1. 마드리드의정서 국제출원

 

1. 개념

 

본국관청을 통하여 하나의 국제출원을 하는 경우, 지정국 모두에서 상표를 보호받을 수 있는 제도이다.

 

1. 특징

 

1. 하나의 국제출원서에서 등록받고자 하는 국가를 지정함으로써 복수의 체약국에 출원한 효과를 얻을 수 있다.

2. 국제출원단계에서는 각 지정국마다 대리인 선임할 필요가 없다는 점에서 비용절감된다.

3. 지정국 관청이 일정기간동안 거절통지하지 않으면 지정국에서 등록된 것과 동일한 효과를 부여하여 권리취득여부가 명확하다.

4. 국제등록 후 지정국의 추가가 가능하다.

5. 국제사무국에 있는 국제상표등록원부상의 명의변경 등을 통해 상표권을 획일적으로 관리할 수 있다.

 

1. 요건

 

[계동포/본출언1]

1. 본국관청에 계속 중인 기초출원 또는 기초등록이 있고, 표장이 기초출원 또는 기초등록과 동일하고, 지정상품이 기초출원 또는 기초등록에 모두 포함되어야 한다.

2. 본국관청을 통해 출원하고 국제사무국에 직접출원할 수 없다.

3. 출원인은 본국관청이 소속된 국가의 국민 또는 재내자 이어야 한다.

4. 국제출원 언어는 영어,불어,스페인어 중 본국관청이 선택한다.

5. 지정국을 1 이상 지정해야 한다.

 

1. 국제상표등록출원의 출원일

 

1. 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 상표등록출원으로 보고, 국제등록일을 상표등록출원일로 본다(180조1항,2항).

2. 국제등록일은 본국관청이 출원서를 수리한 날이고, 수리한 날부터 2월 경과 후 국제사무국이 수령한 경우 국제사무국의 수령일이다(의정서3조4항).

 

1. 국제등록에 의한 국내등록의 대체

 

1. 의의 및 취지(183조)

 

상표권자가 국제상표등록출원하는 경우 일정요건 하에 지정상품 중복되는 범위에서 국내등록상표에 관한 출원일에 출원된 것으로 본다. 상표관리의 편의를 도모하기 위함이다.

 

1. 요건

 

1)상표권자와 출원인이 동일 2)상표 동일 3)국내등록 지정상품이 국제등록상표의 지정상품에 모두 포함 4)국제등록일이 국내등록일 이후 발생할 것을 요건으로 한다.

 

1. 효과

 

183조1항 요건을 만족하는 경우, 국제상표등록출원의 출원일이 소급된다. 요건 만족하지 않는 지정상품은 소급효가 없다.

 

1. 38조1항 위반 여부(심사기준)

 

183조 요건 충족하여 국내등록과 국제상표등록출원이 공존하게 되어도 38조1항 위반으로 보지 않는다.

 

1. 국제등록의 감축,포기,취소

[감포취]

1. 국제등록의 감축

 

지정국 전부 또는 일부에 대하여 지정상품의 전부 또는 일부를 감축하는 것을 말한다. 국제등록에서 감축하는 것이 아닌 특정 지정국에서 감축하는 것이며, 추후 사후지정이 가능하다.

 

1. 국제등록의 포기

 

지정국 일부에 대하여 지정상품의 전부를 포기하는 것을 말한다. 국제등록에서 포기하는 것이 아닌 특정 지정국에서 포기하는 것이며, 추후 사후지정이 가능하다.

 

1. 국제등록의 취소

 

지정국 전부에 대하여 지정상품의 전부 또는 일부에 대한 국제등록을 취소하는 것을 말한다. 국제등록에서 영구적으로 삭제되는 것이며, 추후 사후지정이 불가능하다.

 

1. 국제등록 소멸의 효과

 

1. 202조1항

 

국제상표등록출원의 기초가 되는 국제등록의 전부 또는 일부가 소멸된 경우에는 그 소멸된 범위에서 해당 국제상표등록출원은 지정상품의 전부 또는 일부에 대하여 취하된 것으로 본다.

 

1. ㅇ

<도메인 이름>

 

1. 의의 및 문제점

 

1)도메인 이름이란 인터넷상의 주소를 말한다. 2)상표는 상품의 출처표시를, 도메인은 인터넷상의 주소표시로서 각자 수행하는 기능은 다르나, 상표와 구성이 유사한 도메인도 상품출처를 표시하는 경우가 있어 문제된다.

 

1. 도메인 이름의 등록 및 보유가 침해인지 여부 {권범심 상표적사용물어도 쓰기}

 

1. 판례의 태도

 

[구등보만]

상표법은 등록과 사용을 구분하므로 등록상표와 동일,유사한 도메인 이름을 등록,보유하고 있다는 사실만으로 상표권 침해에 해당하지 않는다.

 

1. 검토

 

도메인 이름 등록,보유 자체는 2조1항11호 각목 또는 2조2항에 해당하지 않는바 판례 타당하다.

 

1. 도메인 이름의 사용

 

1. 16년 개정법

 

16년 개정법은 IT산업발전과 거래현실을 반영하여 전자적 방법의 표시행위를 2조2항2호로 규정하였다. 따라서 도메인 이름의 사용이 상표적 사용이 되기 위해서는 2조2항2호의 형식적 사용에 해당하는 동시에 상품에 대한 출처표시기능을 수행해야 한다.

 

1. 상표적 사용 판단기준(판례)

 

[태웹전통출]

도메인 이름의 사용이 상표적 사용에 해당하기 위해서는 도메인 이름의 사용태양 및 도메인 이름으로 연결되는 웹사이트 화면표시내용 등을 전체적으로 고려하여 볼 때 거래통념상 상품의 출처표시로 기능해야 한다.

<오픈마켓 운영자의 법적책임>

 

1. 의의 및 문제점

 

오픈마켓이란 판매자와 수요자의 거래를 중개하고 수수료를 받는 형태의 온라인 쇼핑몰을 말하는데, 오픈마켓에서 상표권 침해행위가 있는 경우 그 운영자에게도 책임을 물을 수 있는지 문제된다.

 

1. 상표법 침해 성립여부(판례)

 

오픈마켓에서 상표권 침해품의 거래가 이뤄져도 그러한 사정만으로 곧바로 운영자에게 상표권 침해 게시물에 대한 불법행위책임을 지울 수 없다.

 

1. 민법상 공동불법행위 성립여부

 

1. 성립요건(판례)

 

[불인외관]

1)오픈마켓 운영자가 제공하는 인터넷 게시공간에 게시된 상표권 침해 게시물의 불법성이 명백하고, 2)그 게시물이 게시된 사정을 구체적으로 인식하였거나 그 게시물의 존재를 인식할 수 있었음이 외관상 명백히 드러나며, 3)기술적,경제적으로 그 게시물에 대한 관리,통제가 가능함에도 적절한 조치를 취하지 않은 경우에는 부작위에 의한 방조자로서 공동불법행위책임이 성립한다.

 

1. 적절한 조치의 범위(판례)

 

1)침해 게시물을 삭제하고 향후 같은 인터넷 게시공간에 해당 상품을 판매할 수 없도록 하는 조치는 포함되나, 2)타인의 상표권을 침해하는 것으로 의심되는 게시물을 게시한 판매자의 신원정보 및 판매정보를 오픈마켓 운영자가 임의로 상표권자에게 제공하는 조치는 포함되지 않는다.

<타인의 저작권 침해>

 

1. 캐릭터 명칭 모방

 

1. 3조1항 적용가부(심사기준)

 

출원인이 유명캐릭터 명칭을 2개 이상의 비유사 상품을 지정하여 출원하는 경우에는 상표 선점이나 타인의 상표등록을 배제할 목적으로 출원하는 것으로서 이에 해당하는 것으로 본다.

 

1. 34조1항4호 적용가부

 

1. 판례의 태도

 

[명제자보자]

캐릭터 명칭 또는 저작물의 제호 자체는 저작권법상 보호대상이 아니므로 누구나 자유사용이 가능하여 저작권 침해가 아니므로 4호를 적용하지 않는다.

 

1. 검토

 

캐릭터 명칭이나 저작물의 제호를 모방한 경우 해당 저작물의 저명성을 떠나 타인의 저작권을 침해하는 상표가 아니고 해당 저작물의 재산적 가치를 직접적으로 침해하는 것도 아니므로 판례 타당하다.

 

1. 34조1항9호,11호,13호 적용가부

 

1. 판례의 태도

 

[자명곧상식]

캐릭터 자체 또는 명칭이 널리 알려져 있다고 하더라도 그러한 사정만으로 곧바로 상표로 널리 인식되었다고 볼 수 없으며, 상품화사업 등을 통해 상품의 식별표지로 인식되어야 한다.

 

1. 심사기준

 

1)캐릭터 등이 상품화 사업을 통해 식별표지로 널리 인식된 경우에 9호 적용하고 2) 저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭 등과 동일,유사한 상표를 출원한 경우에는 13호 적용시 상품간 견련관계를 넓게 보고 부정한 목적 유무를 판단한다.

 

1. 34조1항12호 적용가부(심사기준)

 

저명한 캐릭터나 캐릭터 명칭 등과 동일,유사한 상표를 출원하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우 12호 적용한다.

 

1. 캐릭터 자체 모방

 

1. 34조1항4호 적용가부

 

1. 심사기준

 

1)종래 타인의 저명한 저작권을 침해하는 상표는 본호에 해당한다는 규정이 있었으나, 2)최근에는 저명한 인물의 캐리커쳐 등을 무단으로 사용하여 출원한 경우에만 본호를 적용한다.

 

1. 판례의 태도

 

[법심92자]

상표법에 이를 금지하는 규정이 없고, 심사단계에서 저작권 대상여부 판단이 어려우며, 92조에서 저촉문제를 규정하고 있으므로 타인의 저작권의 목적인 도형 등을 상표로서 등록하는 것 자체를 본 호에 해당한다고 볼 수 없다.

 

1. 34조1항9호,11호,13호 적용가부

 

1. 34조1항12호 적용가부(심사기준)

 

1. 등록후 법적지위 {상표 등록된 경우 이 논점 생각하기}

 

1. 적극적 효력(92조1항)

 

1. 소극적 효력

 

1. 판례의 태도

 

92조1항이 등록상표의 사용이 제한된다는 것이지, 제3자의 무단사용의 금지를 구할 수 없다는 의미는 아니다.

 

1. 89조

 

1. 저작권자가 취할 수 있는 조치

 

1. 92조2항

2. 119조1항6호

<부정경쟁방지법>

 

1. 부정경쟁방지법15조

 

[15권저범]

1. 상표법에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있으면 상표법에 따른다.

2. 판례는 부정경쟁방지법15조는 상표법에 다른 규정이 있는 경우 상표법에 의하도록 한 것에 불과하고, 상표법에 따라 보호되는 권리라도 상표법과 저촉되지 않는 범위 안에서 부정경쟁방지법을 적용할 수 있다고 한다.

 

1. 부정경쟁행위(2조1호 각목)

{사안에 따라 해당 행위를 기재하고 사안포섭하기}

<소멸시효 항변>

 

1. 이전등록청구권자의 사용으로 소멸시효 기간 진행 중단여부

 

1. 판례의 태도

 

[양적의실소]

상표권의 양도는 이전등록으로 족한 점, 이전등록 외에 적극적으로 하여야 할 주된 급부의무를 상정하기 어려운 점을 고려하면, 상표권 이전등록청구권을 가지는 사람이 그 상표를 실제 사용하고 있다는 것만으로 이전등록청구권의 소멸시효가 진행되지 아니한다고 할 수는 없다.

 

1. 검토

 

오늘날 상표권 양도거래의 실제태양에 비추어보면, 이전등록청구권자의 사용으로 소멸시효 중단된다고 볼 수 없다는 판례 타당하다.

 

1. 이전등록청구권자의 사용으로 주지상표가 된 경우(판례)

 

[상품사주/의주제내질]

상표를 지정상품에 사용하여 주지상표가 되는 등으로 별도의 법적 보호를 받을 수 있다고 하더라도, 이전등록의무자의 시효소멸 주장이 일정한 범위에서 제한되어야 하는지는 법적 보호의 내용이나 성질 등에 의하여 정해질 문제로서, 소멸시효 진행의 중단여부와 직접적인 연관이 없다.

<일사부재리>

 

1. 의의 및 취지(150조)

 

[확누동/경단모]

심판의 본안심결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 심판청구할 수 없다. 심판경제 도모, 불필요한 단순법노동 방지, 심결 모순저촉을 방지하여 법적안정성을 도모하기 위함이다.

 

1. 요건

{동일사실 논점-119조1항3호/ 동일심판 논점-권범심}

[대당사증심]

 

1. 판단시점

 

1. 종래 판례의 태도

 

일사부재리 원칙에 해당하는지는 심결시를 기준으로 판단해야 한다.

 

1. 최근 판례의 태도

 

[후사증확/일부없/후보시동]

1)심판 청구 후 동일사실 및 동일증거에 의한 다른심판의 심결이 확정등록된 경우, 일사부재리원칙에 반하여 부적법하게 되는 것은 아니다. 2)심판청구 후 심결시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결시를 기준으로 심판청구가 선행확정심결과 동일사실 및 증거에 의한 것인지 판단해야 한다.

 

1. 검토

 

제3자의 권리제한을 최소화하기 위하여 일사부재리 판단시점을 심판청구시로 보는 판례 타당하며, 심판은 청구이유의 보정이 허용되므로(125조2항) 심결시까지 보정된 사실과 증거를 고려하여 동일사실 및 증거에 의한 것인지 판단한다는 판례 타당하다.

 

1. 위반시 취급(128조)

 

일사부재리 위반하는 심판청구는 부적법한 심판청구로서 심결각하 대상이 된다.

<지정상품 적정화>

[등지취제]

1. 등록가능성

 

지정상품이 많을수록 선출원,선등록,선사용상표로부터 저촉될 가능성이 높아지므로 출원상표의 등록가능성이 낮아진다.

 

1. 심사기간의 지연

 

지정상품이 많을수록 선출원,선등록,선사용 상표의 검색 및 판단에 많은 시간과 노력이 소모되어 심사기간이 지연될 수 있다.

 

1. 상표등록 취소가능성(119조1항3호)

 

등록상표를 국내에서 3년간 정당한 이유 없이 지정상품에 사용하지 않을 경우 불사용취소심판 대상이 될 수 있으므로, 지정상품이 많을수록 등록상표가 불사용으로 취소될 가능성이 증가한다.

 

1. 타인의 상표선택기회 제한

 

실제 사용하지 않을 상품을 지정하여 등록받은 경우, 사용하지 않는 상표 때문에 타인의 상표선택기회를 제한하여 그와 동일, 유사한 상표를 사용하고자 하는 자가 등록 받을 수 없게 된다.