특허법

특허법

 

by NOredstone

 

<개정법>

 

1. 미생물발명 - 15년 개정 심사기준 / 취지 기재 및 수탁증 제출이 절차적사항
2. 컴퓨터프로그램발명 - 20.3.11 시행 개정법 / 2조3호나목, 94조2항
3. 선출원주의 - 17.3.1 시행 심사기준 / 동일출원인의 경합출원시
4. 공동출원 - 13.3.22 시행 개정법 / 종래44조적용대상 명확히
5. 청구범위제출유예제도 - 07년, 15년 개정법, 20.3.30 시행 심시기준
6. 외국어특허출원제도 - 15.1.1 시행 개정법
7. 기능식,pbp청구항 - 07년 개정법 / 42조6항
8. 공지예외주장 - 15.7.29 시행 개정법 / 30조3항 보완수수료
9. 특허권이전등록청구 - 17.3.1 시행 개정법 / 99조의2
10. 보정제도 - 13.7.1 시행 개정법 / 47조4항 복수 보정서 제출시 취급
11. 직권보정 - 09.7.1 이후 특허결정부터 / 17.3.1 시행 개정법 직권보정 범위확대
12. 직권재심사 - 17.3.1 이후 특허결정부터
13. 특허료 납부 및 보전 - 14.6.11 이후 권리회복신청부터 81조의3
14. 손해액 의제 - 19년 개정법 통상적으로 -> 합리적으로
15. 징벌적손해배상제도 - 19.7.9 시행 개정법 도입
16. 자료제출명령제도 - 16년 시행 개정법 대상 및 범위
17. 거절결정불복심판 청구인의 기재 보정 - 09년, 15년 개정법 / 140조의2
18. 권리범위확인심판 확인대상발명 보정 - 07년 개정법 / 140조2항3호
19. 소송절차 정지신청 - 17년 개정법 / 직권에서 신청도 포함
20. PCT 국어번역문제출의무 - 15년 시행 개정법 / 201조1항단서

 

<재외자/송달>

 

1. 특허관리인 선임하지 않고 재외자의 절차진행

 

(1)  재외자의 절차능력 및 특허관리인(5조1항)

 

1)재외자가 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 특허관리인에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다. 2)특허관리인이란 재외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소를 가지는 자를 말한다.

 

(2)  특허관리인 선임 위반시 취급(시행규칙11조1항6호)

 

재외자가 5조1항에 규정된 특허관리인에 의하지 않고 특허에 관한 출원서류를 제출한 경우 기간을 정하여 소명기회를 부여한 후 관련서류를 반려한다.

 

(3)  특허에 관한 절차가 진행된 경우 절차상 하자주장 가부(판례)

 

재외자가 특허관리인에 의하지 않고 제출한 서류는 반려할 수 있다고 하나, 특허관리인제도는 원활한 절차를 수행하기 위함에 의의가 있는 점에 비추어 볼때, 특허관리인에 의하지 않고 제출된 서류를 반려하지 않고 이를 수리하여 특허에 관한 절차를 진행한 이후라면 특허청장은 제출된 서류의 절차상 하자를 주장할 수 없다.

 

(4)  검토

 

1)특허관리인제도는 원활한 절차를 수행하기 위함이며 2)재외자가 특허관리인에 의하지 않고 절차를 진행한 경우를 거절이유 또는 무효사유로 삼고 있지 않는바 판례 타당하다.

 

1. 복수당사자

 

(1)  절차(11조)

 

2인이상이 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 원칙적으로 각자가 모두를 대표하나, 대표자를 선정하여 신고한 경우에는 대표자가 전원을 대표한다.

 

(2)  대표자(판례)

 

공동출원인 중 가장 위쪽에 기재되었다는 사유만으로 복수당사자 사이에 자동으로 대표가 된다고 볼 수 없다.

 

(3)  송달(판례)

 

[2절대모동]

2인이상이 특허에 관한 절차를 밟는 경우 대표자를 선정하지 아니한 이상, 거절결정등본의 송달도 복수의 출원인 중 1인에 대하여만 하면 모두에 대하여 동일한 효과가 발생한다.

 

1. 포괄적 대리권 받은 대리인에게 송달의 효력 발생 여부

 

[출포지누최]

출원인으로부터 출원 및 등록에 관한 모든 절차에 대하여 포괄적 대리권을 받은 대리인은 출원인을 위해 출원 절차와 관련된 서류를 송달받을 지위에 있으므로, 거절결정등본 송달의 효력은 출원인과 대리인 중 누구에게라도 최초로 송달되었을 때 발생한다.

 

1. 거절결정등본의 온라인송달

 

(1)  거절결정불복심판 시기적 요건(132조의17)

 

(2)  판례의 태도

 

[포온적도출]

거절결정등본이 출원발명의 출원 및 등록에 관한 모든 절차와 심판에 관한 모든 절차에 대하여 포괄적 대리권을 받은 변리사에게 온라인으로 적법하게 송달되었음을 알 수 있으므로, 적법하게 송달되었다고 봄이 타당하기에, 거절결정불복심판 청구기간을 도과하여 청구한 출원인의 심판청구는 부적법하다.

 

(3)  검토

 

1)특허출원 및 등록에 관한 모든 절차와 심판에 관한 모든 절차에 대하여 포괄적대리권을 수여한 점 2)28조의5 2항에 의하면 출원인이 전자문서 이용신고를 하지 않았더라도 전자문서 이용신고를 한 대리인이 정보통신망을 이용하여 거절결정등본 송달받은 것만으로도 송달의 효력이 발생하는 점을 고려할때 판례 타당하다.

 

      3.   절차의 추후보완가부

{갑의 주장의 선해-판례는 출원인이 해외 출장을 이유로 거절결정등본 전달받지 못하였다는 주장을 17조 추후보완 사유 취지로 선해한 바 있다}

 

(1)  추후보완절차 의의 및 취지(17조)

 

출원인 권리보호 취지로서, 출원인이 책임질 수 없는 사유로 거절결정불복심판 또는 재심 청구기간을 지키지 못한 경우에는 추후보완할 수 있다.

 

(2)  적용요건

 

1)거절결정불복심판 또는 재심 청구기간에 대해서 2)특허에 관한 절차를 밟는 자의 책임질 수 없는 사유일 것 3)그 사유가 소멸한 날부터 2월 또는 그 기간의 만료일부터 1년 내 일것을 요건으로 한다.

 

(3)  책임질 수 없는 사유 의미(대리인의 사유 포함여부)

 

[절일주기대]

책임질수 없는 사유란 특허에 관한 절차를 밟는 자가 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 그 기간을 준수할 수 없었던 사유를 가리키며, 특허에 관한 절차를 밟는 자에는 본인 뿐만 아니라 대리인도 포함된다.

 

(4)  변리사가 원고에게 고지하지 않은 경우

 

[적아고몰사]

거절결정등본이 대리인인 변리사에게 적법하게 송달되었음에도, 변리사가 당시 국외에 있던 원고에게 아무런 고지를 하지 아니하여 원고가 거절결정사실을 몰랐다는 사정만으로는 기간 내 심판청구하지 못한 것에 대한 17조 책임질 수 없는 사유가 있다고 볼 수 없다.

 

 

 

<발명의 성립성>

 

1. 의의(2조1호)

 

[자기창고]

특허법상 발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.

 

1. 흠결시 취급

 

1)2조1호는 62조 제한 열거된 거절이유가 아닌바 2)심사실무는 29조1항본문 위반을 근거로 거절하며 3)판례 또한 정의규정을 훈시규정으로 볼 근거가 없다고 한다. 4)미완성발명을 완성발명으로 보정하는 것은 신규사항추가(47조2항)에 해당하여 부적법한 보정이 된다.

 

 

 

<완성발명과 미완성발명>

{언제나 발명의 성립성, 흠결시 취급 쓸 생각하기}

{미완성발명 인용기술 지위 인정여부 물어도 의의,판단기준 써주기}

{비발명과의 차이 - 미완성발명은 재출원을 통한 보호여지가 있음}

1. 미완성발명 의의

 

미완성발명이란 발명이 특허보호의 대상이 될만한 정도에 이르지 못하였다고 평가되는 경우를 말한다.

 

1. 판단기준(판례)

 

[통기반목/기예구객] [발과구결/제과불]

1)    통상의 기술자가 반복실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 한다.

2)    미완성발명이란 발명의 과제해결을 위한 구체적 수단이 결여되어 있거나, 제시된 수단에 의해서는 과제해결이 명백하게 불가능한 것을 말한다.

 

1. 미완성발명 판단방법(판례) {이제는 꼭 쓰기}

 

[청시구목효/전고설구실]

발명이 완성되었는지 여부는 청구범위를 기준으로 출원 당시 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 구성, 목적, 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 반드시 발명의 설명 중에 구체적 실시례에 한정되어 인정되는 것은 아니다.

 

1. 명세서에 기재된 실시례 문제 {2조, 판단기준 판례, 판단방법쓰고 이거쓰기}

 

(1)  특허법원 판례의 태도

 

[명실전목효]

특허발명의 명세서에 기재된 실시례 전부가 목적하는 기술적 효과를 발휘하지 못한다는 이유로 미완성발명으로 보았다.

 

(2)  대법원 판례의 태도

 

[명실전목효/통설도변]

특허발명의 명세서에 기재된 실시례 전부가 목적하는 기술적 효과를 발휘하지 못하더라도, 통상의 기술자가 발명의 설명과 도면을 통해 목적하는 효과 달성이 가능하도록 특허발명을 적절하게 변경할 수 있다면, 완성된 발명으로 볼 수 있다.

 

(3)  검토

 

1)발명의 실시례는 발명의 설명에 명시적으로 기재된 것 이외에도 다양하게 존재할 수 있으며 2)발명의 실시례 중 어느 하나라도 효과가 확인되는 경우 그 기술적 사상이 공중에 기여된 것으로 볼 수 있는 점 등을 고려할 때, 대법원 판례 타당하다.

 

1. 미완성발명 유형(판례)

 

[복필해인/실효결사/의용안위]

1)발명이 복수의 구성요건을 필요로 하나 어느 구성요건을 결여한 경우 2)해결하고자 하는 문제에 대한 인식은 있으나 그 해결수단을 제시하지 못한 경우 3)해결과제, 해결수단이 제시되어 있어도 그 수단으로 실행하였을 때 효과가 없는 경우 4)발명의 기술적 사상 실시의 결과가 사회적으로 용납되지 않는 위험한 상태로 방치되는 경우 5)의약용도발명에 있어서 용도를 밝히지 못한 경우 6)안정성이 필수인 발명에서 위험방지방법이 제시되지 않은 경우 

 

1. 미완성발명 법적취급 {법적지위 물어봐도 전부 다 쓰기}

{법적 지위를 물었으면 일단 공지되었는지 쓰기. 거절결정확정 전 출원->선확지위. 거절결정확정 후 출원->공지기술지위가 문제된다}

 

[성명공보확착/우분무]

(1)  성립성 부정

 

미완성발명의 경우 29조1항본문 위반의 거절이유를 갖는다.

 

(2)  명세서 기재불비 가부

 

미완성발명의 경우, 통상의 기술자가 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있도록 명세서에 기재되지 못한 경우에는 명세서 기재불비에 해당될 수도 있다.

 

(3)  공지기술의 지위

 

1)    판례의 태도

 

[미자통경극기파]

미완성발명 또는 자료부족으로 표현이 불충분한 것이라도 통상의 기술자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 신규성 또는 진보성 판단의 인용참증이 될 수 있다.

 

2)    검토

 

1)기술적 구성이 명확하게 표현된 경우로 한정한다면 대비가능한 선행기술의 범위가 제한적으로 되어 29조1항 취지를 달성하기 어려운 점 2)미완성발명은 과제해결을 위한 구체적 수단이 결여되어 있거나 과제해결이 불가능한 것을 말하는 것뿐이고 통상의 기술자는 이를 기반으로 구체적 수단을 제시할 수 있다고 보아야 하므로 판례 타당하다.

 

(4)  보정에 의한 하자 치유 불가

 

미완성발명을 완성발명으로 하는 보정은 신규사항추가(47조2항)에 해당하여 부적법한 보정이 된다. 따라서 출원인은 당해 출원을 취하 후 발명을 보완하여 재출원하는 조치를 취해야 할 것이다.

 

(5)  선출원 및 확대된 선출원의 지위(판례)

 

1)    판례는 미완성발명의 경우 선출원의 지위를 부정한다.

2)    판례는 확대된 선출원의 지위를 가지려면 통상의 기술자가 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도로 기재된 완성된 발명이어야 한다고 하여 미완성발명의 확대된 선출원의 지위를 부정한다.

 

(6)  착오 등록시 권리범위 불인정(판례)

 

[시당반불미]

특허발명이 출원 당시 기술수준으로 보아 당업자가 반복실시 불가능한 미완성발명인 경우 권리범위를 인정할 수 없는 것이므로, 확인대상발명과 대비할 필요도 없이 권리범위에 속하지 않는다.

 

1. 증명책임 {판례 쓰고 일반론쓰기-의의,분배기준}

 

판례는 완성된 발명이라는 사실은 특허권자가 입증책임을 부담한다고 한다.

 

1. 미완성발명과 명세서 기재불비 관계

 

(1)  의의

 

1)미완성발명이란 발명의 과제해결을 위한 구체적인 수단이 결여되어 있거나, 제시된 수단으로 과제해결이 명백히 불가능한 것을 말한다. 2)명세서 기재불비는 발명은 성립하나 그 내용에 대한 공개가 실시가능할 정도에 이르지 않은 것을 말한다.

 

(2)  구별의 어려움

 

양자는 특허법상 법조문을 명백히 달리하고 있지만 발명의 완성 여부가 명세서에 의해서만 판단되어 현실적으로 구분이 명확하지 않다.

 

(3)  구별실익(판례)

 

미완성발명은 1)상이한 거절이유를 갖는 점 2)보정에 의해서 하자를 치유할 수 없다는 점 3)선출원 및 확대된 선출원의 지위를 갖지 않는다는 점 4)착오등록 후 무효심결 확정 전 권리범위가 인정되지 않는다는 점에서 명세서 기재불비와 법률적 효과에 차이가 있다.

 

(4)  판례의 태도

 

[근효거선혼]

미완성발명과 명세서 기재불비는 법적근거가 상이한 거절사유일 뿐 아니라 법률적 효과가 상이하므로, 양자의 거절사유를 선택적으로 혼용할 수 없다.

 

(5)  검토

 

미완성발명의 경우 명세서 기재불비와 구별하는 것이 쉬운 일은 아니나, 보정에 의한 하자치유에 따른 등록가능성 등을 고려할 때, 양자를 구분하여 통지하는 것이 필요하다고 보아 판례 타당하다.

 

1. 미완성발명의 확대된 선출원 지위

{확선 의,취 쓰고 판례 위에 있는거 쓰고 검토로 이거 쓰기}

 

1)확대된 선출원주의는 선출원주의 보완하고 발명의 설명부분 공유하려는 취지이므로, 미완성발명이라면 애초에 공중이 이용 가능한 대상이라고 볼 수 없는 점 2)발명을 완성된 발명으로 보아야 후출원 등록거절의 정당성이 보장되는 점에서, 확대된 선출원 지위를 갖지 않는다고 보는 판례 타당하다.

 

 

 

<미생물 발명>

{미생물 여러개 나오면 나누어서 기탁요부 명세서 기재 방법 쓰기}

1. 의의

 

미생물이란 육안으로 식별 곤란한 크기의 생물을 말하며, 미생물 발명이란 미생물 그 자체 또는 미생물을 생산하는 발명, 실시에 미생물이 이용되는 발명 등을 의미한다.

 

1. 미생물 발명의 기탁

 

(1)  시행령2조1항본문

 

통상의 기술자가 그 미생물을 용이하게 입수할 수 없는 경우에는 출원시까지 특허청장이 정하는 기탁기관이나 부다페스트 조약에 의한 국제기탁기관에 미생물을 기탁하여야 한다.

 

(2)  시행령2조1항단서

 

해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 기탁하지 아니할 수 있다.

 

(3)  판례의 태도

 

[출공용/최과통재]

출발미생물이 공지균주 또는 용이입수 가능하고, 중간 또는 최종생성물의 제조과정이 통상의 기술자에게 용이재현 가능하도록 기재되어 있다면 중간 또는 최종생성물을 기탁하지 않을 수 있다.

 

(4)  미완성발명인지 여부(판례) {특허받을수있는지여부 판단에 사용}

 

[전기통용증]

미생물발명과 관련하여 출원 전 기탁기관에 미생물을 기탁하지도 아니하였고, 통상의 기술자가 미생물을 용이하게 얻을 수 있다고 인정할만한 증거가 없는바, 당해 발명은 통상의 기술자가 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 완성된 발명으로 보기 어렵다

 

(5)  용이입수여부 판단시점(판례)

 

[국통시공]

1)미생물의 용이입수와 관련해서는 국제주의를 취하며 2)통상의 기술자가 명세서 제출당시인 출원시를 기준으로 하는 것이고, 명세서 공개 당시를 기준으로 판단하는 것은 아니다.

 

1. 기탁제도의 취지(판례)

 

[극존현존]

기탁제도는 1)극미의 세계에 존재하는 미생물의 현실적 존재를 확인하여 발명의 완성을 담보해 발명의 성립성을 판단하고 2)그 미생물을 재차 입수하여 산업상 이용가능성을 확보하기 위한 것이다.

 

1. 미생물 발명의 명세서 기재(시행령3조)

 

1)시행령2조1항본문에 따라 미생물을 기탁한 경우에는 기탁기관으로부터 받은 수탁번호를 기재하여야 하고 2)시행령2조1항단서에 따라 기탁하지 않은 경우에는 미생물의 입수방법을 기재하여야 한다.

 

1. 수탁증 사본 제출하지 않은 경우

 

(1)  종래 판례의 태도

 

미생물을 기탁한 경우라도 당해 기탁기관에 미생물을 기탁하였다는 서면을 첨부해야 하고, 그렇지 아니한 경우에는 미완성발명으로 본다.

 

(2)  15년 개정 심사기준의 태도 {출원일이 15.1.1 이후인 경우}

 

1)    방식심사 {46조,16조}

 

1)출원서에 취지기재 또는 수탁증 사본제출 중 어느하나 흠결한 경우 2)출원서에 취지기재 및 수탁증 사본제출하였으나 출원 전 기탁되지 않은 경우 3)출원서와 수탁증에 수탁번호를 잘못 기재한 경우에는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 것으로 보아 심사관은 특허청장의 명의로 46조에 따라 보정을 명하고, 지정기간 내에 보정하지 못한 경우에는 기탁절차를 무효(16조)로 할 수 있다.

 

2)    실체심사 {47조 적용}

 

1)방식심사가 적법한 경우 심사관에게 이관하여 실체심사를 진행한다. 2)명세서에 수탁번호는 기재되어 있으나 출원서에 취지기재 및 수탁증 사본제출되지 않은 경우에는 보정명령한 후 지정기간 내에 보정하지 못한 경우 기탁절차를 무효로 할 수 있다. 3)기탁절차에 흠이 있어 그 절차가 무효처분된 경우에 심사관은 해당 미생물 발명에 대하여 42조3항1호를 적용할 수 있다.

 

(3)  검토

 

15년 개정 심사기준은 미생물 발명 취지기재 및 수탁증 제출이 절차적 사항임을 명확히 하였는바, 출원인 보호 및 절차의 명확성 측면에서 타당한 개정이다.

 

 

 

<직무발명>

 

1. 의의 및 취지

 

종업원과 사용자의 권리관계를 조정하여 산업발전에 이바지하기 위한 제도이다.

 

1. 성립요건(발명진흥법2조2호)

 

1)종업원 등이 직무에 관하여 발명할 것 2)성질상 사용자 등의 업무범위에 속할 것 3)발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것을 요건으로 한다.

 

1. 판단시점(판례)

 

[시퇴중나/통취시등]

1)    발명 완성 당시를 기준으로 직무발명 해당여부를 판단해야 하며, 출원이 발명자의 퇴직 후에 이루어졌더라도 이미 재직 중 완성된 발명을 나중에 출원한 것이라면 직무발명에 해당한다.

2)    직무발명에 관한 통상실시권을 취득하는 사용자는 종업원이 발명을 완성할 당시의 사용자이고, 특허권의 등록이 그 이후에 이루어졌다 하여도 등록 당시의 사용자가 통상실시권을 취득하는 것은 아니다.

 

1. 보상금청구권(발명진흥법15조)

 

1)종업원은 직무발명에 대하여 특허 받을 수 있는 권리 등을 근무규정에 따라 사용자에게 승계한 경우 정당한 보상받을 권리 가지며, 2)사용자는 예약승계 시 사용자 등이 얻을 이익을 고려하여 종업원하게 정당한 보상하여야 한다.

 

1. 보상금지급의무(판례)

 

[시공자/경용]

1)사용자가 승계한 직무발명이 사용자의 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고, 2)경쟁관계에 있는 제3자도 그와같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 경우 사용자는 종업원에게 보상금을 지급할 의무가 없다.

 

1. 사용자 등이 얻을 이익

 

(1)  학설의 대립

 

1)영업이익설은 발명에 의해 직접적으로 얻게 될 이익으로 보는 견해 2)실시료설은 독점적 실시지위를 취득함으로서 얻게 되는 이익으로 보는 견해

 

(2)  판례의 태도

 

[승무통독/특다경증/무경현만]

1)    사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 무상의 통상실시권을 갖는바, 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점,배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻게 될 이익을 의미한다.

2)    사용자가 특허발명과 다른발명을 실시한 경우에도 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

3)    직무발명에 무효사유가 있고 경쟁관계에 있는 제3자도 그러한 사정을 알 수 있어서 사용자가 현실적으로 특허권으로 인한 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우가 아닌 한, 단지 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 독점,배타적 이익을 일률적으로 부정하여 보상금의 지급을 면할 수는 없고, 무효사유는 특허권으로 인한 독점,배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐이다.

 

(3)  검토

 

1)승계 또는 전용실시권 설정이 이루어진 경우에 보상의무가 있다는 점에서 실시료설 및 판례 타당하다. 2)무효사유 있는 특허권의 경우, 그 이익의 정도를 산정할 때 참작요소로 고려하는 판례 타당하다.

 

1. 이중양도 문제

 

(1)  문제점

 

예약승계규정에 위반하여 제3자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하고, 양도받은 제3자가 특허출원한 경우 취급이 문제된다.

 

(2)  이중양도 자체 허용여부

 

1)명문 규정상 발명자인 종업원 등이 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 가지므로(33조1항), 종업원 등은 제3자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 유효하게 양도할 수 있다. 2)특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 승계가 있는 경우, 출원하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없는바(38조1항) 종업원 등으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받아 먼저 특허출원한 제3자는 사용자에게 대항할 수 있다.

 

(3)  반사회적 법률행위에 따른 이중양도(판례)

 

[21알적반]

제2양수인이 특허를 받을 수 있는 권리가 이미 제1양수인에게 양도된 사실을 잘 알면서도 양도인과 이중계약을 체결하여 이중양도행위에 적극적으로 가담하였다면 이중계약에 기한 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효이다.

 

(4)  검토

 

정당하게 승계 받아야 할 사용자 등을 보호하고 거래안전을 고려할때 반사회적 법률행위로서 무효라고 봄이 타당하다. 따라서 계약은 무효이므로 제3자의 양수도 무효가 되는바 무권리자 출원에 해당한다.

 

(5)  종업원이 손해배상책임 있는지 여부(판례)

 

[종완3등손]

종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 되어 손해배상책임을 물을 수 있다.

 

(6)  부적법한 제3자의 특허출원에 대한 사용자의 조치

 

[종후3적사]

종업원이 직무발명 후 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중매매하였고 제3자가 적극적으로 개입한 경우, 사용자는 승계의사를 알림으로써 종업원에 대하여 특허권이전등록청구권을 가진다.

 

 

 

<물건발명과 방법발명>

 

1. 의의

 

[기창물구] [발목기시]

1)    물건발명이란 기술적 사상의 창작이 물건에 구체화된 발명을 말한다.

2)    방법발명이란 발명의 목적달성을 위한 기술적 구성이 시계열적으로 구체화된 발명을 말한다.

 

1. 구별기준

 

[명청표구실]

1)    판례는 물건발명과 방법발명은 발명의 명칭이나 청구범위 표현에 따라 구별되는 것이 아니라 발명의 실체에 의하여 정해진다고 본다.

2)    물건발명과 방법발명은 경시성에 의해 구별되며, 방법발명 중 단순방법발명과 제법발명은 제품의 생산여부에 의해 결정될 수 있다.

 

1. 시계열적 순서가 발명의 구성요소에 포함되는지(판례)

{판단의 전제 - 방법발명 해당여부 적기}

 

[방목연배시]

방법발명이라 함은 특정한 목적을 달성하기 위한 시간상의 일련의 연속적인 단계로 이루어진 발명으로서, 방법발명에서는 개별구성요소의 배치순서가 작용효과 등에 중대한 차이를 가져올 수 있으므로, 개별구성요소의 시계열적 배치순서 역시 발명의 중요한 요소로 보아야 한다.

 

1. 방법발명 진보성 판단방법(판례)

 

[방시단차/변부생/현통예]

양 방법발명을 이루고 있는 시계열적 단계들에서의 차이가 단순히 순서의 변경, 새로운 단계의 부가, 기존 단계의 생략 등에 불과하지 않고 그로인한 효과에 현저한 차이가 있어 통상의 지식을 가진 자가 충분히 예측할 수 없다면 진보성이 인정됨이 타당하다.

 

 

 

<BM발명>

 

1. 의의 및 취급

 

[컴네통/사시결]

컴퓨터 및 네트워크 등 통신기술과 사업아이디어가 시계열적으로 결합된 영업방법 발명으로서, 자연법칙을 100% 이용하지않아 발명의 성립성이 문제되지만 최근 인터넷 기술발달 및 국제적 추세를 반영하여 특허법상 발명으로서 인정한다.

 

1. 성립성 {사안포섭에서 “서버” 나 “단말기” 등 하드웨어를 이용하여 구체적실현 적기}

 

(1)  발명의 성립성 의의 및 흠결시 취급

 

(2)  심사기준

 

[단아/영각컴수인기구/컴구구한]

1)단순한 아이디어 자체는 성립성이 인정되지 않으나 2)영업발명의 각 단계가 컴퓨터상에서 수행될 수 있도록 인터넷,통신,컴퓨터기술 등 구체적 기술로 제시되고 3)컴퓨터상에서 구현되는 구성으로 한정하고 있는 경우 인정된다.

 

(3)  판례의 태도

 

[인정자/소정하구] [구소단/협정구]

1)    인위적 결정 또는 정신적 판단에 불과한 경우 자연법칙을 이용한 것이 아니며, 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되어야 한다.

2)    구체적으로 실현된다는 것은 소프트웨어가 단순히 읽혀지는 것에 그치지 않고 소프트웨어가 하드웨어와 상호협동수단에 의해 특유의 정보처리장치 또는 그 동작방법이 구축되는 것을 말한다.

 

(4)  인간의 행위가 포함된 경우(판례)

 

[로클구연단]

1)off-line행위가 포함된 경우 성립성이 부정되나 2)다만, 로그인하거나 클릭하는 단계 등 on-line상 구성요소를 연결하는 단순한 행위의 경우에는 성립성이 인정된다.

 

1. 진보성

 

(1)  엄격한 등록요건 판단(판례)

 

[과시엄]

영업방법에 관한 발명은 그 발명이 속한 서비스 분야에서 과도한 독점을 발생하게 할 가능성이 높고, 이러한 독점에 의한 시장균형의 훼손가능성이 있는 특수성이 있는바 신규성, 진보성 등이 인정되는지에 관하여 엄격하게 해석할 필요가 있다.

 

(2)  구체적 판단기준

 

[종영통기/새기/새영통기]

1)종래 영업방법을 통상의 자동화기술로 구현한 경우 진보성 없고 2)새로운 기술구현이 있으면 통상 진보성 인정되고 3)새로운 영업방법을 통상의 자동화기술로 구현한 경우에는 개별적으로 판단한다.

 

(3)  판례의 태도

 

[영구기/종영시주]

BM발명의 진보성 판단은 영업방법과 이를 구현하는 기술적 요소를 종합적으로 고려할 것인바, 종래 영업방법을 출원시 기술수준에 비추어 주지, 관용 내지 공지의 기술로 구현한 경우에는 진보성이 부정된다.

 

 

 

<컴퓨터 프로그램 발명>

{컴프발의 등록가능성 검토 문제나오면 청구범위 기재방법도 적어주기}

1. 의의 및 취지(저작권법 2조 16호)

 

[발컴일/실소하/논필]

1)발명의 구성요소에 컴퓨터가 관련되어 있는 일체의 발명으로서 그 실시를 위하여 소프트웨어,하드웨어에 의해 실현되는 논리단계들을 필요로 하는 발명을 말한다. 2)공개시 이용이 극히 용이하기에 이를 보호할 필요성이 있다.

 

1. 성립성

 

(1)  발명의 성립성 의의 및 흠결시 취급

 

(2)  문제점

 

[컴자명불자]

컴퓨터 프로그램 자체는 명령어에 불과한바, 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작에 해당하지 않은 것으로 판단되는바 성립성이 문제된다.

 

(3)  학설의 대립

 

[계일하구]

1)부정설은 프로그램은 계산방법에 불과하여 특허법상 발명이 아니라는 견해 2)긍정설은 프로그램은 컴퓨터에 입력시 컴퓨터의 일부분이 되는바 자연법칙을 이용한 것이라는 견해 3)절충설은 프로그램이 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현된다면 성립성 인정하는 견해

 

(4)  심사기준

 

[컴자/소정하구]

컴퓨터 프로그램 자체는 성립성을 부정하나, 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되는 경우 성립성 인정한다.

 

(5)  판례의 태도

 

[하유결물/하자]

컴퓨터 프로그램이 하드웨어와 유기적으로 결합하여 물리적 변환을 야기하는 등 하드웨어 자원을 이용하는 경우 자연법칙을 이용한 것으로 취급하여 성립성 인정한다.

 

(6)  검토

 

1)컴퓨터프로그램의 급격한 증가와 IT산업발전 측면을 고려하고 국제적 추세를 반영하기 위해 컴퓨터 프로그램 발명의 성립성 인정하는 것이 타당하다고 판단된다. 2)다만 발명의 특정에 따른 법적 안정성 측면에서 판례와 같이 컴퓨터 프로그램이 하드웨어 자원을 이용하는 것을 전제로 성립성 인정하여야 할 것이다.

 

1. 청구범위 기재방법

 

(1)  의의 및 취지(42조4항2호)

 

1)청구범위는 권리서 역할을 하는바 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야한다. 2)판례는 특허권의 보호범위를 명확히 하기 위함임을 취지로 본다.

 

(2)  문제점

 

컴퓨터 프로그램 발명의 경우, 발명의 종류가 물건발명인지 방법발명인지 불명확하므로 42조4항2호와 컴퓨터 프로그램 발명 보호요구가 충돌한다.

 

(3)  심사기준

 

[기시/프기기/매기컴어]

컴퓨터프로그램의 기능으로 특정되는 물건발명, 시계열적 단계로 특정되는 방법발명, 프로그램이 기록된 기록매체, 매체에 기록된 컴퓨터 프로그램 또는 어플리케이션으로 청구범위 기재가 가능하다.

 

(4)  검토

 

컴퓨터 프로그램이 특허법상 보호받을 수 없다는 오해를 해소하고 국제적 추세 부응하는 측면에서 심사기준 타당하다고 판단된다.

 

1. 소프트웨어의 온라인 전송과 침해

{이 논점일때, 목차는 1.갑 발명의 범주 2.실시행위 3.~ 로 쓰기}

 

(1)  프로그램을 매체에 저장하여 해당 매체를 판매하는 행위(판례)

{매저컴 해당 + 인터넷 판매시}

[기동매판실]

기록매체청구항으로 특허를 받은 경우로서, 동일 프로그램을 매체에 담아 판매하는 행위는 기록매체청구항인 발명의 실시행위에 해당될 수 있어 침해를 구성할 수 있다.

 

(2)  20.3.11. 이전 실시가 침해인지 여부(or물건발명 전송-물건발명 청구항 직접침해 여부)

 

1)    2조3호

 

2)    온라인 전송이 실시에 해당하는지 여부(판례)

 

[컴실온물]

컴퓨터 프로그램은 발명의 실시를 위한 수단의 일부이고, 온라인 전송한 것은 물건발명의 실시행위에 해당한다고 볼 수 없다.

 

3)    검토

 

2조3호는 제한열거적 규정이고, 프로그램만의 실시는 하드웨어 구성이 결여된바 구성요소완비원칙상 온라인 전송은 실시가 아니라고 보는 것이 타당하다.

 

(3)  물건발명 전송-물건발명 청구항 간접침해 여부

{간접침해 일반론 쓰기}

1)    판례의 태도

 

1)컴퓨터프로그램 그 자체의 물건성을 부정한 바 있으며, 2)컴퓨터프로그램이 매체에 저장된 경우 물건으로 볼 수 있다.

 

2)    비판 견해

 

민법98조는 일본민법과 달리 유체물 외에 관리가능한 자연력도 물건으로 보는바, 우리 법제상 별도의 특허법 개정없이도 컴퓨터 프로그램을 물건으로 볼 수 있다는 견해가 있다.

 

3)    검토

 

비판의 타당성은 별론, 127조는 제한 열거적 규정으로 확장해석은 제한됨이 바람직한바, 온라인 전송을 물건발명의 실시로 보기 어려운 점을 고려할 때 간접침해 성립은 부정된다고 봄이 타당하다.

 

(4)  20.3.11 시행 개정법의 태도 - 물건발명 업로드해도 방법사용 청약될수있다

 

1)    2조3호나목

 

방법의 발명인 경우에 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 특허를 받은 발명의 실시에 포함시켜 실시의 개념을 확대하였다.

 

2)    94조2항

 

특허를 받은 발명의 실시가 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우, 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 등을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미친다고 하여 주관적 인식요건을 규정하였다.

 

(5)  검토 {특허명세서 분석한 사정 -> 침해함을 알면서}

 

1)생각건대 구법에서 방법을 사용하는 행위만을 실시행위로 규정하고 있어 소프트웨어 등을 정보통신망을 통하여 전송하는 행위가 실시행위에 해당하는지 불분명하여 보호하기 어려운 측면이 있었는바, 개정법에서 방법의 사용을 청약하는 행위를 실시행위에 포함시키되 2)소프트웨어 산업의 위축을 방지하기 위해 악의의 청약행위에 효력을 미치게 함으로서 특허권자의 실효적 보호를 도모하는바, 개정법 타당하다고 판단된다.

 

(6)  고의(악의)인지 여부-경고장의 효과

 

우리나라 지식재산권법에서 경고장 발송행위에 대해 직접적인 규정이 존재하지 않으므로 적법한 경고장의 발송으로 인해서 특정한 법률효과가 직접적으로 발생하지는 않으나 경고장의 발송 이후의 침해행위에 대해서는 침해자의 고의를 추정하는 효과가 있다.

 

1. 특허법으로 보호하는 것이 타당한지 여부

 

(1)  컴퓨터 프로그램 발명 의의(저작권법2조16호)

 

(2)  헌법 22조 2항

 

발명가의 권리는 법률로 보호되어야 한다(헌법22조2항) 따라서 컴퓨터 프로그램이 발명으로 인정된다면 특허로 보호되어야 한다.

 

(3)  특허법상 보호의 필요성(컴프발취지)

 

(4)  특허법으로 보호시 장단점

 

[강포프/부중]

1)    장점

저작권에 비해 강력한 보호가 가능하고, 아이디어에 대한 포괄적인 권리획득을 통한 시장선점이 가능하며, 공개에 따라 프로그램 개발이 용이하다.

2)    단점

특성상 진보성 판단이 어려워 부실특허 가능성이 있다는 점, 중소기업에게 진입장벽으로 부담이 될 수 있다는 점이 있다.

 

(5)  결론

 

컴퓨터 프로그램 발명이 산업에 차지하는 비중은 앞으로도 계속 높아질 것으로 보이므로 저작권법 뿐만 아니라 특허법으로도 프로그램 발명을 보호하는 것이 바람직하다.

 

 

 

<선택발명>

{해당여부에서 상위개념이 무엇이고 하위개념이 무엇인지 포섭하기}

1. 의의 및 취지

 

[선상하/기활산]

선행발명을 상위개념으로 하여 그 하위개념의 관계에 있는 발명으로서, 기초발명의 활용을 촉진하여 산업발전에 이바지하기 위함이다.

 

1. 선택발명의 신규성과 진보성의 관계(기속력 관련논점) / 진보성 인정되는 경우 당연히 신규성 인정되는지 여부(신규성 판단방법에 쓰기)

 

(1)  일원설(심사실무)

 

[이동현]

선택발명이 선행발명에 비해 이질적이거나 동질의 현저한 효과를 가질 경우, 선택발명의 신규성 및 진보성을 동시에 인정한다는 견해로서 신규성판단과 진보성판단을 구별하지 않는다.

 

(2)  이원설(판례)

 

[인하구포/이동현]

1)신규성판단과 관련하여 선발명이 인식하지 못하는 하위구성요소를 포함하여야 하며, 2)진보성판단과 관련하여 선행발명에 비해 이질적이거나 동질의 현저한 효과를 가질 것을 요구한다는 견해로서 신규성과 진보성을 따로 판단한다.

 

(3)  검토

 

1)발명의 신규성과 진보성은 서로 별개의 특허요건으로서 개별적으로 판단되어야 하는바 판례의 이원설 타당하다. 2)따라서 신규성흠결과 진보성흠결은 별개의 특허요건이고 새로운 사실이므로 특허심판원을 기속하지 않는다.

 

1. 신규성(판례)

 

[인하구개/문통시상선존인]

1)선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 인용발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하며, 2)구체적 개시란 문언적 기재 외에도 통상의 기술자가 출원시 기술상식에 기초하여 선행문헌에서 그 존재를 충분히 인식할 수 있는 경우도 포함한다.

 

1. 진보성 {효과이야기 없거나 좋더라도 [여선모일충]써주기}

 

(1)  효과의 현저성 기준 {발설이랑 같이 논점나오면 [진효질구양정] 진보성에서 쓰지말기}

 

[하모질다양현/진효질구양정]

1)    선택발명의 진보성이 인정되기 위해서는 선택발명을 구성하는 하위개념 모두가 인용발명과 질적으로 다른 효과를 가지거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다.

2)    선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해 발명의 설명에는 선행발명에 비하여 효과가 있음을 명확히 기재해야하며, 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이를 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.

 

(2)  선택발명에 여러효과 있는 경우

{효과전부좋더라도 판례쓰고 나머지 효과 나쁘다는 사정없다는 식으로 사안포섭}

 

[여선모일충] [전나현/나비]

1)    선택발명에 여러효과가 있는 경우 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있다고 하기 위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일부라도 선행발명에 비하여 그러한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다.

2)    선택발명이 갖는 효과 전체를 종합적으로 고려해야하며, 현저성이 인정되는 효과 이외의 나머지 효과가 선행발명에 비해 현저히 나쁘다면 선택발명의 효과가 선행발명에 비하여 특별하거나 현저하다고 할 수 없다.

3)    나머지 효과도 선행발명과 비슷한 정도는 되어야 한다.

 

(3)  선행발명의 실시예가 여러개인 경우

 

[예여엄모우]

선행발명의 실시예가 여러개인 경우 선택발명의 진보성 인정을 위한 효과의 현저성 기준은 일반 발명에 비하여 매우 엄격하기 때문에, 모든 실시예의 경우보다 우수하다는 것을 입증해야한다.

{효명비실의-입증방법}

 

(4)  선행발명에 부정적 교시 또는 시사 있는 경우 {정량적 기재 생략 가능}

 

1)    판례의 태도

 

[부교시확개/의공예확완]

선행발명에 부정적 교시 또는 시사가 있거나 출원시 기술수준에 비추어 하위개념으로 확장할 수 있는 내용이 개시되어있지 않은 경우, 선행발명에서 기술적 의의를 밝힌 하위개념과 공통되는 특성을 가질것이라고 예상할 수 없는 하위개념인 위 특허발명에까지 선행발명의 내용을 확장할 수 없으므로, 이러한 경우 선택발명의 진보성 판단에 있어서 엄격한 특허요건이 완화되어야한다.

 

2)    검토

 

이 경우 선택발명이 선행발명의 권리범위 내에 속한다고 볼 수 없으므로 더는 중복발명으로서의 선택발명 법리가 적용될 것이 아니므로 판례 타당하다.

 

1. 발명의 설명 기재방법

{42조3항1호 의의 쓰기}

 

(1)  비교실험자료 기재요부

 

[효명비실의]

선행발명에 비하여 우수한 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 효과가 의심스러울 경우 출원일 이후 출원인이 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장, 입증하면 된다.

 

(2)  진보성을 인정받기 위한 발명의 설명 기재방법

{42조3항1호랑 진보성 둘다논점인 경우 이 판례는 42조3항1호에 기재하기}

 

[진효질구양정]

선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해 발명의 설명에는 선행발명에 비하여 효과가 있음을 명확히 기재해야하며, 질적인 차이를 확인할수있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이를 확인할수있는 정량적 기재가 있어야 한다.

 

(3)  구체적인 비교실험자료 추후 제출 가부

{명세서 기재불비 해당하면 추후 제출 불가/ 신규사항추가금지 해당하면 보정불가}

 

출원일 이후 비교실험자료를 제출하는 방법에 의하여 효과 등을 입증할 수 있는 것은, 현저한 효과가 명확히 기재되어 있어 기재불비는 없으나 그 효과가 현저한지 여부가 의심스러운 경우 등에서 예외적으로 인정될 수 있는 것이다.

 

1. 선택발명이 이용발명에 해당하는지 여부

{누락주의! 명시적으로 선택발명 안주어질수있음}

{이용관계 의,취,요건}

(1)  학설의 대립

 

[기구예]

1)부정설은 선택발명과 선행발명은 기술사상 자체가 달라 이용관계 성립하지 않는다는 견해 2)긍정설은 선택발명은 선행발명의 구성요소 모두 가지고 있어 이용관계 성립한다는 견해 3)절충설은 원칙적으로 이용관계로 보지만, 선행발명에서 예측하지 못한 효과가 있다면 이용관계가 아니라는 견해

 

(2)  판례의 태도

 

[향기/확구]

1)    대법원 판례는 선택발명이 현저히 향상된 작용효과가 있어 등록된 경우 양 발명은 기술적 사상을 달리하는 것이므로 침해가 아니라고 하여 부정설 입장

2)    특허법원 판례는 안경렌즈 가공장치 사안에서 확인대상발명은 상위개념인 특허발명의 모든 구성요소를 가지고 있어 이용관계에 해당한다고 본다.

 

(3)  검토

 

[구/다방과이일]

1)등록요건 판단과 권리범위 해석을 구별되어야 할 것인바, 원칙적으로 선택발명이 동질의 현저한 효과가 있더라도 이용관계를 인정할 것이다. 2)다만, 실질적으로 다른 방식으로 과제를 해결하거나 이질적인 효과가 있는 경우에는 선택발명 내에서 선행발명의 일체성이 유지된다고 볼 수 없는바 이용관계를 부정하여야 할 것이다.

 

1. 선택침해 인정 여부

 

(1)  학설의 대립

 

1)부정설은 선택발명이 성립한 부분은 특허발명에 처음부터 포함되지 않았던 것이라는 견해 2)긍정설은 특허발명의 구성요소 모두 가지고 있어 문언침해이나, 이질적인 효과 있는 경우에는 예외적으로 침해아니라는 견해이다.

 

(2)  판례의 태도

 

[선해후향다]

선택발명에 해당하는 후행발명이 현저히 향상된 작용효과가 있어 특허발명과는 다른발명이라 하여 부정설 입장이다.

 

(3)  검토

 

선택발명의 현저한 효과로 등록받을 수 있음은 별론, 침해판단은 구별되어야 하는바 이질적인 효과가 있어서 다른발명이라고 볼 수 있는 경우가 아닌 한 침해라고 봄이 타당하다.

 

 

 

<수치한정발명>

{선택발명과 세트로 생각하기}

1. 의의 및 취지

 

[구수한/기활산]

구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 발명을 말한다. 기초발명의 활용을 촉진하여 산업발전에 이바지하기 위함이다.

 

1. 신규성(판례)

{(1,2,3)은 언제나 같이 쓰기}

(1)  수치한정 유무, 범위에서만 차이가 있는 경우

 

[공구/통선주새효]

한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지관용수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 신규성 부정된다.

 

(2)  구체적 개시 의미

 

[문통시상선범인]

구체적 개시란 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌 기재 내용과 출원시 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함한다.

 

(3)  기술적 의의가 상이한 경우 {서로다른과제 달성하기위한것이면 기술적 의의 상이}

 

[기의상]

공지된 발명과 기술적 의의가 상이한 경우에는 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지관용수단에 불과하다고 볼 수도 없다.

 

(4)  화합물 순도의 한정

 

[선수개순/한통선주]

선행발명에 의하더라도 수치한정발명에서 개시하고 있는 순도의 화합물을 얻을 수 없는 경우라면, 그러한 화합물 순도의 한정은 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지관용수단이라고 볼 수 없으므로 그 수치한정발명은 선행발명에 의해 신규성이 부정되지 않는다.

 

1. 진보성(판례)

{특허발명 - 현저한 상승효과, 선행발명 - 상승효과 -> 진보성 부정된다}

(1)  판단방법

 

[통선단현차]

특허발명이 수치한정발명인 경우, 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서 그러한 한정된 수치범위 내외에서 현저하거나 이질적인 작용효과의 차이가 생기지 않는 것이라면 그 특허발명은 진보성 부정된다.

 

(2)  임계적 의의 없는 경우

 

[진다보/공상기/효이임]

특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 수치한정이 보충적인 사항에 불과하다거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다.

 

1. 명세서 기재불비

 

(1)  심사기준

 

[과직이효명]

수치한정이 과제해결원리와 직결되고 그 범위는 발명자에 의해 결정된바 발명의 설명에는 수치한정 이유와 효과를 명확히 기재해야 한다.

 

(2)  판례의 태도

 

[전예명통시/과특전실]

수치범위전체를 보여주는 실시예까지 요구되는 것은 아니나, 명세서 기재만으로는 통상의 기술자가 출원시 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식 없이 수치범위전체에 걸쳐 그 발명을 실시할 수 없는 경우라면 명세서 기재불비이다.

 

1. 균등론 적용 여부(판례) {수치범위 다른경우 논점될 수 있음, 물론 균등범위x}

 

특별한 사정이 없는 한 수치한정발명에도 균등론이 적용되는 것으로 본다.

 

1. 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명 특정 정도(판례)

{이것만 쓰지말고 [대구전대차][대일불나특] 쓰기}

[대포수설도]

확인대상발명이 특정되었다고 하기 위해서는 수치를 한정하고 있는 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있는지 여부 및 그 수치는 어떠한지 등이 설명서와 도면 등에 의하여 특정되어야 한다.

 

 

 

<의약용도발명>

{명세서기재요건 문제-발설이랑 청구범위 나누어서 쓰기}

1. 의의 및 취지

 

[의약발효새/다약개임보]

1)의약물질이 가지는 특정한 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 의약으로서 효능을 발휘하는 새로운 용도를 제공하는 발명을 말한다. 2)판례는 의약물질은 다양한 속성을 가지고 있으므로 약리효과에 기초한 새로운 용도개발을 위해 오랜기간 임상시험에 따른 비용과 시간이 소요되는점에 비추어 특허로서 보호하고 장려할 필요가 있다고 한다.

 

1. 의약용도발명의 본질

 

(1)  학설의 대립

 

1)물의 형식으로 하는 것은 의료행위가 포함되지 않는다는 점을 명확히 하기 위한 하나의 수단인바 의약용도발명의 본질은 방법발명이라는 견해 2)의약용도발명의 본질은 물리적인 형태로 구현되는 물건발명이라는 견해

 

(2)  판례의 태도

 

의약용도발명의 투여용법 및 투여용량을 발명의 구성요소로 볼지 문제된 사안에서 의약용도발명이 물건발명임을 명시하였다.

 

(3)  검토

 

의약용도발명을 물건발명으로 한정하여 보호범위가 지나치게 확대되는 것을 방지하고 의료행위와의 충돌을 최소화 할 수 있는바 판례 타당하다.

 

1. 약리기전 의미 {구성요소 논점나오면 쓰기}

 

[약특불속/약용특구/자한구]

약리기전은 특정물질에 불가분적으로 내재된 속성에 불과하여, 약리기전은 특정물질의 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐, 약리기전 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수 없다.

 

1. 발명의 완성 및 발명의 설명

{2조1호,42조3항1호 의취-배점에 따라}

{화학발명의 경우로 목차안잡고 통으로 써도 됨}

(1)  의약용도발명의 특수성

 

[화예데예명]

실험의 과학이라고 하는 화학 또는 의약발명은 예측가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 제시되어있지 않으면 명세서 기재불비에 해당한다.

 

(2)  판례의 태도

 

1)    판례의 태도 {똑바로 쓰기}

 

[전특데시완명] [범구규/효비근]

1)    출원 전 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없는한, 특정물질에 약리효과가 있다는 것을 약리데이터등이 나타난 시험예로 기재하거나 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼수있는 동시에 명세서 기재요건을 충족한다.

2)    투여량의 범위, 구체적인 투여방법, 투여대상의 규모, 이 가운데 치료효과를 유발시켰다고 평가한 비율, 투여전과 투여후의 상태를 비교하여 치료효과를 얻었다고 판단한 근거 등이 기재되어야 약리데이터 등이 나타난 시험예 또는 이를 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되었다고 볼 수 있다.

 

(3)  병용투여한 경우 (판례)

 

[두병각사공]

두가지 이상 의약의 병용투여시 물질 각각의 약리기전이 공지되었다는 사정만으로는 병용투여의 약리기전이 공지되었다고 볼 수 없다.

 

(4)  약리기전이 명확히 밝혀진 경우(판례) {협소하게 보기}

 

[물효추유공]

특정물질의 약리적 효과가 추정된다거나 특정물질과 유사기전을 가진 물질이 해당 의약용도를 갖는다는 점이 출원 전에 공지된 사정만으로는 출원일 전에 특정물질의 약리기전이 명확히 밝혀진 것으로 볼 수 없다.

 

1. 청구범위

{42조4항2호 의취-배점에 따라}

 

(1)  원칙

 

[청특용/대질약명]

의약용도발명에서 의약용도는 발명의 구성요건에 해당하므로, 청구범위에는 특정물질의 의약용도를 대상질병 또는 약효로 명확히 기재하여야 한다.

 

(2)  예외 {똑바로 쓰기}

 

[약만발상/용명파]

다만, 특정물질의 의약용도를 대상질병 또는 약효가 아닌 약리기전만으로 기재하더라도, 발명의 설명 등 명세서 다른기재와 출원시 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 청구범위 기재요건 충족하는것으로 본다.

 

1. 실험데이터 추후 보정가부

{의용발 명세서 기재요건 검토-> 이 논점도 써주기}

(1)  원칙

 

[약실추명요]

약리효과에 대한 실험예를 추후 보정에 의해 보완하는 것은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 명세서의 요지를 변경한 것이다.

 

(2)  예외

 

[명요충효의]

명세서 기재요건을 충족하였음에도 불구하고 효과가 의심스러운 경우에는 별도 실험데이터의 제출은 신규사항 추가가 아닌것으로 본다.

 

1. 투여용법,투여용량의 발명의 구성요소 여부 {자유실시기술에서도 적용}

{두피에 직접 도포->투여용법에 해당}

(1)  학설의 대립

 

1)부정설은 투여용법,투여용량은 그저 용법에 불과한 것으로서 물건발명의 본질을 갖는 의약용도발명을 특정하는 구성요소로 볼 수 없다는 견해 2)긍정설은 투여용법,투여용량의 한정은 의약용도와 본질적으로 동일한 것이므로 의약용도발명을 특정하는 구성요소로 볼 수 있다는 견해

 

(2)  종래 판례의 태도

 

새로운 기술적 사상을 더하는 것이 아니라 의료행위에 해당한다.

 

(3)  최근 전원합의체 판례

 

[투의물효/속새구]

1)    투여용법,투여용량은 의약이라는 물건의 효능을 온전히 발휘할 수 있도록 하는 속성을 표현함으로서 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다.

2)    그리고 이러한 법리는 확인대상발명이 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는지를 판단할 때에도 마찬가지로 적용된다.

 

(4)  전원합의체 별개 의견

 

[투시경물조]

투여용법,투여용량은 시간의 경과라는 요소를 포함하고 있어 이를 발명의 구성요소로 보는 것은 물건발명으로서의 의약용도발명의 성격과 조화되기 어렵다.

 

(5)  검토

 

1)의약용도발명에 특허를 부여한다고 하여 의료행위 자체에 특허를 부여한다고 볼수없는점 2)동일한 의약이라도 투여용법,투여용량의 변경으로 예상치못한 유리한 효과가 발휘될수 있다는 점 3)이러한 투여용법,투여용량의 연구개발에는 상당한 비용과 시간이 소모되고 투자의 결과를 특허로서 보호받지 못하는 것은 특허법 목적에 반하는바, 최근 전원합의체 판례 타당하다.

 

1. 투여용법,투여용량을 포함하는 발명의 진보성 판단

{진보성 일반론-배점}

 

(1)  판례의 태도 {투여용법이 아닌 일반 의약용도발명에도 적용됨}

 

[투진시/통예현이]

투여용법,투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시 기술수준과 공지기술 등에 비추어 통상의 기술자가 예측할수없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.

 

(2)  검토

 

1)의약용도발명의 진보성은 성분물질에 의해 발현되는 효과 측면에서 판단하는바 2)공지물질로부터 약리효과를 유지하기 위해 최적화된 용량 및 주기를 찾는 것이 해당 분야의 기술과제이기 때문에 통상의 기술자에게 잘 알려졌다고 볼 수 있다. 따라서 통상의 기술자가 예측할수없는 현저하거나 이질적인 효과 인정되어야 한다는 판례 타당하다.

 

1. 대상환자군 특정(심사기준)

 

[속용확/유질동약]

대상환자군 특정도 의약의 새로운 속성에 기초한 새로운 용도발명으로 인정해 의약용도발명의 특허대상을 확대하였다. 유효성분 및 대상질환이 동일하더라도 특정약물에 더 유효한 대상환자군을 찾은 발명에 대해 신규성,진보성을 인정한다.

 

1. 신규성 판단방법(특허법원 판례)

{신규성 일반론 쓰고}

 

[선물용/쉽대] [선물용/구개객확]

1)    선행발명에 기재된 특정물질의 특정 의약용도를 쉽게 파악할 수 있다면 신규성, 진보성 판단의 대비대상이 될 수 있다.

2)    선행발명에 특정물질의 특정 의약용도가 구체적으로 개시된 경우에 한하여 신규성이 부정될 수 있고, 선행발명에 특정물질의 특정 의약용도가 객관적으로 확인된 경우에 한하여 구체적으로 개시된 것으로 볼 수 있다.

 

1. 의약용도발명 진보성 판단시 고려사항

{진보성 일반론 쓰고/ 누락주의!!}

 

(1)  판단기준의 원칙

 

성분물질에 의해 발현되는 효과 측면에서 판단한다.

 

(2)  구성의 곤란성

 

1)의약용도발명은 통상의 발명과 같이 구성의 곤란성 없다는 견해 2)원칙적으로 구성의 곤란성 없지만 특별한 사정이 있으면 있다는 견해 3)구성의 곤란성을 참작하여 판단한다는 견해가 대립되고 4)생각건대 의약용도발명은 선택발명과 유사한 성질을 갖는바, 구성의 곤란성을 참작하되 효과의 현저성을 기준으로 판단해야 할 것이다.

 

(3)  효과의 현저성(판례)

 

[투진시/통예현이] 라고 하여 효과의 현저성을 기준으로 판단한다.

 

(4)  임상시험 등에 의한 치료효과 확인될 것까지 요구되는지

 

1)    판례의 태도

 

[통선물질치예/선임치확요]

1)의약용도발명에서는 통상의 기술자가 선행발명들로부터 특정물질의 특정질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 진보성 부정된다. 2)이 경우, 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것 까지 요구된다고 볼 수 없다.

 

2)    검토

 

통상의 기술자가 특정물질의 특정질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면, 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인되지 않더라도 통상의 기술자는 그러한 발명을 시도할 동기가 충분하다고 볼 수 있는바 판례 타당하다.

 

1. 침해 판단방법

{2조3호/97조 적어주기}

1)    사용자 중심설로, 특정물질을 실제 사용하는 자의 행위태양을 고려하여 판단할 때 특정물질이 특허받은 특정의약용도로 생산, 판매등이 되고 있는 경우 침해성립한다는 견해이다.

2)    라벨론으로, 의약품 판매시 첨부된 설명서 또는 라벨에 특정물질이 특허받은 특정의약용도에 사용되는 것으로 기재되어 생산,판매등이 되고 있는 경우 침해성립한다는 견해이다.

3)    판례는 프라가발린 사건에서 라벨론 입장을 취한바 있다.

4)    생각건대, 예측가능성, 법적안정성 측면에서 라벨론 타당하다.

 

 

 

<산업상 이용가능성>

{위반시 취급 누락주의!!}

1. 의의 및 취지(29조1항본문)

 

특허법은 산업발전에 이바지함을 목적으로 하는바 29조1항본문에서 특허요건으로서 산업상 이용가능한 발명일 것을 요구한다.

 

1. 판단기준

 

[실장기장] [타/경문]

(1)  출원시는 물론 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있는 경우도 포함되나, 이와같은 법리는 당해 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐, 장래 관련기술 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생기는 경우까지 포함되는 것은 아니다.

(2)  타법의 규제를 배제하는 것은 아니나, 타법으로 인해 산업상 이용가능성이 제한 받지는 않는다.

(3)  발명을 통하여 경제적으로 이익을 얻을 수 있어야 한다거나, 어떠한 기술적 문제점도 수반하여서는 안된다는 것까지 요구하는 것은 아니다.

 

1. 판단시점 및 입증책임

 

[시청입]

심사관이 출원시 기준으로 청구항 별로 판단하되, 산업상 이용가능성이 있다는 점에 대한 입증책임은 출원인이 진다.

 

1. 위반시 취급

 

거절이유(62조), 정보제공사유(63조의2), 무효사유(133조)에 해당한다.

 

1. 의료업의 산업상 이용가능성

{동물로 한정은 ex포유류(인간을 제외한다) 이렇게 되야함}

 

(1)  인정되는 경우

 

[기장약채]

의료기구, 의료장비, 의약품, 인간으로부터 채취한 것을 처리하거나 분석하여 데이터를 수집하는 방법

 

(2)  부정되는 경우

 

[수치진돌]

인간을 대상으로 하는 수술방법, 치료방법, 진단방법, 인체로부터 채취한 것을 채취한 자에게 치료를 위해 되돌려 줄것을 전제로 하여 처리하는 방법

 

(3)  판례의 태도

 

[질의산이특] [동모]

1)    사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허의 대상이 될 수 없다.

2)    동물에만 한정한다는 사실이 청구범위에 명시되어있는 경우, 인간을 대상으로 하지 않는다는 점에서 산업상 이용가능성이 인정된다.

3)    모발웨이브에 관한 발명은 인체를 필수구성요건으로 하지만 의료행위가 아닌 미용행위에 해당한다는 점에서 산업상 이용가능성이 인정된다.

 

1. 치료효과와 비치료효과 동시에 갖는 경우 {ex 미용치료효과}

 

(1)  판례의 태도

 

[처치비동/구분간인]

인체를 처치하는 방법이 치료효과와 비치료효과를 동시에 가지는 경우, 치료효과와 비치료효과를 구별 및 분리할 수 없는 방법은 치료방법으로 간주하여 산업상 이용가능성을 인정하지 않는다.

 

(2)  검토

 

1)의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 있고 2)모든 사람은 의료방법을 선택 및 접근할 수 있는 권리가 보호되어야 하며 3)의사의 의료수행에 있어서 자유로운 접근이 어렵게 되는 점을 근거로 산업상 이용가능성을 부인함이 타당하다.

 

1. 피부미용 효과 달성을 위한 과정에서 건강증진 효과 있는 경우

 

(1)  판례의 태도

 

[건수/과부/수치진]

어느정도 건강증진 효과가 수반된다고 하더라도, 이는 어디까지나 피부미용의 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적인 효과일뿐이지, 이를 가리켜 의료행위에 해당한다거나 인간을 대상으로 하는 수술방법, 치료방법, 진단방법에 해당한다고 볼 수 없다.

 

(2)  검토

 

이는 특히 피부미용과 관련된 시장규모가 지속적으로 성장하고 있고, 이에 따라 특허 보호에 대한 요구가 점차 커지는 현실과 산업발전이라는 특허법 목적에 비추어 보더라도 타당하다.

 

1. 발명의 성립성 위반 여부

 

(1)  발명의 성립성 의의(2조1호) 및 흠결시 취급

 

(2)  기능의 경우

 

[술3객/개숙능]

기술이란 제3자에게 전달될 객관성을 요하는 바, 개인의 숙련도에 의해 달라질수 있는 기능은 발명의 성립성이 결여된다.

 

(3)  심사기준 및 판례의 태도

{위반유형만 다를뿐 발명의 성립성 위반사유 해당}

1)심사기준은 기능을 비발명으로 보며, 2)판례는 기능의 경우 객관성이 결여되는 것으로 제3자가 객관적으로 실시할 수 있을 정도로 명세서를 작성하여 재출원하는 경우 보호의 여지를 남겨두기 위해 미완성발명으로 본다.

 

 

 

<발명의 동일성>

 

1. 의의

 

2이상의 발명을 상호 대비하여 그 대비되는 발명의 기술적 사상이 동일한 것을 의미한다.

 

1. 동일성의 태양

{공지발명이 하위개념이고 출원발명이 상위개념인 경우 동일성 인정}

[실내부]

1)구성요소에 차이가 있더라도 과제해결을 위한 수단에 차이가 미세한 실질적 동일성 2)실시예 등을 통해 기술적 사상이 동일한 내재적 동일성 3)상,하위개념의 발명간 일부 동일성에 의한 부분적 동일성이 있다.

 

1. 동일성 판단방법

 

(1)  학설의 대립

 

[구작요]

1)구성요건설은 양 발명의 구성요건을 대비하여 판단한다. 2)작용효과설은 발명의 작용과 효과를 대비하여 판단한다. 3)요부설은 기술적 사상의 본질적 부분을 상호 대비하여 판단한다.

 

(2)  판례의 태도 {신규성 및 확대된 선출원주의에서 발명의 동일성}

 

[기구동효참판] [차과구주미]

1)    29조3항에서 규정하는 발명의 동일성은 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단한다.

2)    기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 변경, 삭제 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다.

 

(3)  검토

 

작용효과설은 구성이 상이한 경우에도 동일성이 인정된다고 판단할 우려가 있으며, 요부설은 본질적 부분의 판단이 추상적인바 구성요건설에 따라 기술적 구성을 대비하여 판단하되 판례처럼 발명의 효과도 참작하여 판단함이 타당하다.

 

1. 카테고리의 차이가 있는 경우(판례)

 

[대실양카곧]

동일성 여부의 판단은 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명의 발명의 범주(카테고리)가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

 

1. 선출원주의에서 발명의 동일성(판례)

{이 판례쓰면 선출원주의 논점 써야한다}

 

[구상통보변/목효차]

비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 동일한 발명이다.

 

1. 목적이나 용도 불일치하는 경우(판례)

 

용도발명으로 특허청구를 하지 않은 이상, 목적이나 용도가 일치하지 않는다는 이유만으로 신규성이 인정되는 것은 아니다.

 

1. 방법발명의 동일성 판단(판례)

 

[전시기변기]

방법발명의 동일성 여부의 판단에 있어서는 원칙적으로 양 발명의 전체 공정을 확정한 후 대응하는 공정을 시계열적으로 구분, 추출한 다음 비교하여 기술적 이동을 판별함과 아울러 추가, 삭제, 변경된 공정이 있는 경우에는 기술적 의의가 있는지 여부도 함께 검토하여야 한다.

 

1. 특허법에서 발명의 동일성 여부가 문제되는 규정

{발명의 동일성 의의 적어주기}

 

(1)  등록요건 판단에서 문제되는 경우

 

1)신규성(29조1항각호) 2)확대된 선출원 주의(29조3항) 3)선출원주의(36조) 4)모인출원(33조, 133조1항2호)은 동일성이 인정되는 범위에서 적용됨이 원칙이다.

 

(2)  출원절차에서 문제되는 경우

{분할출원 - 보정과 같은 관점 [명통시인자]/ 우주 - [명통시마이]}

1)특허를 받을 수 있는 권리의 승계(38조) 2)분할, 변경출원(52조,53조) 3)조약, 국내 우선권제도(54조,55조)에서 발명의 동일성 여부가 문제된다.

 

(3)  실시권,심판 및 소송절차에서 문제되는 경우

 

1)중용권은 동일한 발명에 대해 일방을 무효로 한 경우 부여된다(104조). 2)권리범위확인심판에서 확인대상발명과 실시발명의 동일성이 인정되어야 적법하다(140조).

 

 

 

<신규성>

{문제풀때, 공지인지 간행물 게재인지 파악하고 그거에 따라 나눠쓰기/ 사안에 따라 일반적인 신규성 상실사유 - 29조1항1,2호 다 적기

1. 의의 및 취지(29조1항각호)

 

[공동/신산]

공지된 발명과 동일한 발명은 등록 받을 수 없다. 특허법은 신규한 기술을 공개한 대가로써 독점배타권을 부여하여 산업발전에 이바지하기 위한 제도이기 때문이다(산업발전에 반하기 때문이다).

 

1. 판단기준

 

[시국동전]

특허출원시를 기준으로, 국제주의에 의해, 청구항의 기재된 발명과 29조1항각호의 선행기술이 동일한지를 판단하며, 선행기술은 출원 전 공지되어야 한다.

 

1. 신규성 판단의 근거가 되는 인용발명의 개수(판례)

 

[하청개복조]

신규성을 판단함에 있어서는 하나의 인용발명과 청구인의 특허청구항에 기재된 발명을 개별적으로 대비하여 동일성 여부를 판단하여야지, 복수의 인용발명의 구성을 조합하여 청구항에 기재된 발명과 대비하여서는 안된다.

 

1. 공지 {신규성 문제아니여도 공지문제되는 경우 이것만 쓰기}

 

(1)  의의

 

[알놓반인]

1)공지란 불특정인이 알 수 있는 상태에 놓인 것을 말하며 2)불특정인이란 비밀유지의무 없는 자를 말한다. 3)판례는 불특정인이 알 수 있는 상태에 놓인 것으로 족하고 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다고 한다.

 

(2)  불특정 다수인 의미(판례)

 

불특정 다수인이라 함은 일반공중을 의미하는 것이 아니고, 발명의 내용을 비밀로 유지할 의무가 없는 사람이라면 그 인원의 많고 적음을 불문하고 불특정 다수인에 해당된다.

 

(3)  계약상, 상관습상 비밀유지의무가 있는 자(판례)

 

[계관비]

발명의 내용이 계약상 또는 상관습상 비밀유지의무를 부담하는 특정인에게 배포된 사실만으로는 공지된 것이라고 볼 수 없다.

 

(4)  설정등록시 공지된 것으로 볼 수 있는지

 

[등특3열]

실용신안이 설정등록된 이후에는 특단의 사정이 없는 한, 비밀유지의무 없는 제3자가 출원서류를 열람할 수 있으므로 등록공고일 전이라도 공지 되었다고 봄이 타당하다.

 

(5)  특허료 납부시 공지된 것으로 볼 수 있는지

 

1)    판례의 태도

 

[자료장절곧]

특허권 설정등록 받으려는 자가 특허료를 납부했을때, 특허청장의 설정등록절차 이행여부와 무관하게 곧바로 설정등록된 것으로 보아 특허가 공지되었다고 볼 수 없다.

 

2)    검토

 

1)특허료 납부시와 설정등록시에는 필연적으로 시간적 간격이 발생한다는 점 2)216조에서 설정등록 전까지는 서류 열람을 허용하지 않는다는 점에 비추어 볼때 판례 타당하다.

 

(6)  의약품의 경우(판례)

 

[판통노조]

의약품의 경우 시판되었더라도 통상의 기술자가 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성 등을 알 수 없으면 공지되었다고 할 수 없다.

 

1. 공연실시(판례)

 

[통내용알실]

공연 실시란 통상의 기술자가 발명의 내용을 용이하게 알 수 있는 상태로 실시하는 것, 즉 그 발명을 보충하여 발전시킴 없이 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있는 것을 요한다.

 

1. 공지와 공연실시를 구별하는 취지

 

(1)  특허거절 어려움 완화

 

1)공지는 실제적인 사용단계까지 이르지 못하더라도 사용할 수 있는 정도로 알고 있는 상태에 한정되기 때문에 공지를 이유로 특허거절하는데 상당한 어려움이 있는 반면에 2)공연실시는 실제로 사용되고 있음을 의미하기 때문에 공지의 경우보다 강력한 증거가 될 수 있으며 그 입증도 용이하기 때문이다.

 

(2)  작용하는 측면 상이

 

1)공지는 주로 일반공중에게 어느정도 알려진 발명에 대해 독점배타권을 부정할 것인가의 일종의 결과책임이며, 2)공연실시는 주로 발명자 측의 실시행위에 주목하여 실시된 발명에 대해 그 자체로 독점배타권을  부정하는 일종의 행위책임으로 볼 수 있다.

 

(3)  공지발명의 예외 사례 존재

 

공연히 실시되고 있는 발명이라도 그것이 반드시 공지발명이라고 볼 수 없는 사례들이 존재하기 때문에 공연실시를 별도의 신규성 상실사유로 입법화 시켰다.

 

1. 반포된 간행물 게재

 

(1)  의의

 

1)반포란 불특정다수인이 열람할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고 2)간행물이란 정보성과 공개성을 갖는 정보전달매체를 의미하며 3)게재란 당업자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재된 것을 의미한다.

 

(2)  반포시점 불분명한 경우

 

간행물의 경우 발행월은 기재되어 있으나 발행일이 불분명한 경우, 말일에 발행한 것으로 추정된다.

 

(3)  카탈로그(판례)

 

카탈로그와 관련하여 제작되었으면 반포되는 것이 사회통념이므로 배부범위 등에 대한 구체적 증거가 없더라도 반포를 부인할 수 없다.

 

1. 선행기술과 출원발명 기술분야 상이한 경우

 

(1)  학설의 대립

 

1)신규성은 선행기술과의 동일성을 판단하는 것이므로 기술분야를 제한하지 않는다는 견해 2)상이한 기술분야에 응용하는 것은 새로운 기술사상인 점, 신규성을 부정하는 범위가 지나치게 넓어진다는 점을 근거로 기술분야가 전혀 상이한 경우라면 신규성 부정되지 않는다는 견해

 

(2)  검토

 

법문상 기술분야의 제한을 두지 않았는바 기술분야가 상이해도 인용기술의 적격을 갖는다고 본다.

 

 

 

<진보성>

 

1. 의의 및 취지(29조2항)

 

[당용/비누]

당업자에게 용이한 발명은 등록 받을수 없다. 비약적이고 누진적인 발명만을 보호하기 위함이다.

 

1. 판단방법

 

(1)  판단의 전제

 

29조2항 중 ‘1항에도 불구하고’의 해석결과 성립성,산업상 이용가능성,신규성을 만족하는 발명을 진보성 판단 대상으로 한다.

 

(2)  판단방법 {사안에서 구목효 포섭하기}

 

[시당비/구목효]

특허출원시를 기준으로 당업자의 입장에서 청구항에 기재된 발명과 29조1항각호의 선행기술을 비교하여, 구성의 곤란성, 목적의 특이성, 효과의 현저성을 참작하여 판단한다.

 

(3)  판단순서

 

1)    심사기준

 

[특특차통용]

청구항에 기재된 발명의 특정, 선행기술의 특정, 발명과 선행기술의 차이점 특정, 통상의 기술자 수준 특정, 통상의 기술자가 선행기술로부터 발명을 용이하게 도출할 수 있는지 여부 판단 순으로 심사한다.

 

2)    판례의 태도

 

[출선대/공차통시극]

출원발명의 청구범위와 기술적 사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 통상의 기술자가 출원 당시 기술수준에 비추어 이와같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다.

 

1. 결합발명의 진보성 판단 {결합발명이면 반드시 쓰기}

{사안의 경우 : 청구항에 기재된 개별 구성요소 각각이 공지된 것인지 여부만으로 진보성 부정x}

 

[복구유결전기상/유결전구곤]

청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우, 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술적 사상이 진보성 판단대상이 되는 것이므로, 특유의 과제해결원리에 기초하여 그 발명에서 채용된 특유한 구성요소들과 나머지 구성요소들 사이의 결합관계를 포함하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 살펴보아야 한다.

 

1. 2이상 인용기술 결합하여 진보성판단 가부(판례)

 

[2인결진판] [결암제/시상분과발업/통용]

1)    2이상의 인용기술을 결합하여 진보성 판단할 수 있다.

2)    인용기술을 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시,동기 등이 선행문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 출원시 기술수준,기술상식,해당 기술분야의 기본적 과제,발전경향,해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.

 

1. 3이상 선행기술 결합 가부(판례)

 

[통3용효총]

통상의 기술자가 3개 이상의 선행기술을 용이하게 결합할 수 있고, 결합에 의하여 각 효과의 총계 이상의 증진된 효과를 낳지 못하는 경우 3개 이상의 선행기술을 결합하여 발명의 진보성을 부정할 수 있다.

 

1. 배치되는 다른 선행문헌 취급 {4.과 같이 쓰기}

 

[일만선전통합인/배불다종]

진보성 판단함에 있어서 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비판단해야하며, 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 발명을 용이하게 도출할 수 있는지 판단한다.

 

1. 통상의 기술자 수준 특정

 

(1)  기술수준을 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 인정하여야 하는지

 

1)    판례의 태도

 

[범내차통증]

진보성 판단에 있어서, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

 

2)    검토

 

통상의 기술자는 추상적 개념이므로 진보성 판단의 객관성, 통일성을 고려할 때 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한다는 판례 타당하다.

 

(2)  능력

 

1)    판례의 태도

 

[시국기모지/연수능자자]

통상의 지식을 가진 자란 특허발명 출원시 국내외를 막론하고 당해 기술분야에 관한 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있으며, 연구 개발을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있다고 가정한 자연인을 의미한다.

 

2)    비판 견해

 

당해 기술분야에 관한 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 것은 고급 기술자 능력에 속하는 것이므로 통상의 기술자의 수준을 너무 높게 평가하였다는 견해가 있다.

 

(3)  국적 {통상의 기술자 의의 [시국기모지/연수능자자] 쓰기}

 

1)    판례의 태도

 

[범국내전독]

29조1항각호에서 선행기술의 범위를 국제주의로 규정하고 있기 때문에 국내에 있는 당해 기술분야의 전문가 입장에서 판단하여야 한다는 주장은 독자적 견해에 불과하여 받아들일 수 없다.

 

2)    비판 견해

 

통상의 기술자 수준을 결정하는 것과 판단객체로서 인용발명의 지역적 기준을 결정하는 것은 구분되어야 하는 것으로서, 통상의 기술자 결정함에 있어서는 국가별로 사정을 달리한다는 견해가 있다.

 

3)    검토

 

1)국내 특정분야의 통상의 기술자 수준과 외국의 대응되는 분야의 통상의 기술자 수준이 같을 수 없으며, 통상의 기술자 수준과 판단객체로서 인용발명의 지역적 기준은 명백히 구별되어야 함이 타당하다. 2)또한, 통상의 기술자 수준을 국외로 확장하게 되면 외국의 심사결과는 진보성 판단의 고려대상이 되지 않는다는 판례의 해석과 충돌되는 결과가 간접적으로 발생할 수 있기 때문에 통상의 기술자 수준은 국내로 한정하여 해석하는 것이 바람직할 것이다.

 

(4)  수

 

1)    판례의 태도

 

[여복기/단자기]

통상의 지식을 가진 자란 여러분야의 복수의 기술자가 아닌 단수의 자연인으로서 기술자를 의미한다.

 

2)    보론

 

융합발명의 경우, 협업이 일반적인바, 통상의 기술자를 단수가 아닌 복수로 보아야 한다는 견해가 있다.

 

(5)  29조2항과 42조3항의 통상의 기술자 비교

 

1)    기술분야 비교

 

1)진보성의 경우 청구항을 기준으로 발명의 목적,구성,효과를 가지고 발명이 속하는 기술분야를 정할 수 있으며, 판례에 따라 상이한 기술분야도 포함될 수 있다. 2)발명의 설명 기재방법의 경우 당해 명세서 전부를 기준으로 발명의 목적,구성,효과를 가지고 기술분야를 정할 수 있어 기술분야의 범위는 양자가 다르다고 볼 수 있다.

 

2)    통상의 지식의 범위 비교

 

[기모]

1)진보성의 경우 판례에 따라 당해 기술분야에 관한 기술수준에 있는 모든 것을 통상의 지식의 범위로 보고 있으며 2)발명의 설명 기재방법의 경우 판례에 따라 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가지는 것을 통상의 지식의 범위로 보고있어 진보성 판단에서 지식범위가 더 넓다고 볼 수 있다.

 

3)    통상의 지식의 수준 비교

 

[특이재]

1)진보성의 경우 29조1항각호에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우 부정되기 때문에 공지 등이 된 발명에 대한 기술을 습득한 것으로 전제하여 매우 높은 수준의 지식을 가진것으로 보아야 하며 2)발명의 설명 기재방법의 경우 판례에 따라 명세서 기재에 대해 특수한 지식을 부가하지 않고 정확히 이해하고 동시에 재현하는 정도를 의미하는바 진보성 판단에서 지식수준이 더 높다고 볼 수 있다.

 

4)    수 비교

 

1)진보성의 경우 판례에 따라 단수의 자연인으로서의 기술자로 보아야 하나 2)발명의 설명 기재방법의 경우 기술분야에 따라 다수로 볼 수 있다.

 

5)    결론

 

양 규정의 입법취지와 상기와 같은 차이점 등을 고려할때, 통상의 기술자를 다르게 보아야 함이 타당하다.

 

1. 역교시

{당뇨치료제를 복부로 투여할경우 치료효과가 오히려 악화, 오로지 경구투여방법으로만 극대화된다는 견해 제시->역교시 해당}

{구성a를 b로 변경할 경우 목적,효과에 반하여 기술적 의미 잃게 된다고 기재 -> 역교시 해당 + 이를 쉽다고 판단 -> 사후적 고찰 해당}

(1)  판례의 태도

 

[선참가특닮/선열표반단]

선행문헌이 그 선행기술을 참작하지 않게끔 가르친다면, 그 선행기술문헌이 특허발명과 매우 가깝게 닮았어도 당해 특허발명의 진보성이 부정되지 않지만, 선행기술이 열등한 것이라고 표현하였다고 하여 반드시 그 선행기술을 단념케 하는 것은 아니다.

 

(2)  바람직한 실시례(특허법원 판례)

 

[선특바다부]

선행문헌에서 몇 개의 실시례를 특정하여 바람직한 실시례로 기재한 것은 바람직한 실시례가 아닌 다른 실시례의 선택을 배제하는 부정적인 시사로 볼 수 없다.

 

1. 사후적고찰 금지

 

(1)  금지 취지

 

[객타판고지]

진보성 판단은 객관적 타당성에 의해서만 가능하고 판단기준의 고정화를 지양해야 하는바, 사후적 고찰은 금지된다.

 

(2)  판례의 태도

 

[명개알전통]

출원발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여, 사후적으로 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안된다.

 

[비특다변/과본의]

비교대상발명에서 특정구성을 다른구성으로 변경하는 시도가 비교대상발명의 기술적 과제에 반하거나 비교대상발명 본래의 기술적 의미를 잃게하는 것인데, 이와같은 변경이 쉽다고 판단하는 것은 사후적 고찰에 해당한다.

 

(3)  사후적고찰 금지를 위한 진보성 심리방식

 

1)    판례의 태도

 

[출선대/공차통시극]

출원발명의 청구범위와 기술적 사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 통상의 기술자가 출원 당시 기술수준에 비추어 이와같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다.

 

2)    검토

 

진보성 판단은 출원 후 특허발명과 선행발명에 근거하여 이루어진다는 구조적 문제점으로 사후적고찰을 완전히 제거하기는 사실상 불가능하지만, 출원시를 기준으로 주 선행발명을 출발점으로 하여 출원발명에 쉽게 도달할 수 있는지 심리함으로써 사후적고찰을 어느정도 방지할 수 있을 것이다.

 

1. 상업적 성공 및 장기간 미실시

{2에 대한 것만 물어도 1도 쓰기 - 배점에 따라}

 

(1)  판례의 태도

 

[상성출전사하참/우명선통용]

특허발명이 상업적으로 성공하였거나 특허발명의 출원 전 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 사정은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없고, 우선적으로 명세서에 기재된 내용을 토대로 선행발명에 기하여 통상의 기술자가 이를 용이하게 발명할 수 있는지 여부에 따라 판단되어야 한다.

 

(2)  상업적 성공 주장 및 입증책임

 

[기외요긍참]

상업적 성공이 기술적 특징 이외의 요인에 의한 것이 아니라는 사실을 출원인이 주장,입증하는 경우 진보성 인정의 긍정적인 근거로서 참작할 수 있지만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없다.

 

(3)  상업적 성공을 반드시 참작하여야 하는지 여부

 

상업적으로 성공을 거두었다는 점만으로 진보성을 인정할 수 없으므로, 상업적 성공여부를 참작하지 아니하였다고 하여 위법한 것은 아니다.

 

(4)  비판견해

 

상업적 성공여부의 입증자료를 고려할 필요 없다는 우리나라 대법원 태도는 2차적 고려요소 판단에 소극적인 것으로, 법원은 2차적 고려요소를 중요하게 고려해야 하며 피상적으로 배척하는 것은 적절치 않다고 판시한 KSR 판결의 견해와도 배치되는 것으로 비판의 여지가 있다.

 

(5)  검토

 

진보성 판단은 원칙적으로 발명의 구성,목적,효과를 기초로 하여 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는지 여부에 따라 판단해야 하므로 판례 타당하다.

 

1. 발명의 설명에 기재되지 않은 효과 참작 가부

 

[유설통추참]

특허발명에 유리한 효과가 발명의 설명에 기재되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있는 때에는 진보성 판단함에 있어서 그 효과도 참작해야 한다.

 

1. 기술분야가 상이한 인용발명 고려 가부

 

[원다/비기특/통당문어]

원칙적으로 기술분야가 다른 경우에는 선행기술로 사용되기 어려우나, 비교대상발명의 기술구성이 특정산업분야에서만 적용될 수 있는 구성이 아니며, 통상의 기술자가 특허발명이 당면한 기술적 문제의 해결을 위해 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 상이한 기술분야라도 선행기술이 될 수 있다.

 

1. 화합물 발명의 결합 용이성 판단(판례)

 

[선예화/분과용]

선행기술들의 결합에 의한 효과 예측이 어려운 화학발명의 특성에도 불구하고 양자의 기술분야,해결과제 등이 공통된다는 점을 들어 선행발명 간의 결합이 용이하다고 판단하는 것은 다소 부적절하다.

 

 

 

<선출원주의/확대된 선출원주의>

 

1. 선출원주의 vs 확대된 선출원주의

 

[의동동대기]

 

(1)  의의 및 취지(36조, 29조3항)

 

[동2최/중조] [선공심방]

1)    선출원주의는 동일한 2이상의 출원이 있는 경우 최선의 출원인에게 특허권을 부여하는 것을 말한다. 중복특허 배제 및 발명의 조기공개 유도 위함이다.

2)    확대된 선출원주의는 출원 전 타 특허출원 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 발명은 특허 받을 수 없다. 선출원주의의 보완, 발명의 설명 기재부분 공유, 심사청구제도의 효율화, 방어출원의 억제를 도모하기 위함이다.

 

(2)  동일인 및 동일자 출원 적용여부

 

1)    선출원주의의 경우 동일인에게도 적용되며 동일자 출원의 경우 협의제가 적용된다.

2)    확대된 선출원주의의 경우 동일 출원인 및 발명자에게 적용되지 않으며 동일자출원에 대해서 역일주의를 취하는바 적용되지 않는다.

 

(3)  적용대상

 

1)    선출원주의의 경우 청구범위를 기준으로 판단하며 보정이 있는 경우 보정 후 범위를 기준으로 판단한다.

2)    확대된 선출원주의의 경우 최초 명세서 또는 도면을 기준으로 판단한다.

 

(4)  기타비교사항

 

[분취국]

1)    분할, 변경출원시 선출원주의의 경우 출원일이 소급되나 확대된 선출원주의의 경우 소급효의 예외규정이 적용되고

2)    출원취하되는 경우 선출원의 지위는 소멸되나 공개 후 취하라면 확대된 선출원의 지위는 갖는다.

3)    국제특허출원의 경우 번역문을 기준으로 선출원주의 위반, 원문 기준으로 확대된 선출원주의 위반 여부를 판단한다.

 

1. 심사청구기간 경과에 따른 취하간주시 선출원의 지위

 

(1)  59조2항, 5항

 

1)누구든지 특허출원에 대하여 특허출원일부터 3년 내에 특허청장에게 출원심사청구를 할 수 있다. 2)다만 출원심사 청구를 할 수 있는 기간에 심사청구가 없으면 그 특허출원은 취하한 것으로 본다.

 

(2)  선출원의 지위

 

1)36조4항 각호(무효, 취하, 포기, 거절) 또는 5항(무권리자 출원)에 해당하지 않는다면 선출원 지위 인정된다. 2)동일자 출원에 대하여 협의불성립으로 거절된 경우에는 선출원의 지위가 인정된다.

 

(3)  판례의 태도

 

[선시존후취]

선출원발명이 심결시에는 존재하고 있었고, 이사건 심결 이후에야 비로소 선출원발명이 취하간주되었다면 36조4항에 따라 선출원의 지위는 인정될 수 없다.

 

(4)  검토

 

36조4항 규정 취지상 판례 타당하다. 출원의 취하간주에 따른 선출원의 지위 소멸에는 소급효가 있으므로 심결시에도 선출원발명이 없었던 것이 되기 때문이다.

 

1. 동일인 동일발명에 대한 동일자 출원 취급

 

(1)  출원단계

 

1)    판례의 태도

 

동일출원인 간에는 ‘협의할 수 없는 때’로 보아 어느 출원도 등록을 받을 수 없다.

 

2)    17.3.1 심사실무

 

경합출원이 특허결정 전이면 36조 이외의 거절이유통지 또는 특허결정하며, 경합출원이 특허결정 후이면 36조 거절이유를 통지한다.

 

(2)  협의 없이 양출원 모두 착오 등록된 경우 - 어느 일방의 무효심결 확정시

 

1)    무효심결의 소급효(133조3항)

 

2)    판례의 태도

 

[한무나유경]

어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지 존속시켜주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 모두 무효로 할 것은 아니다.

 

3)    검토

 

[구취소]

구체적 타당성, 협의제의 취지, 무효심결의 소급효를 고려할 때 판례 타당하다.

 

(3)  협의 없이 양출원 모두 착오 등록된 경우 - 어느 일방을 포기한 경우

 

1)    포기등록의 효력(101조1항, 120조)

 

2)    판례의 태도

 

[명포시장하]

하자가 치유된다는 명문의 규정이 없을 뿐만 아니라, 포기는 시기에 제한이 없고 소급효가 없이 장래로 소멸하는 것이므로 하자는 치유되지 않는다.

 

3)    검토

 

[공안]

특허권의 포기는 등록외에 공시방법이 없다는 점에서 법적안정성을 고려할 때 판례 타당하다.

 

1. 신규성,진보성 결여된 경우, 협의절차 없이 거절결정 가부

 

(1)  판례의 태도

 

[신진결협부]

신규성 또는 진보성이 결여되어 등록받을 수 없는 출원의 경우, 협의절차를 거치지 않고 한쪽출원을 신규성 또는 진보성 결여를 원인으로 한 거절결정이 부적법하다고 할 수 없다.

 

(2)  검토

 

[어모거]

어차피 등록받을 수 없는 출원이며, 현행법상 모든 거절이유를 들어 거절하도록 강제하지 않는다는 점에서 판례 타당하다.

 

1. 확대된 선출원주의 취지

 

[선공심방]

(1)  선출원주의 보완

 

선출원주의는 청구범위에 기재된 발명에만 적용되어 발명의 설명에만 기재된 발명에 대해서는 타인이 특허받을 수 있었다. 그러나 이는 신규한 기술에만 독점배타권을 부여하는 특허법 취지에 반하여 확대된 선출원주의 실익이 있다.

 

(2)  발명의 설명 기재부분 공유

 

발명의 설명에만 기재되어 있고 청구범위에 기재되어 있지 아니한 발명은 출원인이 권리화하지 않고 공공의 영역으로 두려는 의사가 있다고 볼 수 있다.

 

(3)  심사청구제도의 효율화

 

선출원주의는 대비되는 양 발명의 청구범위가 확정되어야 적용가능한바, 선출원의 심사청구가 없는 경우 이를 적용할 수 없는 문제가 발생하는데 확대된 선출원주의는 심사청구 유무와 관계없이 일단 출원공개가 이루어지면 적용될 수 있어 심사의 신속도모가 가능하다.

 

(4)  방어출원의 억제

 

출원인은 타인의 권리취득을 방지하기 위해 불필요한 부분까지 청구범위에 기재하는 부담이 없어 방어출원이 감소하고 이에 따라 심사관의 심사부담도 경감된다.

 

 

 

<불특허발명>

{위반시 취급 누락주의!! 산이랑 동일}

1. 의의 및 취지(32조)

 

[질선위/공사조]

공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 염려가 있는 발명은 특허 받을 수 없다. 공익과 사익의 조화를 꾀하기 위함이다.

 

1. 판단시점

 

[동결]

공서양속의 개념은 시대 및 사회변화에 따라 변화하는 동태적 개념이므로 특허여부결정시에 사회통념적 기준으로 판단한다.

 

1. 위반시 취급

 

거절이유(62조), 정보제공사유(63조의2), 무효사유(133조)에 해당한다.

 

1. 공서양속을 해칠 염려가 있는 발명

 

(1)  의미

 

[해목공사/본목외부]

1)발명이 공서양속을 해칠 목적을 가진 경우 뿐만 아니라, 발명의 공개 또는 사용이 공서양속에 반하는 경우도 포함된다. 2)단, 본래 목적 이외에 부당하게 사용된 결과 공서양속을 해칠 염려가 있는 경우까지 포함하는 것은 아니다.

 

(2)  노골적으로 사람의 특정 성적 부위를 적나라하게 표현한 경우

 

[노특적물/실공음필]

노골적으로 사람의 특정 성적 부위 등을 적나라하게 표현하는 음란한 물건에 해당하거나, 발명의 실시가 공연한 음란행위를 필연적으로 수반할 것이라고 예상되는 발명은 32조 해당한다.

 

(3)  신체 손상, 신체 자유 구속하는 경우

 

[인구신손비]

인체를 구성요소로 하는 발명으로서 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 발명은 32조에 해당한다.

 

1. 공중의 위생을 해칠 염려가 있는 발명

 

(1)  의미

 

[본유목결비]

발명 본래의 유익한 목적은 달성되더라도 결과적인 측면에서 공중의 위생을 해할 염려가 있는 경우에는 효과를 비교해서 판단한다.

 

(2)  은 이온이 포함된 경우

 

[은섭질치법]

은은 장기간 다량 섭취할 경우 은피증과 같은 질병의 원인이 되는 물질로서 현재까지 은피증에 대한 효과적인 치료법은 없는 점, 식품위생법에서 식품에 사용할 수 없는 원료로 지정되어 있는 점에서 은 이온이 포함된 경우 32조에 해당한다.

 

(3)  철분 과다함유된 경우

 

[해초예/출섭위]

철분이 과다함유되어 인체에 유해한 결과를 초래하리라는 것을 예측할 수 있어서 특허 받을 수 없으며, 이는 출원인이 섭취하였을 때 위해가 없었다는 사실만으로 공중의 위생을 해할 염려 없다고 단정할 수 없다.

 

(4)  의약품의 부작용이 있는 경우

 

[약부감유허]

의약품의 약효가 부작용을 감수할 만한 유용성을 가지고 있다고 판단될 경우에는 의약품으로 허용된다.

 

 

 

<특받권/공동발명/공동출원>

{무권리자출원->33조1항 및 44조 거절이유}

 

1. 특허를 받을수 있는 권리 의의 및 취지(33조)

 

[원공1]

1)발명의 완성에 의하여 발명자에게 원시적으로 귀속되는 권리이다. 2)2인이상 공동발명한 경우 특허를 받을수 있는 권리를 공유한다. 판례는 이 경우 공유자의 지분은 동일한 것으로 추정한다. 3)발명을 보호하기 위한 1차적 보호수단이다.

 

1. 발명자가 특받권 양도 후 스스로 출원

 

(1)  학설의 대립

 

1)긍정설은 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자에게 원시적으로 귀속되며 이중양도도 가능하기 때문에 발명자가 직접출원해도 위반 아니라는 견해 2)부정설은 권리승계 후에는 더이상 특허를 받을 수 있는 권리가 남아있지않아 위반이라는 견해

 

(2)  판례의 태도

 

발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도한 후 스스로 출원한 경우 33조1항본문 위반에 해당한다.

 

(3)  검토

 

발명자의 경우 명문상 무권리자로 볼 수는 없으나 바람직한 거래질서의 확립과 승계인의 보호를 위해 판례 타당하다.

 

1. 특허를 받을 수 있는 권리의 이전

{이전이 명시적으로 주어지지 않더라도 사안에서 묵시적 이전있을수 있다}

(1)  37조1항

 

특허를 받을 수 있는 권리는 재산권으로서 양도성이 있는바, 권리 이전 유효하다.

 

(2)  37조3항

 

다른 공유자의 동의를 받았는바, 37조3항 요건 만족하므로 양도 적법하여 유효하다.

 

(3)  판례의 태도

 

[전일명묵] [공공사묵]

1)    특허를 받을 수 있는 권리는 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고, 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다.

2)    공동발명에 이르지 못하였지만 공동출원을 한 경우, 출원에 이르기까지의 양수인의 역할과 기여도, 양수인과 양도인 사이의 관계, 출원경과 등 제반사정에 따라 특허를 받을 수 있는 권리의 지분이 묵시적으로 이전된 것으로 볼 수 있다.

 

1. 특허를 받을 수 있는 권리의 승계

 

(1)  출원 전(38조1항)

 

승계의 효력은 승계로서 발생하며 출원은 제3자 대항요건이다.

 

(2)  출원 후(38조4항)

 

상속기타일반승계를 제외하고 출원인변경신고를 하여야 승계의 효력이 발생한다.

 

(3)  무권리자 특허를 양수받은 양수인에 대해 38조1항 유추적용가부

 

1)    판례의 태도

 

[승지양법무]

38조1항의 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자 특허로서 무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 38조1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.

 

2)    검토 {따라서 승계인이 출원을 늦게하여도 이러한 제3자 특허 무효가능}

 

정당한 권리자를 보호하는 특허법 규정과 특허권 등록원부에 공신력을 인정하는 명문규정이 존재하지 않는다는 점 등을 고려할때 판례 타당하다.

 

1. 공동발명자에 대한 설명

 

(1)  의의

 

공동발명자란 발명의 완성을 공동으로 한 자를 말한다. 공동발명의 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(33조2항).

 

(2)  성립요건

(3)  효과

 

공동발명자의 경우, 1)파리조약에 따른 발명자 게재권 2)특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고(33조2항) 3)공동출원해야 하며(44조) 4)단독출원의 경우 33조1항본문,44조에 의하여 거절이유,정보제공사유,무효사유가 된다.

 

(4)  판단기준 - 객관적 기준

 

1)기술적 사상 창작에 실질적인 기여를 하였는지를 기준으로 판단한다. 2)해당 출원 또는 특허의 하나의 청구항에라도 기여하면 공동발명자로 인정되어야 한다. 즉 일부청구항에만 관여하더라도 공동발명자 될 수 있다.

 

(5)  판단기준 - 주관적 기준

 

공동의 인식, 실질적 협력이 있는지를 기준으로 판단한다. {직접적 의견교환 있거나, 상호작용 또는 인지만으로도 인정가능/ 선행연구원 결과와 후행연구원 연구가 결합된 경우 결합을 상호작용의 한 형태 라고 본다/ 육체적으로 같이 연구할 필요는 없다}

 

1. 공동발명 성립요건 {기창실 여부/공동의 인식 여부로 나누어서 사안포섭}

 

(1)  특허법상 발명(2조1호)

(2)  일반요건(심사기준)

 

[완연인]

1)2인이상이 발명완성에 참여하고 2)동일한 산업분야에서 기술과제해결을 위한 연구를 하고 3)실질적으로 상호협력이라는 공동의 인식이 있어야 한다.

 

(3)  판례의 태도 {발명자 판단기준 판례로도 사용 가능}

 

[과착구/목효수/기창실] [단과아/지정실/자설후/보관자]

1)    (공동)발명자에 해당한다고 하기 위해서는 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 착상 및 실험등을 통한 새로운 착상의 구체화, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적 수단과 방법의 제공, 조언 및 지도등 기술적 사상의 창작행위에 실질적인 기여하기에 이르러야 한다.

2)    단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금 및 설비등을 제공하여 발명을 후원하는 등 단순보조자, 관리인, 자본주 등은 (공동)발명자가 될 수 없다.

 

(4)  중간물질 합성역할 담당

 

[지합역창기]

제약회사 매니저나 팀장의 지시를 받고 중간물질을 합성하는 역할을 담당하는 연구원이라도 이로 인해 발명이 완성되는 등 창작적 기여를 한 사실이 인정된다면 공동발명자가 될수있다.

 

(5)  화학발명의 경우

 

[화실실기관]

화학발명에서는 실험등의 과정에서 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여했는지 관점에서 공동발명자를 결정해야 한다.

 

1. 공동출원

 

(1)  의의 및 취지(44조)

 

[무점일배]

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 공유자 전원이 공동으로 특허출원하지 않으면 등록받을 수 없다. 발명은 무형의 기술적 사상이므로 점유가 곤란한바 공유자 일방의 배신행위로부터 보호하기 위한 규정이다.

 

(2)  공동출원 대상

 

1)    종래 문제점

 

종래 44조는 33조2항 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우로만 한정하여 공동발명자는 아니지만 지분양도 또는 승계에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하게 되는 때에는 44조 적용여부가 불분명한 문제점이 있었다.

 

2)    13.3.22 개정법

 

개정법은 44조에서 ‘33조2항 규정에 의한’을 삭제하여 지분양도 또는 승계에 의해 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 경우까지 본 규정 적용되도록 공동출원 대상을 명확히 하였다.

 

(3)  공유자 중 1인이 단독으로 출원한 경우 {따라서 33조1항 위반 해당}

 

[단다지범무]

공동발명자 중 1인이 단독출원하는 경우에는 다른 공동발명자의 지분 범위내에서는 무권리자 출원에 해당한다.

 

{일부 지분에 대한 무효심판청구 가부-무효심판part}

 

 

 

<청구범위제출 유예제도>

 

1. 의의 및 취지(42조의2)

 

청구범위의 기재없이도 출원일을 인정해주는 제도이다. 선출원주의 하에서 빠른 출원일 확보를 통한 출원인의 이익보호 위함이다.

 

1. 개정법 - 임시명세서 제도 {형식의 제약없이 기술서 그대로 출원가능}

 

1)2007년 개정법에서 도입되었으며 2)2015년 개정법은 유예기간을 1년2개월로 단축하였으며 3)2020.3.30 시행규칙은 임시명세서 제도를 마련하여 명세서 제출형식 요건을 완화하고 있다.

 

1. 임시명세서 제도 {크게 물어보면 이거 쓰기}

 

(1)  의의(시행규칙21조5항,6항)

 

42조의2 1항 후단에 따라 청구범위 기재 없이 출원한 때에 출원서에 그 취지를 기재하여 2항 또는 3항의 기재방법을 따르지 않고 임시명세서를 첨부하여 제출할 수 있다.

 

(2)  취지 및 도입배경

 

선출원주의 하에서 빠른 출원일 확보를 위한 경쟁이 치열하였으나, 연구결과를 명세서 형식으로 재작성하는데 신간이 걸려 신속한 출원이 어려웠다. 이에 20.3.30 시행규칙에서 자유로운 형식의 임시명세서 제출을 허용하였다.

 

(3)  심사받기 위해 취해야 할 조치

 

1)    우선권 주장에 따른 심사 및 출원일 확보

 

임시명세서 출원일로부터 1년 이내에 국내우선권 주장하며 심사받을 수 있고, 임시명세서에 기재된 부분은 임시명세서 제출한 날짜에 출원된 것으로 인정된다.

 

2)    임시명세서 보정

 

임시명세서 제출한 날로부터 1년2월 내에 1회에 한해 전문보정이 가능하기에 보정을 통해 정식명세서를 다시 제출하는 방법도 가능하다.

 

1. 청구범위 제출시기

 

(1)  시기적 제한(42조의2 2항) {임시명세서 자체로는 심사받을 수 없어 명세서 보정필요}

 

최선일로부터 1년2월 또는 제3자의 심사청구 취지를 통지받은 날부터 3월이 되는 날 중 빠른 날까지 청구범위 기재되도록 명세서 보정하여야 한다.

 

(2)  분할, 변경출원의 경우(52조6항, 53조8항)

 

분할, 변경출원이 청구범위 기재하지 않은 경우, 42조의2 2항에 따른 기한이 지나도 분할, 변경출원한 날부터 30일 내에 명세서에 청구범위 기재하는 보정할 수 있다.

 

1. 청구범위 제출 효과

 

출원일로 소급하여 청구범위 기재가 있었던 것으로 취급한다.

 

1. 청구범위 미제출의 효과

 

[취공재심조]

1)취하간주 2)출원공개의 예외 3)재출원의 실익 4)출원인의 심사청구 및 조기공개 신청 제한

 

 

 

<외국어 특허출원 제도>

 

1. 의의 및 취지(42조의3)

 

[구반/명도외취/국출보]

1)구법상 반려하였으나 2)15.1.1 시행 개정법은 명세서 및 도면을 외국어로 기재한다는 취지를 출원서에 기재하는 경우 이를 허용한다. 국제적 추세 반영 및 선출원주의하에서 빠른 출원일 확보를 통한 출원인의 이익보호 위함이다.

 

1. 오역정정(42조의3 6항)

 

(1)  의의 및 취지

 

[경잘정/국오적]

심사경제를 위해 잘못 번역된 번역문을 정정하는 제도이며, 국어번역문에 대한 오역정정이 있는 경우 오역정정이 적합한지를 우선적으로 판단한다.

 

(2)  요건

 

[출최보설수]

1)출원인이 2)최종국어번역문의 잘못된 번역에 대해 3)보정할 수 있는 기간 내에 4)설명서 첨부 및 수수료 납부하여 오역정정이 가능하다.

 

(3)  효과

 

[정신/정보별]

1)정정된 국어번역문이 국어번역문 신규사항 추가 판단기준이 되나 2)정정된 국어번역문에 대해서는 명세서 보정 효과를 부여하지 않으므로 오역정정과 별도로 명세서 등에 대한 보정이 필요하다.

 

1. 신규사항추가금지 판단

{심사대상 명세서가 무엇인지 판단하는 것이 중요!/ 최초 명세서와 심사대상 명세서 동일x -> 원문 신규사항추가 해당/ 오역정정서와 심사대상 명세서 동일x -> 번역문 신규사항추가 해당}

(1)  원문 신규사항추가금지(47조2항전단)

 

외국어 명세서 기준 최초 명세서 도면 범위 내 보정이어야 한다. 거절이유, 정보제공사유, 무효사유에 해당한다.

 

(2)  번역문 신규사항추가금지(47조2항후단)

 

최종 국어번역문에 기재된 범위 내 보정이어야 한다. 거절이유에 해당하나 무효사유에는 해당하지 않는다.

 

 

 

<42조3항1호>

{42조3항1호 위반되는 항 인용->42조3항1호 거절이유 있음}

1. 의의 및 취지

 

[통명상/3만공]

1)발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다. 2)판례는 발명의 설명은 제3자가 명세서만으로 발명을 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호 받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이라고 한다.

 

1. 쉽게 실시할 수 있을 정도 의미

 

[통시과특/이재]

쉽게 실시할 수 있을 정도란 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 의미한다.

 

1. 쉽게 실시할 수 있을 정도 의미 - 물건발명의 경우

 

(1)  판례의 태도

 

[통시과특/생사구증효예]

물건발명의 경우 실시란 물건을 생산,사용하는 등의 행위를 말하므로, 통상의 기술자가 출원시 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식 부가하지 않고서도 발명의 설명의 기재에 의해 물건 자체를 생산,사용할 수 있고 구체적인 실험 등에 의한 증명이 없더라도 발명의 효과 발생을 충분히 예측할 수 있다면 기재요건을 충족한다.

 

(2)  검토

 

효과발생을 전제로 독점배타권인 특허권이 부여되는바, 발명의 효과를 고려하는 판례 타당하다.

 

1. 발명의 설명에 기재된 효과 그대로 발휘되지 않는 경우

 

(1)  판례의 태도

 

[청설통비예]

청구항에 기재된 구성에 의해 발명의 설명에 기재된 효과가 그대로 발휘되지 않더라도, 통상의 기술자 입장에서 청구항에 기재된 구성이 있는 경우와 없는 경우의 효과를 비교할 때, 그 구성이 있는 경우에 더 나은 효과가 발휘되는 것이 예측된다면 42조3항1호 충족된다.

 

(2)  검토

 

특허 등록받는데 있어 발명의 효과를 기재할 때 어느정도 과장이 수반되는 현실을 고려할 때 판례 타당하다.

 

 

 

<42조3항2호>

 

1. 의의 및 취지

 

발명의 설명은 기술문헌의 역할을 하므로, 그 발명의 배경이 되는 기술을 기재해야 한다. 심사 유용 도모 및 PCT필수기재사항임을 반영하였다.

 

1. 기재방법(심사기준)

 

[관구정강/알인종취]

1)배경기술은 특허를 받고자 하는 발명에 관한 것이어야 하며 2)원칙적으로 배경기술의 구체적 설명 및 선행기술문헌 정보도 함께 기재하여야 하나, 법률상 강제사항은 아니다. 3)배경기술을 알 수 없는 경우에는 인접기술분야의 종래기술을 기재하거나 배경기술을 알 수 없다는 취지를 기재하여야 한다.

 

 

 

<42조4항1호>

 

1. 의의 및 취지

 

[출공아부부]

1)청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침 되어야 한다. 2)판례는 출원인이 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는데 취지가 있다고 한다.

 

1. 판단기준(판례)

 

[취달통명상] [시통대설/시설확일]

1)    취지를 달리하는 42조3항1호가 정한 것처럼 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다.

2)    특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 그 청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다.

 

1. 여러 실시례 중 효과 예측되지 않는 것이 있는 경우

 

(1)  판례의 태도

 

청구항에 기재된 물질에 관한 실시례에 있어서 16가지 중 14가지에 대한 효과가 예측되지 않는다는 이유로 42조4항1호 위반이라 판단한바 있다.

 

(2)  검토

 

효과가 예측되는 실시례가 16가지 중 2가지 뿐이라면, 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화하기 어려울 것으로 판단되므로 판례 타당하다.

 

1. 발명의 작용을 명확하게 하기 위한 구성요소가 청구범위에 빠져있는 경우

{42조4항1호,2호 위반여부 논점}

(1)  판례의 태도

 

[설관명/청부한]

발명의 설명에 관계가 명확하게 기재되어 있다면, 청구범위를 부가 내지 한정하는 구성을 청구범위에 기재할지 여부는 전적으로 특허권자 또는 출원인의 선택에 달린 것이다.

 

(2)  검토

 

명세서에 관계가 명확하게 기재되어 있다면 특허발명을 통상의 기술자가 명확하게 실시할 수 있는 것이고, 청구범위는 특허권자가 권리를 획득하기 위한 범위를 설정하는 것이므로 판례 타당하다.

 

 

 

<42조4항2호>

 

1. 의의 및 취지

 

1)청구범위는 권리서역할을 하므로 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야한다. 2)판례는 특허권의 보호범위를 명확히 하기위함임을 취지로 본다.

 

1. 유형

{ex) 약,적량,매우,이상,기타적합한/42조4항2호위반하는 항을 인용하는 항도 42조4항2호위반}

 

[부임선비불/이상0]

1)부정적 표현의 사용, 임의부가적 사항 또는 선택적 사항의 기재, 비교의 기준이나 정도가 불명확한 경우 2)수치한정발명에 있어 이중수치한정, 상한이나 하한이 없는 경우, 0을 포함하는 경우

 

1. 조성물 발명

{배점보고 수치한정발명 일반론 적기/ 구체적 단위기재 불분명 -> 위반 ex)%중량}

(1)  원칙

 

[모정만/결모]

조성물 발명은 조성비의 기재가 모든 경우에 정확히 100%를 만족시킬 필요는 없는 것이지만, 모든 성분의 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우, 모든 성분의 최저성분량의 합이 100%를 초과하는 경우, 하나의 최대성분량과 나머지 최저성분량의 합이 100%를 초과하는 경우, 하나의 최저성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%를 미달하는 경우 등과 같이 조성비의 기술적인 결함이나 모순이 있는 경우에는 발명의 구성이 명확하게 기재되어 있다고 할 수 없다.

 

(2)  예외

 

[청복함물/임저나대/통포용이재별]

청구범위에 복수의 물질을 함유하는 물질이 임의의 최저성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100중량%이상이 되도록 기재되어 있지 않더라도, 통상의 기술자가 다른 성분도 포함될 수 있다는 점을 용이하게 이해하고 이를 재현하는데 별다른 어려움이 없다면 조성비의 기재가 불명확 하다고 볼 수 없다.

 

1. 바람직하게는

 

(1)  심사기준

 

바람직하게는 이라는 용어와 함께 이중으로 수치한정한 경우 42조4항2호 위반 해당

 

(2)  특허법원 판례의 태도

 

[사일등외자]

바람직하게는 이라는 단어의 사전적 의미는 바랄만한 가치가 있다는 의미의 부사어로 일반적으로 널리 사용되고 있고, 해당 용어가 포함된 등록 특허의 수가 많은 사실 및 외국의 경우에도 대응되는 단어(preferably)가 포함되어 있어도 등록된 사실을 고려할 때, 바람직하게는 이라는 용어가 청구범위에 사용되더라도 그 자체로 의미가 불명확하다고 볼 수 없다.

 

(3)  대법원 판례의 태도

 

[관다방해/명간]

청구범위의 기재내용이 관점에 따라 다양한 방식으로 해석될 수 있는 경우에는 청구범위로서 요구되는 명확성과 간결성 요건을 충족하지 못하였다고 보아야 한다.

 

(4)  검토

 

[용만일개실]

분쟁발생의 소지가 존재하는바, 용어만을 기준으로 일률적으로 판단할 것이 아니라 각각 개별적으로 실질적 판단이 이루어져야 하는바, 대법원 판례 타당하다.

 

1. 개방형/반개방형/폐쇄형 청구항 {보호범위 해석 문제로 가능}

 

(1)  개방형 청구항

 

1)    의의

 

개방형 청구항이라 함은 “~을 포함하는”라는 표현을 포함하는 청구항을 말한다. 또한 판례는 “~를 함유하는”라는 표현을 사용하여도 개방형 청구항으로 본다.

 

2)    등록요건 판단

 

[청복함물/임저나대/통포용이재별]

청구범위에 복수의 물질을 함유하는 물질이 임의의 최저성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100중량%이상이 되도록 기재되어 있지 않더라도, 통상의 기술자가 다른 성분도 포함될 수 있다는 점을 용이하게 이해하고 이를 재현하는데 별다른 어려움이 없다면 조성비의 기재가 불명확 하다고 볼 수 없다.

 

3)    권리범위 해석방법

 

[명추실속예]

특허발명의 청구항이 개방형으로 기재된 경우, 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 명시적으로 기재된 구성요소뿐만 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것이다.

 

(2)  반개방형 청구항 {별도 구성요소 추가 허용하는지 여부가 불분명하므로 42조4항2호 위반 해당}

 

1)반개방형 청구항이란 “필수적으로 이루어지는”라는 표현을 포함하는 청구항을 말한다. 2)판례는 그 구성요소가 필수적으로 포함되고 그 외 별도의 구성요소 추가를 허용하는지 여부가 불분명하다고 보았다.

 

(3)  폐쇄형 청구항

 

1)폐쇄형 청구항이란 “~으로 이루어지는”라는 표현을 포함하는 청구항을 말한다. 2)열거된 구성요소를 포함하는 경우에만 보호범위에 속하고 그 이외의 것을 포함하는 경우에는 보호범위에 속하지 않는다고 본다.

 

1. 효과 입증할 수 있는 측정방법 특정되지 않은 경우

{미완성발명 효과없는 경우로 볼 수 있다}

(1)  판례의 태도

 

[방조명구통]

측정방법이나 측정조건에 따라 다른 값이 도출될 수 있음에도, 명세서에 그 함량을 측정할 구체적 방법이 개시되어 있지 아니하고, 측정방법이 통상의 기술자가 쉽게 인식할 수 있다거나 특허발명이 속하는 기술분야에서 통용되는 측정방법이라고 보기도 어려운 경우 구체적인 기술적범위 내지 한계를 확정할 수 없는 것으로 발명을 불명확하게 하는 기재에 해당한다.

 

(2)  검토

 

기술적 효과를 입증할 수 있는 방법이 없다면 진보성의 요건인 현저하거나 이질적인 효과를 입증할 수 없는 것이므로 기재불비 해당한다는 판례 타당하다.

 

 

 

<42조8항 시행령5조>

{종속성이 없어 42조8항 위반하는 항 인용해도 기재불비x}

1. 다항제 기재방법 [종적삭번택2먼순]

 

청구항은 적정한 수로 기재(2항), 인용되는 항의 번호 기재(4항), 택일적 기재(5항), 이중인용금지(6항), 인용되는 항 먼저기재(7항)

 

1. 2항

{~제조방법에 있어서, ~제조장치 -> 카테고리 다른2이상 발명 기재 해당한다}

 

하나의 청구항에 카테고리가 다른 2이상 발명 기재, 동일한 청구항 중복기재, 문언적 동일한 경우를 말하며 실질적으로 동일할 뿐 표현을 달리한 경우 제외(심사기준), 판례42조4항2호[동달중기/명간통이재]

 

1. 4항

 

전술한 항 중

 

1. 5항

 

및, 청구항 선택적 기재 않더라도 청구항 명확 간결 기재위한것이면 위반 X

 

1. 6항

 

복수의 청구항 인용하더라도 청구항 명확 간결 기재위한것이면 위반 X

 

1. 7항

 

자신의 청구항과 같은 번호의 청구항을 인용하는 경우(심사기준), 판례는 42조4항2호 거절이유도 가진다고 본다.

 

 

 

<독립항과 종속항>

 

1. 정의

 

(1)  정의

 

1)독립항은 다른 청구항을 인용하지 않는 형식으로 발명의 필수구성요소를 포함하는 청구항이다. 2)종속항은 실질적으로 인용하는 항을 한정, 부가한 청구항이다.

 

(2)  구별기준(판례)

 

[형생치독]

두 항의 구별은 기재형식에 의하여만 판단할 것이 아니라, 인용하고 있는 구성요소를 일부 생략하거나 치환하는 경우는 독립항으로 보아야 한다.

 

1. 권리범위

 

종속항은 독립항의 권리범위를 한정하는 역할을 하므로, 종속항의 권리범위에 속한다면 독립항의 권리범위에도 속하게 된다.

 

1. 종속항 기재 실익

 

(1)  심사단계의 실익

 

1)독립항의 등록이 곤란할 경우 한정,부가,구체화한 종속항의 등록을 도모할 수 있으며 2)45조 판단시 독립항 간의 단일성만을 판단하면 되고 3)독립항의 진보성이 인정되는 경우 종속항의 진보성은 별도로 심사할 필요가 없다는 실익이 있다.

 

(2)  권리단계의 실익

 

1)구성요소완비원칙상 소극적 효력 측면은 실익이 적으나 2)제3자 권리화를 막을 수 있고 3)정정에서 유리하고 4)일부무효에 있어서 실익이 있다.

 

1. 독립항의 기재를 종속항의 구성으로 제한해석 가부

{청구항 1 거절이유 검토 설문에서 종속항인 청구항2로 한정해석할 수 있는지}

(1)  판례의 태도

 

[독종내파특/광구설실]

독립항과 종속항 등 여러 항으로 이루어진 청구항의 기술내용을 파악함에 있어서 특별한 사정이 없는한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항의 기술구성이나 발명의 설명에 나오는 특정 실시례로 제한하여 해석할 수는 없다.

 

(2)  검토

 

독립항을 종속항의 구성으로 제한해석하는 것을 허용한다면 독립항의 권리범위가 종속항의 권리범위와 같아지거나 오히려 종속항보다 권리범위가 좁아지게 되는 모순이 발생할 수 있는 점을 고려할 때 판례 타당하다.

 

 

 

<단일성>

 

1. 의의 및 취지(45조)

 

[발군/편관]

특허출원은 1발명 1출원을 원칙으로 하나, 1군의 발명에 대해서는 1출원으로 할 수 있다. 절차의 편의 및 관련기술의 용이한 관리를 위함이다.

 

1. 적용요건(시행령6조)

 

[기상/동상/기특선개]

1)청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있고 2)청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있으며 3)기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비해 개선된 것이어야 한다.

 

1. 판단방법 {카테고리 다르면 독립항}

 

[독상후]

1)독립항 간의 기술적 특징을 비교하되 2)기술적 특징은 동일하지 않더라도 상응하기만 하면 되고 3)선행기술보다 개선되어야 하는바 선행기술 고려 후 단일성을 판단한다.

 

1. 판단기준

 

1)    하나의 청구항에 택일적 요소가 마쿠쉬방식으로 기재된 경우에는, 택일적 사항들이 유사한 성질 또는 기능을 갖는 경우 단일성을 만족한다. {x또는x+a}

2)    물건을 생산하는 장치 등은 그 물건의 생산에 적합한가 여부가 물건과의 단일성 판단기준이 된다. 적합한가의 의미는 그 물건을 생산하는 장치에 대한 발명을 실시하면 본질적으로 그 물건이 생산된다는 것을 의미한다. {타용도 있어도 무관}

 

1. 발명의 단일성 범위 고찰

 

(1)  출원인의 입장

 

출원인의 입장에서는 가능한 다수의 발명을 하나의 출원서에 포함시켜 출원하는 것이 출원료나 특허관리 측면에서 유리하기 때문에 1출원의 범위를 넓히는 것이 유리할 것으로 판단된다.

 

(2)  제3자의 입장

 

제3자의 입장에서는 출원절차의 형평성, 선행기술 자료로서의 이용 등의 측면에서 가능한 1출원의 범위를 좁히는 것이 유리할 것으로 판단된다.

 

(3)  특허청의 입장

 

특허청의 입장에서는 출원의 분류, 검색 등 심사부담측면에서 1출원의 범위를 좁히는 것이 유리할 것으로 판단된다.

 

(4)  개인견해

 

다수의 발명을 하나의 출원서에 포함시키고자 하는 출원인과 이를 허용할 경우 불이익을 받게되는 제3자 및 특허청 사이 이해관계가 존재하므로 상호간 균형을 고려하여 1출원범위를 결정해야 할 것이다.

 

 

 

<젭슨청구항>

{젭슨청구항 논점 - 반드시 공지사실 증명책임 써주기/ 심사관이 증명책임 지므로 공지여부를 심사관이 증명하여야 하나, 이를 추정할 수 있는지 문제}

1. 허용여부

 

구법42조4항3호 삭제 및 42조6항 신설

 

1. 의의 및 취지

 

[전종인특개추/독기명]

전제부에서 종래기술을 인용한 후 특징부에서 그 기술에서 개량되거나 추가된 구성요소를 기재함으로서 발명을 특정하는 청구항 기재방식을 말한다. 독점권이 허여될 발명의 기술영역을 명백히 하는데 공헌한다.

 

1. 공지사실 증명책임

 

(1)  증명책임 의의

 

요증사실 존부가 진위불명일 때 당해 사실을 부존재 하는 것으로 보아 당사자 일방이 받는 불이익을 말하며, 이러한 불이익의 부담을 증명책임의 분배라고 한다.

 

(2)  분배기준-법률요건분류설

 

1)분배기준를 법규구조에서 찾아 각 당사자는 자기에게 유리한 사실에 대해 증명책임을 진다. 2)특허법의 경우 특허성립요건은 출원인, 특허권자가 지고 특허장애요건은 이를 주장하는 당사자가 증명책임을 진다.

 

(3)  공지사실의 증명책임 및 증명방법

 

[공사당/자현증]

1)특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 해당 특허발명의 구성요소가 출원 전 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 그 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 2)따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 그 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이다.

 

1. 청구범위 전제부 기재된 사정만으로 공지성 인정 여부

 

(1)  학설의 대립

 

1)긍정설은 출원절차의 간편화, 심사능률을 근거로 전제부 기재사실 있다면 공지성 인정하자는 견해 2)부정설은 공지성 인정시 출원인이 그 기재방식을 기피할 수 있다는 점을 근거로 부정하는 견해

 

(2)  종래 판례의 태도

 

[구목효]

발명의 구성, 목적, 효과를 종합하여 공지성 여부를 판단한다.

 

(3)  최근 전원합의체 판례의 태도

 

[문요기적목다/전공근]

청구범위 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 적용물품을 한정하는 등 그 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다.

 

(4)  검토

 

청구범위 기재형식에 따라 사실관계 확정이 달라진다면 출원인에게 불합리한바, 최근 전원합의체 판례 타당하다.

 

(5)  전제부에 ‘공지의 위생기용 조절대’ 기재부분 해석(판례)

{사안에서 특별하게 주어진 경우 쓰기}

[대기자해취]

기재부분이 대상물품 내지 기술분야를 특정하기 위한 것이고 위생기용 조절대 자체를 의미한다고 해석될 여지도 있는 것이므로, 기재된 모든 구성요소가 공지된 것으로 인정하는 취지로 볼 수 없다.

 

1. 명세서에 배경기술, 종래기술로 전제부 기재한 경우

{젭슨청구항이 아니라 일반적으로 쓰일 수 있음. 특히 진보성 문제/누락주의!!}

(1)  심사기준

 

명백히 공지된 것으로 인정되는 대상이 아닌 이상 공지된 것으로 볼 수 없다.

 

(2)  종래 판례의 태도

 

[출전/알기비/신진]

명세서에 기재한 종래기술은 출원된 고안의 출원 이전에 그 기술분야에서 알려진 기술에 비하여 출원된 고안이 신규성과 진보성이 있음을 나타내기 위한 것이라고 할 것이어서 그 종래기술을 특별한 사정이 없는 한 공지기술로 보았다.

 

(3)  최근 전원합의체 판례의 태도

 

[종공요/공관전존/증자]

명세서에 기재한 종래기술은 공지되었음을 요건으로 하는 개념이 아니고, 공개 여부와 관계없이 출원 전 존재하는 기술을 말하는 개념에 불과하므로, 명세서에 종래기술로 기재되어 있다고 하여 증거에 의함이 없이 그 자체로 공지기술로 볼 수 없다.

 

(4)  검토

 

1)종래기술이라 함은 비공지발명,공지예외발명 등이 포함되는 개념이므로 별도의 증거없이 공지기술로 보는 것은 부당하며 2)청구범위 전제부 구성을 공지기술로 보지 않는 판례와의 형평성을 고려할 때 최근 전원합의체 판례 타당하다.

 

1. 전제부 구성을 공지기술이라는 취지로 기재한 경우

 

(1)  공지사실 추정 여부 {ex 의견서를 통해 공지 인정}

 

[전출공전/별공추]

명세서 전체적인 기재와 출원경과를 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 종래기술인 정도를 넘어 공지기술이라는 취지로 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우, 별도의 증거에 의함이 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다.

 

(2)  추정 번복 가부

 

[출회착공/잘특번]

출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 추정이 번복될 수 있다.

 

(3)  검토

 

출원과정에서 출원인과 심사관의 의견교류가 이루어지는바 절차적 효율성과 실체적 정의를 조화롭게 달성할 수 있다는 점에서 판례 타당하다.

 

(4)  의식적제외이론 적용여부(전합 보충의견)

 

[해의효번구]

권리범위해석에서의 의식적제외이론은 그 효과를 번복시킬수 있는 구조가 아니므로, 이러한 강력한 효과를 공지 자인의 경우에 확장하여 적용할 수 없다.

 

1. 젭슨청구항의 해석 - 전제부 기재된 구성요소의 취급(판례)

{등록요건 판단 논점}

[특전포/유결일기상]

특징부에 기재된 구성요소 뿐만 아니라 전제부에 기재된 구성요소를 포함하여 유기적으로 결합한 일체로서의 기술적 사상이 특허성 판단대상이 되는 것이며, 마찬가지로 권리범위를 확정한다.

 

1. 젭슨청구항의 보호범위 해석

 

(1)  종래 판례의 태도

 

특허발명의 구성요소 중 일부가 공지기술에 해당하는 경우 그 부분을 제외하고 특허발명의 보호범위를 판단한다.

 

(2)  최근 판례의 태도

 

[복구일공/구독구결]

복수의 구성요소로 이루어진 특허발명에 있어서 일부 구성요소가 공지된 경우, 각 구성요소가 독립하여 별개의 발명이 되는것이 아니라 구성요소가 결합된 전체로서 하나의 발명이 되는 것이므로, 권리범위 판단에 공지된 부분을 제외할 수 없다.

 

(3)  검토 {사안포섭:설사 공지기술에 해당하더라도~}

 

발명의 일부 구성요소가 공지된 경우 이를 발명의 구성에서 제외하면 발명의 일체성이 파괴되고, 특허발명의 권리범위가 오히려 확장되는 결과가 되기 때문에 공지된 구성요소 제외할 수 없다는 최근 판례 타당하다.

 

1. 타출원의 종래기술에 기재된 경우 {위와 혼동주의!!}

{공지된 것으로 볼 수 없으므로 선,확선 위반 가능/공지된 것으로 보면 신진위반 가능}

(1)  판례의 태도

 

[전공일신진]

그 종래기술을 출원발명의 출원일 전에 공지된 선행기술로 일반화하여 다른 발명의 신규성 또는 진보성도 부정할 수 있다는 의미는 아니다.

 

(2)  검토

 

1)신규성,진보성 위반의 증명책임은 심사관에게 있는 점 2)공지여부는 객관적,역사적 사실문제라는 점을 고려할 때 실제로 공지되지 않은 경우 불합리한 결과를 초래할 수 있는바 판례 타당하다.

 

 

 

<마쿠쉬 청구항>

{ex) 플라스틱,세라믹,나무,고무 중 어느하나로 이루어진 손잡이}

 

1. 의의 및 취지

 

[상성2택편]

특허받고자하는 사항으로 상호 유사한 성질 또는 기능을 가지는 2이상의 구성요소를 택일적으로 표현하여 기재한 청구항을 말한다. 청구항 작성에 있어서 출원인의 편의 도모하기 위함이다.

 

1. 등록요건 판단(심사기준)

 

[병별등만]

마쿠쉬 청구항에 기재된 병렬적 개념은 각각 별개의 발명이므로 각각의 발명이 등록요건을 만족하여야 하며, 어느 하나에 거절이유가 존재한다면 청구항 전체가 거절이유를 갖는다.

 

 

 

<기능식 청구항>

 

1. 허용여부

 

(1)  구법의 태도(42조4항3호)

 

[구없아만]

구법 42조4항3호는 청구범위에 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재할 것을 요구하여 구성이 아닌 기능으로 표현하였다는 이유만으로 거절될 여지가 있었다.

 

(2)  07년 개정법(42조6항)

 

(3)  검토

 

경과규정상 기능식 청구항이라도 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 명확히 특정되었다면 더이상 명세서 기재불비에 해당하지 않을 것이다.

 

1. 의의 및 취지

 

[청태소포/창표다]

청구항 기재형식의 일태양으로서 청구범위에 소위 기능적 표현을 포함하는 청구항을 말한다. 기술적 사상 창작의 표현을 다양화하기 위함이다.

 

1. 장점 및 단점

 

(1)  장점

 

장래 침해사건에서 예상되는 기술발전과 설계변경을 청구범위 문언상 포함할 수 있으며, 기술적 사상을 명확하고 이해하기 쉽게 표현할 수 있다.

 

(2)  단점

 

청구범위를 문언 그대로 해석하면 보호범위가 발명의 설명에 개시된 내용을 넘어 권리범위가 불명확해질 수 있다.

 

1. 42조4항2호 판단방법(판례)

 

[통설도시/청명파]

통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 그 특허청구범위의 기재는 적법하다.

 

1. 등록요건 판단대상

 

(1)  판례의 태도

 

[기모/청용특발/용일표기/객합확]

1)기능을 갖는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 2)청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 발명의 설명에서 정의되는 경우, 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰하고, 그 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명을 확정하여야 한다.

 

(2)  검토

 

기능적 표현을 당해 기능을 갖는 모든 발명으로 본다면 42조4항1호가 문제될 수 있고, 신규성 또는 진보성 인정도 어려울 것인바, 국제적 추세를 고려할 때 모든 발명을 판단대상으로 하되 발명의 설명 등을 참작하여 기능적 표현 의미를 객관적,합리적으로 해석하여 발명 확정함이 타당하다.

 

1. 등록 후 권리범위 해석

 

(1)  청구범위 기준의 원칙(97조) {배점크면 이거 쓰고 [만기구범확/명다보확]써주기}

 

[설도시출/기의해청]

 

(2)  기능식 청구항에서 한정 해석의 필요성 및 기준

 

[해추불확/합한필] [용명기구/설참표확]

1)    청구범위 해석시 기능적 표현은 그 추상성으로 인하여 권리범위를 불분명하게 하거나 지나치게 확대할 위험이 있기 때문에 이를 합리적인 범위내에서 한정 해석할 필요가 있다.

2)    판례는 특허청구범위에 기재된 용어의 의미가 명료하더라도, 그 용어로부터 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는 그 발명의 상세한 설명 등을 참작하여 그 용어가 표현하고 있는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 권리범위를 정하여야 한다고 하여 기능식 청구항의 권리범위 판단에 있어서는 명세서 전체 기재와 도면을 참작하여 적절히 한정하고 있다.

 

 

 

<PBP청구항>

{ex) ~단계로 이루어진 물건 / ~제조방법으로 생산되는 물건}

{일단 제조방법을 구성요소로 보지 않고 등록가부 풀기}

{제법이 아닌 구성이나 물질로 등록 불가->명백히 불합리한 사정 있는 걸로 보아 제법으로 한정하여 권리범위 해석해야 함}

{물건으로 파악한 후에도 상대방 실시가 동일,균등,이용관계 해당안하면 침해x}

1. 허용여부

{청구범위 기재요건 논점-42조4항2호 쓰고 판례쓰고 사안포섭}

 

(1)  구법의 태도(42조4항3호)

 

[구없아만]

1)구법 42조4항3호는 청구범위가 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재할 것을 요구하여 물건이 아닌 방법으로 특정한 경우 거절될 여지가 있었다. 2)다만 판례는 물건의 발명을 방법적으로 기재하였다고 하더라도, 그러한 기재에 의하여 발명의 대상이 되는 물건의 구성이 전체로서 명료하다면 방법적 기재만을 이유로 기재불비는 아니다고 하였다.

 

(2)  07년 개정법(42조6항)

 

(3)  검토

 

경과규정상 PBP청구항에 있어서 발명의 특정에 문제가 없다면, 제조방법으로 특정한 형식 자체는 더이상 청구범위 기재불비 요건에 해당하지 않을 것이다.

 

1. 의의 및 취지

 

[물구방특/창표다]

물건에 관한 발명을 구성이 아닌 방법에 의하여 특정한 청구항을 말한다. 기술적 사상 창작의 표현을 다양화하기 위함이다.

 

1. 종류 {기재실익x}

 

1)진정PBP청구항은 제조방법에 의해 물건을 특정할 필요성이 있는 경우의 청구항을 의미한다. 2)부진정PBP청구항은 제조방법에 의해 물건을 특정할 필요성이 없는 경우의 청구항을 의미한다.

 

1. 물건발명인지 여부(판례)

 

PBP청구항의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로, 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다.

 

1. 등록요건 판단시 청구범위 해석 {청구범위 해석방법 논점-등록요건 판단시,권리범위 판단시 둘다 적기}

 

(1)  학설의 대립

 

1)제1설은 PBP청구항의 본질이 방법발명이라고 하면서 선행기술에 동일한 물건이 존재하더라도 제조방법이 다르면 신규성 있다는 견해 2)제2설은 PBP청구항의 본질이 물건발명이라고 하면서 선행기술에 동일한 물건이 존재하면 제조방법이 다르더라도 신규성 인정받을 수 없다는 견해

 

(2)  종래 판례의 태도

 

[제특특/진제물]

제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수 밖에 없는 특별한 사정이 없는 한, 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서 제조방법은 고려할 필요없이 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전 공지기술과 대비하여 판단하면 된다.

 

(3)  최근 판례의 태도

 

[기제한/제포청모/특구성물]

PBP청구항의 특허요건 판단함에 있어 그 기술적 구성을 제조방법으로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법을 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.

 

(4)  검토

 

[2본수]

2조3호에서 발명의 태양을 구분하고 있는바, PBP청구항은 특별한 사정 여부와 관계없이 그 본질은 물건발명이라는 점, 제조방법은 최종생산물인 물건의 구조나 성질등을 특정하는 하나의 수단으로서 의미를 가진다는 점에서 최근 판례 타당하다.

 

1. 등록후 권리범위 해석

{원칙 : 물건으로 파악해야 하므로 문언침해 성립 논점될수있다}

(1)  문제점

 

PBP청구항의 경우 등록요건 판단시에는 물건발명으로 보아 판단하지만, 등록 후 그 권리범위가 물건자체에 미치는지 아니면 방법으로 한정되는지 문제된다.

 

(2)  학설의 대립

 

1)물건자체설은 물건의 청구항으로 등록된 이상, 물건으로서 동일성이 있다면 기재된 제조방법과 다른 방법으로 생산된 물건까지 권리범위에 속한다는 견해 2)제법한정설은 제조방법으로 특정한 것은 출원인의 자유의사에 맡겨진 것이고, 출원 중 보정의 기회가 주어졌음에도 불구하고 방법으로 특정된 이상, 제조방법으로 그 권리범위가 한정된다는 견해

 

(3)  판례의 태도

 

1)    원칙

 

[기제한/제포청모/특구성물]

PBP청구항의 특허요건 판단함에 있어 그 기술적 구성을 제조방법으로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법을 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 하고, 이러한 청구범위해석방법은 특허침해단계에서 그 특허발명의 권리범위 속부를 판단하면서도 마찬가지로 적용된다.

 

2)    예외

 

[권전실지불]

다만, 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우 그 권리범위를 청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.

 

(4)  검토

 

주변한정주의, 42조6항, 97조 고려하고 청구범위에 기재된 제조방법은 최종생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 의미를 가질 수 있는 것이므로 판례 타당하다.

 

 

 

<공지예외주장>

{선결적으로 공지해당여부 쓰기/ 조약우주+국내우주와 연계 가능}

 

1. 의의 및 취지(30조)

 

[전공등/조보]

출원 전 공지된 발명을 일정요건 하에서 등록요건 판단시 공지되지 않은 것으로 보는 제도이다. 발명의 조기공개 유도 및 출원인 이익보호 위함이다.

 

1. 요건 및 절차

{사안에 따라 의사에 의한 경우/의사에 반하는 경우 쓰기}

{의사에 반한 공지는 거불복에서도 가능하다}

 

[공취증보/공입]

1)공지일로부터 12개월 내 출원하고, 출원시 취지 기재 및 출원일로부터 30일 내 증명서류 제출해야한다. 보완수수료 납부한 경우 추후 보완 가능하다. 2)공지일로부터 12개월 내 출원하면 된다. 신규성 진보성 문제시 의사에 반한 공지임을 입증하면 된다(판례).

 

1. 효과

 

30조 요건 만족시 당해 출원에 대해 당해 공지발명을 특허성 부정의 근거로 사용될 수 없다.

 

1. 복수의 공지행위 있는 경우

 

[모원/복밀원/기]

모든 공지행위에 대해 적법한 공지예외주장을 하는 것이 원칙이다. 다만, 복수의 공지행위가 밀접불가분의 관계인 경우 원용을 통한 증명서류제출의 생략이 가능하며, 12개월 내 출원해야 하는 요건의 기산점은 최선의 공지일이다.

 

1. 반복공개행위

 

(1)  판례의 태도

 

[공범참객합/후통반연당]

공지예외적용을 받는 공개의 범위는 출원서에 기재된 취지, 증명서류, 거래실정 등을 참작하여 객관적, 합리적으로 정해야 하며, 출원서에 기재된 발명의 공개 이후 통상적으로 이루어지는 반복공개행위는 공개행위의 연장선에 있다고 볼 수 있으므로, 반복공개행위에 따라 공개된 발명은 비록 출원서에 공지예외적용을 받는 발명으로 기재되어 있지 않거나, 증명서류가 첨부되어 있지 않더라도 당연히 공지예외적용을 받을 수 있는 범위에 해당한다.

 

(2)  검토

 

심사기준에서도 통상적으로 이루어지는 반복공개행위는 생략이 가능하다고 기재되어 있는바 판례 타당하다.

 

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 직접 공개 요구되는지

 

(1)  판례의 태도

 

[30규의충직]

특허법 30조에 의한 발명의 공개는 그 규정대로 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 의한 것이면 충분하고, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 직접 공개하여야만 하는 것은 아니다.

 

(2)  검토

 

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 기한 모든 형태의 공개에 대해 적용하는 것이 연구개발 공개 및 기술발전 촉진할 수 있기 때문이다.

 

1. 출원시 취지기재하지 않은 것에 대한 보완 가부 {설정등록 후에는 불가}

 

(1)  구법상 요건 및 판례의 태도

 

1)구법상 공지예외적용을 받기 위해서는 출원서에 취지를 기재하고 출원일로부터 30일 내 증명서류 제출해야 했다. 2)출원시 공지예외주장을 하지 않은 경우 명문 규정에 따라 공지예외적용을 받을 수 없었다.

 

(2)  15.7.29 개정법(30조3항)

 

(3)  검토

 

1)경과규정상 종래 판례 더이상 유지될 수 없어 보이며 2)형식적 문제를 이유로 발명이 보호받을 수 있는 기회를 전면적으로 박탈하는 것은 지나치므로 출원인 권리강화를 위해 개정법 타당하다.

 

 

 

<정당권리자 출원>

{발명이 a,b,c의 공유발명이면 정당권리자출원시 a,b,c모두가 출원인에 포함되야 정당권리자출원 가능->누가 반대하면 정당권리자출원으로 구제불가}

1. 의의 및 취지(34조,35조)

 

[정무소선]

정당권리자의 출원일을 무권리자의 출원인로 소급시켜주는 제도로서 선출원주의 하에서 선발명주의적 요소 가미 위함이다.

 

1. 요건 및 효과

 

[정확범내]

1)정당권리자 출원일 것 2)33조1항 또는 44조 무효사유에 대한 무효심결 확정될 것 3)무권리자 출원의 최초 명세서 또는 도면의 범위 내의 출원일 것 4)정해진 기간 내의 출원일 것([거확30정/무확30정])을 요건으로 한다. 5)이 경우 정당권리자 출원일이 무권리자 출원일로 소급된다.

 

1. 무권리자 출원의 최초 명세서 또는 도면의 범위 벗어난 경우

 

(1)  심사기준

 

정당권리자 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 무권리자 출원 발명의 범위에 포함되어야 하며, 이는 무권리자 출원의 최초 명세서 또는 도면의 범위로 해석함이 타당하다.

 

(2)  학설

 

정당권리자 출원발명이 무권리자 출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있지 않을지라도, 무권리자가 도용한 모인대상발명에 기재되었다는 사실에 대해 정당권리자의 주장이 있고, 타당하다면 출원인 소급효를 인정해야 한다는 견해가 있다.

 

(3)  검토

 

1)무권리자 출원에 대한 발명의 동일성 기준이 판례에 따라 광의의 동일성으로 변경된 점 2)모인대상발명 그 자체를 보호받고자 하는 정당권리자의 이익을 보호해줄 필요가 있다는 점 3)34조,35조에서는 소급효가 인정되는 객체적 범위를 명시하고 있지 않다는 점 등을 고려할 때, 상기와 같은 정당권리자의 주장이 존재한다면 소급효를 인정해줌이 타당하다.

 

(4)  정당권리자의 조치 - 절차보정(46조)

 

1. 정당권리자가 출원 자체를 먼저한 경우 조치

 

1)출원 이후 무권리자 출원 및 등록사실을 알았기에 자신의 출원에 대해 절차보정(46조)을 통해 정당권리자임을 입증하는 서류 등을 첨부할 수 있다. 2)또한 무권리자 특허권에 대해 무효심판 청구하면 심사실무상 정당권리자 출원은 심사 보류된다. 3)무효심결 확정된 경우 35조를 통해 보호를 받을 수 있을 것이다.

 

1. 무권리자

 

(1)  의의

 

[발아승아]

무권리자란 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 정당한 승계인이 아닌 자를 말한다.

 

(2)  무권리자 출원계속 중 정당권리자의 조치

 

1)    통상의 출원 가부 {신진 위반이 문제}

 

무권리자출원은 선출원지위가 인정되지 않고(36조5항), 정당권리자에 대하여 확대된 선출원 지위가 인정되지 않는다.

 

2)    정당권리자 출원 가부

 

3)    공지예외주장 출원 가부

 

4)    출원인 명의변경 이전청구

 

(3)  무권리자 등록된 경우 정당권리자의 조치

 

1)    무효심판 및 정당권리자 출원 {1)44조/2)33조1항[단다지범무] 흠결여부 쓰고 3)무효심판청구/4)35조 쓰기}

 

2)    간이,경제적인 조치 - 특허권이전등록청구

 

3)    기타 조치

 

1)특허권이전등록신청에 따른 신청이 가능하지만, 합의가 선행되어야 할 것이다. 2)신규출원의 경우 존속기간 면에서 유리하지만, 공지일로부터 1년이 경과하여 30조 주장이 불가한바, 신규성 위반으로 실익이 없다. 3)무권리자에 대해 거짓행위 죄(229조) 고소할 수 있다.

 

1. 구성요소 변경 있음에도 무권리자 출원인지 여부

 

(1)  판례의 태도

 

[변기구상/변통부차/기창실]

구성의 일부를 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가, 변경, 삭제 등에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당한다.

 

(2)  검토

 

발명의 동일성 관점에서만 모인출원 여부를 해결하려는 종래 관점에서 탈피하여, 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 모인출원 판단기준을 제시하였다. 이는 33조의 동일성을 유연하게 해석하여 다른 국면의 동일성 개념과의 혼란을 해결한 것으로 구체적 타당성 측면에서 판례 타당하다.

 

1. 무권리자 출원의 경우 거짓행위죄 적용 가부

 

(1)  거짓행위죄 의의 및 취지(229조)

 

거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허 등을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 국가의 심사권의 적정한 행사를 보장하기 위함이다.

 

(2)  거짓 기타 부정한 행위로서 특허를 받은 자 의미

 

1)    판례의 태도

 

[정절불위부]

거짓 기타 부정한 행위로서 특허를 받은 자란 정상적인 절차에 의해서는 특허를 받을 수 없음에도 불구하고, 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위로서 특허를 받은 자를 말한다.

 

2)    검토

 

[착적조단묵]

거짓행위죄에 해당하려면 심사관 또는 심판관을 착오에 빠뜨리려는 적극적인 조작행위가 있어야 하며, 단순한 묵비 등은 이에 포함되지 않는다고 보는 것이 타당하다.

 

(3)  무권리자 출원의 경우

 

1)    판례의 태도

 

[시성피것제] [단모사]

시험성적서를 마치 피고인의 것인양 특허청에 제출하는 등 피고인 자신이 발명한 것처럼 모인하여 특허를 받았다면 거짓행위에 해당한다.

단순 모인출원 사실만으로는 거짓 기타 부정한 행위가 있다고 볼 수 없다.

 

2)    검토

 

출원시 정당권리자임을 미리 특허청에 알리도록 강제하는 규정이 없는바 판례 타당하다.

 

1. 특허권 이전등록청구(특허권지분이전청구)

 

(1)  문제점

 

35조 정당권리자 출원은 반드시 무효심판을 수반하여야 하므로 시간 및 비용의 측면에서 손해가 되는바 정당권리자가 무권리자에게 특허권 이전등록 청구가능한지 문제된다.

 

(2)  종래 판례의 태도

 

1)    직무발명의 경우

 

[종후3적사]

종업원이 직무발명 후 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중매매하였고 제3자가 적극적으로 개입한 경우, 사용자는 승계의사를 알림으로써 종업원에 대하여 특허권이전등록청구권을 가진다.

 

2)    후발모인출원의 경우

 

[출양명등/무취부이]

출원 중 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하고 그에 따라 출원인 명의변경이 이루어진 후 특허권 설정등록이 된 후 그 양도계약이 무효, 취소등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에는 양도인은 민법상 부당이득반환 법리를 적용하여 특허권 이전등록청구할 수 있다.

 

3)    진정모인출원의 경우

 

[선35취구직]

특허법은 선출원주의의 예외로서 35조를 규정함에 따라 정당권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 이러한 특허법상 구제절차에 의하지 않고 무권리자에 대하여 직접 특허권 이전등록청구할 수 없다.

 

(3)  17.3.1 개정법(99조의2)

{17.3.1이후 무권리자 출원부터 적용}

 

[정법명이/정편]

정당권리자가 법원의 판결을 통하여 무권리자 명의의 특허권을 자신에게 이전등록 시킬 수 있는 제도이다. 정당권리자의 법적 보호수단 마련 및 편의 도모 위함이다.

 

(4)  요건 및 효과

 

[무정이법]

1)무권리자 특허권에 대하여 정당권리자가 특허권 또는 그 지분의 이전등록을 법원에 청구하면 된다. 2)무권리자 특허권 및 이에 수반된 보상금청구권이 설정등록일부터 소급하여 정당권리자에게 이전된다. 3)33조1항 또는 44조 위반 무효사유가 치유된다.

 

(5)  특허권 이전등록청구에 따른 법정실시권(103조의2)

{99조의2 적용 이후 정당권리자가 무권리자에게 침해물으면 쓰기}

 

1. 출원인명의변경 이전청구 가부 {무권리자 출원단계}

 

(1)  문제점

 

99조의2가 특허권 이전등록청구만을 규정하고 있는바, 이에 대한 해석과 관련하여 명문 규정에 존재하지 않은 무권리자 특허출원에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 이전청구 가부가 문제된다.

 

(2)  학설의 대립

 

1)부정설은 99조의2는 특허권 이전등록청구만을 규정하므로 특허를 받을 수 있는 권리의 이전청구는 허용되지 않는다는 견해 2)긍정설은 정당권리자 보호 취지에서 99조의2 규정을 유추 적용할 수 있다는 견해

 

(3)  종래 판례의 태도

 

[출양명등/무취부원]

출원 중 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하고 그에 따라 출원인 명의변경이 이루어진 후 특허권 설정등록이 된 후 그 양도계약이 무효, 취소등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에는 양도인은 민법상 부당이득반환 법리를 적용할 수 있으므로, 계약해제로 인한 원상회복 의무로 출원인 명의변경 절차의 이행을 청구할 수 있다.

 

(4)  검토 {특허발명이 등록가능성 높으면 유리한 경우 해당}

 

[무심정유]

1)정당권리자 보호를 위해 99조의2를 도입한 개정법 취지 2)무권리자 출원에 대한 심사과정이 정당권리자가 특허를 허여 받는데 유리한 경우라면 별도의 특허출원으로 인해 심사과정을 번복할 필요가 없으므로, 모인출원의 유형에 관계없이 무권리자의 특허출원에 대해서도 이전청구를 유추적용할 수 있다고 봄이 타당하다.

 

 

 

<보정제도>

{답을 맞추는게 제일 중요!! / 인용1 거통 -> 인용2 거통이면 최후거통해당 / 주지관용기술 부가하더라도 발설에 의해 뒷받침 x->42조4항1호 위반 / 보정서 기재하는 경우 보정하지 않는 항은 (유지) 라고 적으며 보정하는 항은 (정정) 이라 적기}

1. 의의, 취지 및 제한(47조)

 

[최동유/선보/절3]

1)최초 출원과 동일성이 유지되는 범위 내에서 보충,정정하는 것으로서 선출원주의하에서 출원인을 보호하기 위함이다. 2)다만, 절차의 안정 및 제3자 불측의 손해 방지 위해 시기 및 범위에 제한을 두고 있다.

 

1. 거절이유통지의 성격 {설문을 달리하여 최초,최후거통 문제나오면 그때마다 적기}

 

1)최초거절이유통지란 거절이유통지를 최초로 받거나 최후가 아닌 거절이유통지를 말한다. 2)최후거절이유통지란 최초거절이유통지에 대응한 보정에 의해 발생한 거절이유가 있는 경우의 통지이다.

 

1. 보정의 시기 및 범위

 

(1)  최초거절이유통지에 따른 제한

 

최초거절이유통지를 받은 경우에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 내에, 신규사항추가(47조2항)에 해당하지 않는 범위에서 보정하여야 한다.

 

(2)  최후거절이유통지에 따른 제한 {보정 전 청구범위로 되돌아가면서 청구범위를 감축하는 것은 그 전 보정이 47조2항 위배되는 경우에 한한다}

 

최후거절이유통지를 받은 경우에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 내에, 신규사항추가(47조2항)에 해당하지 않는 범위에서 47조3항 각호에 해당하는 보정을 하여야 하며 당해 보정으로 새로운 거절이유가 발생해서는 안된다(51조1항).

 

(3)  재심사청구에 따른 보정의 요건

 

출원인은 재심사청구를 할 때 47조2항, 47조3항 및 51조1항 범위 내에서 명세서 또는 도면을 보정하여야 한다.

 

1. 신규사항추가금지

{판례까지 쓰고 사안포섭으로 보정을 통한 하자치유 가부 결정하기}

 

(1)  의의 및 취지(47조2항)

 

[최명보/보소3]

신규사항추가란 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어나서 보정하는 것을 말한다. 보정의 소급효로 인한 제3자의 불측의 손해를 방지하기 위해 이를 금지한다.

 

(2)  최초 명세서 등에 기재된 사항(판례) {하위개념으로 보정도 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라고 문제에서 주어지지 않으면 신규사항추가 해당}

 

[명통시인자]

최초 명세서 등에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재된 사항 또는 통상의 기술자가 출원시 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항을 말한다.

 

(3)  주지관용기술의 경우(판례)

 

[추주통마이]

보정에 의해 추가된 사항이 주지관용기술이더라도 그것이 통상의 기술자가 최초 명세서 등에 기재된 사항과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이 아니라면, 이를 추가하는 보정은 신규사항추가에 해당한다.

 

1. 복수 보정서 제출시 취급

 

(1)  종래 심사기준

 

절차적 요건 준수를 전제로 제출된 보정서 모두 반영한다.

 

(2)  종래 판례의 태도

 

[각뒤앞보/특순철최]

각각의 보정취지 내지 보정내용에 비추어 뒤에 제출된 보정서가 앞에 제출된 보정서를 보충하는 것으로 보이는 등의 특별한 사정이 없는한, 순차로 새로운 보정서가 제출됨으로써 종전의 보정서는 철회되고 최후의 것만을 심사한다.

 

(3)  13.7.1 개정법(47조4항)

 

(4)  검토

 

[절명안]

절차의 명확성, 안정성 측면에서 판례의 입장을 반영한 개정법의 태도 타당하다.

 

1. 심사관의 처리

 

(1)  적법한 보정의 경우

 

보정 후 명세서, 도면으로 심사하여 1)거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정 2)최초거절이유통지에 대응한 보정에 의해 새로운 거절이유 발생하면 최후거절이유통지 3)보정에 의해 발생하지 아니한 새로운 거절이유 발견하면 최초거절이유통지 4)원 거절이유 해소되지 않으면 거절결정한다.

 

(2)  부적법한 보정의 경우

 

보정이 47조2항,3항 51조1항에 위반되는 경우 심사관은 결정으로 보정을 각하한다. 이 경우 보정 전 명세서, 도면으로 심사하여 원 거절이유 해소되지 않으면 거절결정한다.

 

1. 직권보정제도 {마지막에 ~발명 이라는 단어를 미기재하는 것은 직권보정대상이 아니라 [삭새업지달]해당한다}

 

(1)  의의 및 취지(66조의2)

 

[방편결/명심직]

심사지연 방지 및 출원인 편의 도모 위해 09.7.1 이후 특허결정이 이루어지는 출원부터 명백히 잘못 기재된 내용에 대해 심사관이 직권으로 보정할 수 있다.

 

(2)  직권보정의 범위 확대

 

1)    종래 문제점

 

종래에는 ‘특허결정을 할 때에 명백히 잘못된 기재가 있는 경우’로 한정되어, 사소한 거절이유라도 존재하는 경우에는 특허결정을 할 수 없어 직권보정이 불가능하므로 제도의 실효성이 저하되었다.

 

2)    17.3.1 개정법

 

개정법은 거절이유에 해당하는 기재불비 사항이라도 명백히 잘못 기재된 경우라면, 심사관이 별도의 거절이유 없이 직권으로 보정하여 특허결정할 수 있도록 직권보정의 범위를 확대하였다.

 

(3)  요건 - 명백히 잘못된 기재(심사기준)

 

[통인/명시참의예]

통상의 기술자가 그 기재가 잘못되었다는 사실을 쉽게 인식할 수 있고, 명세서 기재, 출원시 기술상식 등을 참작하여 출원인의 당초 의도를 명확히 알 수 있어서 해당 보정이 어떻게 이루어질 것이지 쉽게 예측할 수 있는 경우를 말한다.

 

(4)  절차 및 효력

 

직권보정사항이 특허결정등본과 함께 출원인에게 통지된다. 1)출원인이 직권보정에 동의하는 경우, 직권보정 효력 유지한 채 특허결정 유지하게 된다. 2)출원인이 직권보정사항 전부 또는 일부를 받아들일 수 없는 경우, 의견서 제출을 통해 해당 직권보정사항 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 간주한다. 특허결정 또한 취소된 것으로 본다.

 

(5)  직권보정 불수용에 따른 재심사 절차(심사기준)

 

1)의견서 이송 후 1개월 이내에 심사에 착수하며 2)거절결정하고자 할 때는 직권보정 전에 통지한 거절이유라 하더라도 의견제출통지서 송부한다. 3)다만, 불수용된 직권보정사항으로 기통지된 거절이유라면 바로 거절 가능하다.

 

1. 보정 허용의 필요성 및 규제의 필요성

 

(1)  허용의 필요성

 

1)선출원주의 하에서 출원을 서둘러 우선적 지위를 확보하려는 경향때문에 흠결을 바로잡을 기회가 필요하며 2)특허의 출원과 심사라는 제도는 국가와 출원인이 상호협력하여 진행하는 일련의 절차이므로, 그 목적을 효과적으로 달성하기 위하여 심사과정에서 보정하는 제도는 필연적이다.

 

(2)  규제의 필요성

 

1)보정을 제한없이 인정할 경우, 일단 출원하여 유리한 지위 선점 후 사실상 사후에 발명을 완성할 수 있고 2)심사기간이 길어지고 심사관의 업무가 부당하게 과중해진다. 3)무엇보다 보정은 소급효가 있어, 최초출원 명세서 등을 전제로 관련기술을 실시하는 제3자에게 불측의 손해를 줄 수 있다.

 

 

 

<보정각하>

{보정각하 처분은 청구항 별이 아닌 보정서 전체를 기준으로 행해진다 / 보정 전 명세서 도면으로 심리}

 

1. 의의 및 취지(51조)

 

[특보결행/취충반신]

1)특정 기간의 보정이 부적법한 경우, 당해 보정을 결정으로 각하시키는 행정처분을 말한다. 2)판례는 보정을 각하하도록 한 취지는 출원인에게 이미 거절이유에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 그 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지 및 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하기 위함이다.

 

1. 대상

 

(1)  보정범위 위반(47조2항, 3항)

 

보정이 47조 2항 또는 3항에 위반되는 경우 보정각하한다.

 

(2)  보정에 의하여 새로운 거절이유 발생(51조1항)

 

(3)  새로운 거절이유 의미(판례)

 

[보이새]

판례는 새로운 거절이유란 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 말한다.

 

1. 보정으로 새로운 거절이유 발생 여부

 

(1)  판례의 태도

 

[신준변/특새발]

42조4항2호 보정으로 청구항이 신설되거나 신설에 준하는 정도로 변경된 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한, 보정으로 인하여 29조2항의 거절이유가 새롭게 발생한 것이라고 볼 수 없다.

 

(2)  검토

 

1)기재불비 해소를 위한 보정을 하더라도 발명의 기술적 범위는 변화가 없다고 보아야 하는바 2)신규성 또는 진보성의 하자는 보정 전부터 존재하던 원시적 거절이유라고 보는 판례 타당하다.

 

1. 보정각하의 예외(51조1항 괄호 및 단서)

 

(1)  51조1항 괄호 및 단서

 

1)청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유의 경우 2)직권보정, 직권재심사, 재심사청구가 있는 경우에는 보정각하하지 않고 다시 최초 또는 최후 거절이유를 통지해야한다.

 

(2)  청구항을 삭제하는 보정의 경우, 보정각하 예외 취지

 

[반업지출보]

청구항을 삭제하는 보정의 경우에는 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중이나 심사절차 지연의 문제가 거의 생기지 아니하는데 반해 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호할 필요성이 크다는 데 있다.

 

(3)  삭제된 청구항과 관련없는 부분에서 새롭게 거절이유 발생한 경우

{ex ~’발명’, ‘상기’ 삭제한 경우}

[삭새업지달]

삭제된 청구항과 관련없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 심사관에게 새로운 심사에 따른 업무량을 가중시키고, 심사절차 지연되는 결과를 가져오는 등 달리 취급하여야 할 필요가 없으므로 51조1항이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함된다고 할 수 없다.

 

(4)  청구항을 삭제하는 보정

 

[삭인종번그/삭직간인종번잘/종2인번택누]

1)청구항을 삭제하는 보정을 하면서 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 기재불비가 발생한 경우 2)청구항을 삭제하는 보정을 하면서 삭제된 청구항을 직,간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서 인용번호를 잘못 변경한 경우 3)종속항이 2이상의 항을 인용하는 경우에 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재를 누락함으로써 기재불비가 발생한 경우에는 보정각하의 예외이다.

 

1. 보정각하결정이 위법한 경우 심결취소소송의 심리범위

{심결취소소송의 소송물 쓰고}

(1)  판례의 태도

 

[법위만곧/심특후위]

심결취소소송에서 법원은 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 보정 이후의 특허출원에 대한 거절결정의 위법여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다.

 

(2)  검토

 

심결취소소송에서 법원은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법성 여부를 판단하는 것일뿐 특허출원에 대하여 직접 특허결정 또는 거절결정 하는 것은 심판전치주의에 반할 수 있는바 판례 타당하다.

 

 

 

<재심사청구>

 

1. 거절결정불복심판과 재심사청구 차이점

 

(1)  의의, 취지 및 법적성질(132조의17, 67조의2)

 

[거공절속] [최거보/종전강]

1)    거절결정에 대하여 심판원에 불복하는 제도로써, 심사의 공정성 및 당사자의 절차이익 보장하기 위함이다. 심사에 대한 속심적 성격을 갖는다.

2)    최초 거절결정 받은 출원인이 보정을 통해 심사관의 재심사를 청구하는 제도로써, 종래 심사전치제도에서 심판을 강제하는 불합리를 시정하기 위함이다.

 

(2)  요건

 

1)    출원인이 거절결정등본송달일로부터 30일 내 청구해야하며 보정이 불가능하다.

2)    출원인이 최초거절결정등본 송달일로부터 30일 내 보정을 수반하여 재심사청구 취지 기재의 보정서를 제출한다.

 

(3)  심리 및 심사

 

[거원다보자] [보거취]

1)    거절결정의 타당성을 심리하며 원결정의 거절이유 뿐 아니라 62조 다른 거절이유에 해당하는지 여부에 대해 재심사한다. 또한 심사단계에서의 보정각하결정을 다툴 수 있다. 원 결정이 위법한 경우 심판관은 자판으로 특허결정하거나 심사국에 환송한다.

2)    보정의 적법성 및 거절결정의 타당성에 대해 심사하며, 재심사청구가 있는 경우 종전 거절결정은 취소된 것으로 본다.

 

1. 재심사청구 장점

 

1)심사단계에서 특허출원의 보호 기회가 한번 더 존재한다는 점 2)보정에 따른 권리화가 가능하다는 점 3)관련 비용이 저렴한 점 4)심사관이 거절결정을 번복할 확률이 심판관합의체보다 상대적으로 더 높아 등록가능성이 상대적으로 높다는 장점이 존재한다.

 

1. 직권재심사제도

 

(1)  의의 및 취지(66조의3)

 

[하사결명취]

1)하자있는 특허의 등록을 사전에 방지하기 위해, 특허결정을 한 후 설정등록에 따라 특허권이 발생하기 전까지 심사관이 명백한 거절이유를 발견하면 특허결정을 취소하고 다시 심사절차를 재개하는 제도이다. 2)17.3.1 이후 특허결정하는 출원부터 적용된다.

 

(2)  요건

 

1)심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 2)명백한 거절이유를 발견한 경우 직권재심사 가능하고 3)거절이유가 42조3항2호, 42조8항, 45조와 같은 절차적 거절이유인 경우에는 직권재심사할 수 없다.

 

(3)  명백한 거절이유 의미(심사기준)

 

명백한 거절이유란 특허결정된 특허출원이 무효될 가능성이 있다는 정도로는 부족하고, 그 거절이유로 인하여 특허결정된 특허출원이 무효될 것임이 명백한 경우에 한한다.

 

(4)  심사관의 조치

 

1)    심사기준

 

심사관 3인의 협의 후 특허결정 취소를 통지해야하고, 취소통지일로부터 가급적 신속하게(최장7일) 명백한 거절이유에 대한 의견제출기회를 부여하여야 한다.

 

2)    최초거절이유통지

 

취소된 특허결정 전의 종래 거절이유통지는 최초거절이유통지로 보지 않으므로, 심사관은 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유인 경우에도 최초거절이유통지하여야 한다.

 

 

 

<분할출원/변경출원>

{실->특:특53조/ 특->실:실10조/ 분할출원 범위 - 보정과 같은 관점}

1. 의의 및 취지(52조, 53조)

 

[2일새/출발단] [특실형변진]

1)    2이상의 발명을 포함하는 출원의 일부를 새로운 출원으로 분할하는 제도이며 출원일체원칙의 회피, 발명의 설명 권리화, 단일성 위반의 경우 실익이 있다.

2)    특허출원과 실용신안출원간의 형식을 변경하는 제도로 진보성 위반 극복에 실익이 있다.

 

1. 공통점

 

[효원국심]

 

(1)  효과

 

적법한 경우 예외조항을 제외하고 원칙적으로 출원일이 소급한다.

 

(2)  원출원과의 관계

 

1)    독립성 : 출원서, 심사청구, 출원공개, 등록료 납부 등이 원출원과 독립적으로 이루어지며

2)    종속성 : 우선권주장은 종속성을 갖는다.

 

(3)  국내우선권주장시 선출원 지위

 

양 출원 모두 국내우선권주장시 선출원의 지위가 불인정된다.

 

(4)  심사청구의 특례(59조3항)

 

심사청구기간 경과후에도 분할, 변경출원한 날로부터 30일 내에 심사청구 가능하다.

 

1. 차이점

 

[요협거국]

 

(1)  요건 및 절차

 

1)    분할출원의 경우 출원인이 원출원 계속 중 최초 명세서 또는 도면 범위 내에서 보정할 수 있는 기간, 거절결정등본 송달일로부터 30일 내, 특허결정등본 송달일로부터 3월 내에 취지 및 원출원 표시하여 출원서 제출한다.

2)    변경출원의 경우 최초 거절결정등본 송달일로부터 30일 내에 가능하며 다른 요건은 동일하다.

 

(2)  협의제 회피방안

 

1)    분할출원의 경우 선출원주의 협의제를 회피하기 위해 원출원의 청구범위에 적혀있는 발명을 삭제보정하여야 한다.

2)    변경출원의 경우 원출원이 취하간주 되는바 삭제보정할 필요가 없다.

 

(3)  거절결정불복심판 및 재심사청구 후 출원가부

 

1)    분할출원은 거절결정불복심판 청구 후 출원 가능하나

2)    변경출원은 거절결정불복심판 또는 재심사청구 후 출원 가능하다.

 

(4)  국제특허출원

 

1)    분할출원의 경우 수수료 납부, 번역문 제출, 기준일 경과 후 가능하나

2)    변경출원의 경우 수수료 납부, 번역문 제출만으로도 가능하다.

 

1. 변경출원

{용이하게 발명할 수 있으나 극히 용이하게 발명할 수 없는 발명 -> 실용신안 논점}

 

(1)  의의 및 취지(실용신안법10조)

 

[특실형변진]

특허출원과 실용신안출원간의 형식을 변경하는 제도로 진보성 위반 극복에 실익이 있다.

 

(2)  요건 {사안포섭에서 물건에 관한 발명으로서 실용신안권의 대상적격 만족한다 쓰기!}

 

출원인이 최초 명세서 또는 도면의 범위 내에서 최초 거절결정등본송달일로부터 30일 내에 변경출원의 취지를 기재하고 원출원의 표시한 출원서를 제출하여 변경출원 할 수 있다.

 

(3)  효과

 

원출원일로 출원일이 소급하며, 원출원은 취하간주된다(실용신안법10조4항)

 

(4)  진보성(신용신안법4조2항)

 

출원 전 고안이 속하는 기술분야의 통상의 기술자가 공지된 고안으로부터 극히 쉽게 고안할 수 있으면 등록받을 수 없다.

 

(5)  판례의 태도

 

[혁종소잣통]

1)실용신안제도는 혁신의 정도면에서 특허의 대상이 되는 발명에는 미치지 못하지만 종래기술에 비해 개선된 기술사상의 창작을 법적으로 보호함으로써 이른바 소발명을 장려하기 위한 제도인바, 2)그 취지를 고려하여 고안의 진보성을 판단함에 있어서 특허와 동등한 정도의 잣대를 적용하여서는 안 될 것이고, 3)그러한 기술적 사상을 창작해내는 것이 통상의 기술자에게 매우 쉬운 정도를 넘어선다면 그에 대한 진보성을 부정하여서는 안 될 것이다.

 

1. 분할출원의 우선권주장효력 인정여부

 

(1)  국내우선권주장출원 일반론(의,취,요,효)

 

(2)  분할출원

 

1)    의의 및 취지(52조)

 

2)    분할출원의 종속성

 

1)원출원이 우선권 주장을 하지 않은 경우에는 분할출원 시 이와같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다. 2)단, 원출원에서 조약우선권주장의 취지만을 기재하고 증명서류를 법정기간 내에 제출하지 않은 경우라도 분할출원에 우선권주장 취지를 기재하고 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 조약우선권 주장의 적법성이 인정된다.

 

(3)  우선권주장 인정 여부

 

1)    판례의 태도

 

[취표서분55]

우선권주장의 취지 및 선출원의 표시가 특허출원서에 기재되지 않은 분할출원의 경우, 55조에 따른 우선권주장 효력 인정받을 수 없다.

 

2)    검토

 

1)우선권주장은 출원인이 필요에 따라 선택할 사항이며, 이러한 주장의 누락을 단순한 오기로 보기 힘든 점 2)우선권주장이 없어도 분할출원의 절차는 정상적으로 진행될 수 있는 점 등을 고려할 때 판례 타당하다.

 

1. 재분할출원 가부(심사기준)

 

재분할출원이 52조 요건을 만족하고 분할출원 역시 52조 요건을 만족하면 재분할출원을 허용한다.

 

 

 

<조약우선권 제도>

{나라별로 타임라인 그리기/ 조약우주로도 선출원,확선 위반 무효사유 생기게 함}

1. 의의 및 취지(54조)

 

[당당정우기/선국]

조약 당사국 국민이 당사국에 최선의 정규출원을 기초로 1년이내에 우선권주장출원을 한 경우 동일방명에 대한 등록요건 판단시점은 기초출원일로 소급된다. 선출원인의 지위를 국제적으로 보호하기 위함이다.

 

1. 요건

 

[정최동동/1취증]

1)1국출원이 정규성과 최선성을 만족해야 하며, 2)조약당사국 국민 등에 해당하는 1국출원인과 동일인 또는 적법한 승계인이 3)1국출원과 동일한 발명으로 1국출원일로부터 1년내에 출원하면서 4)조약우선권 주장 취지, 최초 출원국명, 출원연월일을 기재한다. 5)최선일로부터 1년4월 내에 증명서류 제출하여야 한다.

 

1. 효과

 

1)우선권주장이 적법할 경우, 조약우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명 중 1국출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 등록요건 판단시 1국출원일로 판단시점이 소급된다. 2)다만, 우선권주장이 부적법하거나 1국출원에 기재되지 않은 발명은 조약우선권주장출원일을 기준으로 판단한다.

 

1. 공지예외주장을 수반하는 경우

 

조약우선권주장출원의 경우, 공지예외주장의 출원기간에 대해서는 판단시점 소급효가 인정되지 않는바, 공지예외주장 적용받기 위해서는 공지일로부터 12월 내에 조약우선권주장출원이 있어야 한다.

 

1. 객체적 요건 {구체적으로 물어볼 경우 적기}

 

(1)  최선성(파리조약4C)

 

우선기간이 연장되어 존속기간이 실질적으로 연장되는 결과를 방지하기 위해 우선권주장의 기초가 되는 출원은 1국의 최초출원이어야 한다.

 

(2)  정규성

 

정규출원이란 1국에서 출원에 대한 방식심사를 한 결과 출원번호와 연월일이 부여된 출원을 의미한다. 일단 정규출원으로 인정되면 그 출원이 무효,포기,취하 등이 된 경우에도 이를 기초로 우선권 주장할 수 있다.

 

1. 최선성이 인정되지 않는 경우

 

(1)  판례의 태도

 

조약우선권주장을 수반하는 2국출원의 경우, 그 우선권주장의 기초가 된 1국출원이 최초출원이 아닌 경우에는 우선권주장이 인정되지 않는다.

 

(2)  최선성의 예외(파리조약4C(4))

 

[공존취우대]

1)최선출원이 공개되지 아니하였을 것 2)최선출원에 의하여 여하한 권리도 존속되지 아니하였을 것 3)후속출원이 출원되기 전에 최선출원이 취하,포기,거절되었을 것 4)최선출원이 같은 국가 혹은 타국에서 아직 우선권주장의 기초로 되지 않았을 것 5)최선출원과 후속출원이 동일 국가에서 같은 대상에 대한 것일 것을 모두 만족하는 경우라면 후속출원을 기초로 우선권주장을 할 수 있다.

 

1. 발명의 동일성 판단(파리조약4H)

 

(1)  목적물의 동일성

 

목적물이 동일성을 가지는 경우라 함은 1국출원의 목적물이 2국에 있어서의 목적물과 실질적인 요지에 있어서 동일성을 가지는 경우를 말한다.

 

(2)  동일성 판단대상(파리조약4H)

 

[청서명도전/기상실]

목적물의 동일성 판단은 청구범위의 기재 뿐만 아니라 출원서,명세서,도면 등 출원서류 전체의 기재에 의하여 거기에 개시되어 있는 기술적 사상을 바탕으로 하여 실질적으로 판단하여야 한다.

 

(3)  판례의 태도

 

국내우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명이란 최초 명세서 또는 도면에 기재된 것과 문언상으로 동일한 발명뿐만이 아니라, 그와 기술적 구성 및 내용이 일치하는 내재적 동일성의 발명을 포함한다고 판시하였는바, 조약우선권주장에도 유추적용할 수 있다.

 

1. 우선권의 유형(파리조약4F)

 

1)복합우선이란 하나의 출원에 관하여 복수의 우선권을 주장하는 것을 말하고 2)부분우선이란 우선권을 주장하는 출원이 우선권이 주장되는 출원에 포함되지 않는 1 또는 그 이상의 발명을 포함하는 것을 말한다. 3)동맹국은 출원인이 부분우선 또는 복합우선 한다고 하여 당해 우선권 또는 특허신청을 거절할 수 없다.

 

 

 

<국내우선권 제도>

{의,취,일반론->취하여부 및 공개여부->등록요건 판단시점 검토->등록가능성 검토}

{국내우주 판단시점 소급효로 선사용권 판단시점,96조 판단시점 선출원일로 소급}

{판단시점 소급안되면 자기발명 공개에 따라 신규성 흠결 발생 가능}

{우선일로부터 1년6월후 출원공개, 다만 확선지위는 우선일 또는 출원일에 가진다/ X1출원의 공개의제}

1. 의의 및 취지(55조)

 

[선포나/개내]

선출원한 특허발명의 내용을 포함하는 포괄적 발명을 나중에 출원하는 경우, 일정한 요건 하에 그 포괄적 발명의 내용 가운데 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 내용에 관하여 선출원일로 판단시점을 소급시켜주는 제도이다. 개량발명의 보호 및 내외국인 평등 도모하기 위함이다.

 

1. 요건

 

[동명분계/1취표]

1)선출원의 출원인과 동일인 또는 적법한 승계인이어야 하고, 2)선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항이어야 하며 3)선출원이 분할, 변경출원이 아니며 출원계속중이어야 한다. 4)선출원일로부터 1년 이내 출원하여야 하며 출원시 취지 및 선출원의 표시를 하여야 한다.

 

1. 효과

 

1)우선권 주장이 적법한 경우 특허요건 판단시점이 선출원일로 소급되고 2)선출원은 선출원일로부터 1년 3월 경과한 후 취하 간주된다(56조1항)

 

1. 판단시점 소급하는 발명의 범위(판례)

 

55조3항에 따라 특허요건 적용 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 47조2항과 마찬가지로 우선권주장출원된 발명 가운데 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다.

 

1. 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항 범위(판례)

 

[명통시마이]

선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항이란 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 우선권 주장일 당시 기술상식에 비추어보아 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

 

1. 주체적 요건 만족 여부 {특허출원인변경신고}

 

(1)  38조 4항

 

(2)  판례의 태도

 

[후승우선변]

후출원의 출원인이 후출원시에 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다.

 

(3)  검토

 

38조4항은 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다는 점에서 판례 타당하다.

 

1. 이중우선의 취급(55조5항)

 

[선우/선우기명실]

선출원이 우선권 주장을 수반하는 경우, 선출원의 우선권주장의 기초가 된 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 소급효가 인정되지 않는다. 우선기간이 실질적으로 연장되는 것을 방지하기 위함이다.

 

1. 공지예외주장을 수반하는 경우

 

1)    국내우선권주장출원의 경우, 공지예외주장의 출원기간에 대해서 판단시점 소급효가 인정되므로, 선출원일이 공지일로부터 12월 내에 있으면 된다.

2)    선출원이 공지예외주장을 수반하지 않은 경우에도 국내우선권주장출원을 하면서 공지예외주장을 할 수 있다. 다만, 이경우 공지일로부터 12월내 국내우선권주장출원 하여야 한다.

 

1. 권리화를 위한 조치

 

(1)  분할출원(52조)

 

(2)  55조7항

 

[적계보추]

1)우선권주장이 적법할 것 2)우선권주장출원 계속중일것 3)최선일로부터 1년4월 내 보정 또는 추가 할 수 있다.

 

(3)  우선권주장 취하(56조2항, 3항)

 

1)선출원일로부터 1년 3월 경과한 후에는 국내우선권주장을 취하할 수 없다. 2)국내우선권주장출원이 선출원일로부터 1년 3월 내에 취하된 때에는 그 우선권주장도 동시에 취하된 것으로 본다.

 

1. 국내우선권 제도의 필요성

 

1)발명에 대한 출원 후 그 발명을 기초로 한 후속발명은 신규사항추가금지로 인해 보정절차를 통하여 선출원에 추가할 수 없고 2)새로운 출원을 하는 경우 신규성,진보성,선출원주의 위반에 해당할 위험이 있다. 3)따라서 본 제도를 통해 후속발명에 대한 포괄적이고 안정적인 권리취득이 가능하고, 출원 및 등록절차에 있어서 특허권 관리처분의 간편을 도모할 수 있다. 4)또한 선출원 취하간주(56조1항)을 통해 중복심사 및 중복특허 부여의 가능성을 차단하는 효과도 있다.

 

1. 우선권 주장 불인정사유의 미통지가 63조 위반인지

{x,y,z 중에 x가 이중우선에 해당하여 우선권주장효력 인정할 수 없다는 내용이 거통에 포함되지 않으면 여기 논점}

(1)  의견서제출기회(63조) 판례

 

[의심적신공강]

의견서제출기회 부여는 심사의 적정, 심사제도의 신용유지를 위한 공익상 요구에서 기인한 강행규정이다.

 

(2)  판례의 태도

 

[우불거않위] [출실의보/취이명]

1)    우선권주장의 불인정은 거절이유 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지를 통지하지 않은 채 우선권주장 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정하는 것은 구 특허법63조본문에 위반되어 위법하다.

2)    출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되었는지 관점에서 판단되어야 한다.

 

(3)  검토

 

우선권주장 불인정은 거절이유 일부이고, 출원인의 절차보장 기회가 박탈된다는 점에서 판례 타당하다.

 

 

 

<심사part>

 

1. 심사청구제도(59조)
2. 우선심사제도(61조)

 

(1)  의의 및 취지

 

[순관공출조]

심사청구 순서에 관계없이 다른출원에 우선하여 심사하는 제도를 말한다. 공공의 이익 및 출원인의 이익보호를 위해 예외적으로 우선심사하여 조기에 권리화 가능하도록 하기 위함이다.

 

(2)  대상

 

1)출원공개 후 제3자의 무단실시(61조1호) 2)대통령령으로 정하는 특허출원으로 긴급처리가 필요하다고 인정되는 경우(61조2호)가 존재한다.

 

1. 정보제공(63조의2)

 

(1)  의의 및 취지

 

1)제3자는 거절이유 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 공중의 심사참여를 통해 심사의 완전성 및 신속성을 도모하기 위함이다. 2)거절결정불복심판은 63조의2를 준용한다(170조1항).

 

(2)  정보제공 사유

 

배경기술 기재요건 등 절차적 요건을 제외하고, 신규성 또는 진보성 등 실체적 요건으로서의 거절이유가 정보제공 사유가 된다.

 

(3)  정보제공 증거(판례)

 

[전증후]

29조1항1호의 특허출원 전의 의미는 발명의 공지시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니라고 하며, 특허출원 후에 작성된 문건들에 기초로 공지여부를 인정할 수 있다.

 

1. 출원공개(64조)
2. 보상금청구권(65조)

 

(1)  의의, 취지 및 법적성질

 

[출보3해채]

출원발명에 대한 보호규정으로 제3자의 모방 및 도용으로부터 출원인을 보호하기 위함이다. 출원계속이 종료되거나 특허권이 소멸되면 소급소멸하는 해제조건부 권리 및 채권적 권리이다.

 

(2)  발생요건

 

[공경알정업]

출원 공개 후 경고를 받거나 출원공개임을 알고 있는 정당권원 없는 자가 출원발명을 업으로서 실시하는 경우 발생한다.

 

(3)  행사

 

[후합독]

설정등록 후 행사 가능하며, 경고를 받거나 출원공개임을 안 때부터 설정등록시까지의 합리적으로 받을 수 있는 금액을 보상금으로 청구할 수 있다.

특허권 행사에는 영향을 미치지 않는 독립성을 갖는다(65조4항).

 

(4)  보상금청구권 발생을 위한 등록 전 조치 {흠결 있는 경우 삭제보정도 조치에 해당}

 

[조경심우]

조기공개신청(시행규칙44조), 서면경고(65조1항), 심사청구(59조), 우선심사청구(61조)

 

(5)  보상금청구권 행사시 입증책임

 

1)    65조5항

 

보상금청구권은 129조 및 132조 등을 준용한다.

 

2)    생산방법의 추정(129조)

3)    자료제출명령제도(132조)

 

1. 청구항별 일부취하 가부 {복수 보정서 제출시 취급 이랑 연계 가능}

{출원일체의 원칙 써주기[청여청/하거전]}

 

(1)  학설의 대립

 

1)등록시에는 청구항별로 포기가 가능하다는 215조의2를 근거로 가능하다는 견해 2)특허결정 전에 출원의 일부를 취하할 수 있다는 명문의 규정이 없는 한 불가능하다는 견해

 

(2)  판례의 태도

 

[규보시취/인서보달]

1)    출원의 일부를 취하할 수 있다는 명문의 규정이 없고, 이를 허용하는 것은 보정의 엄격한 시기적 제한을 두고 있는 특허법 취지에도 반하는바, 청구항별 일부취하 허용되지 않는다.

2)    다만, 특허출원인이 출원의 일부취하라는 이름의 서류를 제출하였더라도 보정과 같은 목적을 달성하고자 하는 것이라면 특허법상 보정과 마찬가지로 보아야 한다.

 

(3)  검토

 

1)출원의 일부취하를 허용한다면 보정의 시기적제한의 회피수단으로 악용되어 심사를 부당하게 지연하고 절차의 안정성을 해치게 되는바 판례 타당하다. 2)다만 출원의 일부취하라는 이름의 서류가 제출된 경우라도 보정기간 이내이면 보정서의 제출로 선해할 수 있다고 봄이 타당하다.

 

 

 

<특허료 납부 및 보전>

{1~5 까지 쓰고 특허권 소멸여부 사안포섭}

{특허결정되었다고 권리화된것 아님!! 특허료 납부해야함}

1. 의의 및 취지(79조)

 

1)특허료란 특허권의 설정등록을 받기위한 설정등록료 또는 특허권을 유지하기 위한 특허유지료로서 특허발명의 독점권 향유의 대가이다. 2)특허료 납부는 특허권 발생요건이자 존속요건이다.

 

1. 납부주체 및 시기

 

[331]

특허권 설정등록을 받으려는 자는 특허결정등본송달일로부터 3월 내에 최초 3년분의 특허료를 내야하며, 특허권자는 그 다음해부터의 특허료를 설정등록일 기준으로 매년 1년분씩 내야한다.

 

1. 추가납부(81조)

 

특허권 설정등록 받고자 하는 자 또는 특허권자는 특허료 납부기간이 경과한 후에도 6월 내에 특허료를 추가납부할 수 있다. 다만 납부하여야 할 특허료의 2배이내 범위의 금액을 납부하여야 한다.

 

1. 보전(81조의2)

 

특허청장은 특허료납부기간 또는 추가납부기간 내에 특허료 일부를 납부하지 아니한 경우 특허료의 보전을 명하여야 하고, 보전명령받은자는 보전명령받은 날부터 1월 내에 보전할 수 있다. 다만 납부하지 아니한 금액의 2배이내 범위의 금액을 납부하여야 한다.

 

1. 특허출원 포기간주 및 특허권 소멸간주(81조3항)

{보전기간+추가납부기간 없앤다}

 

추가납부기간 내에 특허료 납부하지 아니한 때는 특허출원은 포기간주, 특허권은 납부된 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음날로 소급하여 소멸된 것으로 본다.

 

1. 특허권 회복방안

 

(1)  의의 및 취지(81조의3)

 

[미소회/연산보]

특허료 미납으로 소멸한 특허권을 회복하는 제도로서 특허권의 연속 및 산업설비 유지, 특허권자 보호하기 위함이다.

 

(2)  불귀책 사유(81조의3 1항)

 

1)특허권 설정등록 받으려는 자 또는 특허권자가 책임질 수 없는 사유로 추가납부기간 내에 특허료 미납 또는 보전기간 내에 보전하지 아니한 경우, 그 사유가 종료한 날부터 2월 내 특허료 납부 또는 보전할 수 있다. 2)다만 추가납부기간 만료일 또는 보전기간 만료일 중 늦은 날부터 1년이 경과한 때에는 그러하지 아니하다.

 

(3)  특허권자의 부지(81조의3 3항)

 

1)추가납부기간 내 특허료 미납 또는 보전기간 내 보전하지 아니하여 특허권 소멸한 경우, 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3월 내에 특허료의 2배를 납부하고 회복을 신청할 수 있다. 2)14.6.11 이후 권리회복 신청부터 적용되는 개정법에 따라 ‘실시중인 발명’이 삭제되어 모든 발명이 회복대상이 되며 비용 또한 ‘3배’에서 ‘2배’로 감소하였다.

 

(4)  효과(81조의3 2항,3항)

 

본 규정에 따라 회복된 경우 그 특허출원은 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.

 

(5)  특허권 효력제한(81조의3 4항)

 

특허권의 효력은 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간 중 타인이 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 행위에 대해서는 그 효력이 미치지 아니한다.

 

(6)  특허권 회복에 의한 법정실시권(81조의3 5,6항)

{이 조문은 특허권 회복 이후 기간에 적용}

 

[제선국/업실준/실준발사/유대]

1)효력제한기간 중 선의로 국내에서 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적범위 내에서 통상실시권을 갖는다. 2)이는 유상의 통상실시권으로 상당한 대가를 지급하여야 한다.

 

 

 

<허가 등에 따른 특허권 존속기간 연장>

{선결적으로 특허권의 존속기간(88조) 적고, 사안포섭하기}

{대상 : 의약품, 마약류 의약품 포함}

1. 의의 및 취지(89조)

 

[중사51/평단]

특허권 존속기간 중 일정한 사유로 인해 특허발명을 실시하지 못한 경우 5년의 기간 내에서 실시하지 못한 기간만큼 존속기간을 1회 연장시켜주는 제도로서, 다른 특허권과의 형평성 및 존속기간의 실질적 단축 방지 위함이다.

 

1. 등록요건(91조) 및 무효사유(134조)

{기간초과 무효심판의 경우 주의! 134조4항}

 

[필허초특공]

1)특허발명을 실시하기 위하여 타법령에 의해 허가 등을 받을 필요가 있어야 하며 2)특허권자, 전용실시권자, 등록된 통상실시권자가 허가 등을 받아야 하며 3)연장신청기간이 실시할 수 없었던 기간을 초과하지 않아야 하며 4)연장등록출원인이 특허권자이어야 하며 5)특허권이 공유인경우 공유자 전원이 공동으로 출원해야 한다.

 

1. 연장등록출원 가능 시기(90조2항)

{빼먹지 말고 쓰고 만족한다고 기재하기}

[36반]

1)허가 등을 받은 날로부터 3월 이내 출원해야하며 2)존속기간 만료 전 6월 이후에는 할 수 없다. 3)이 기간을 경과하여 제출한 경우 반려처분 대상이다.

 

1. 연장신청기간

 

(1)  89조1항,2항

 

(2)  실시할 수 없었던 기간 시기 및 종기

 

[특약허시등/약허처도효]

1)특허법89조의 실시할 수 없었던 기간의 시기는 특허권자 등이 약사법 등에 의한 허가 등을 받는데 필요한 유효성, 안정성 등의 시험을 개시한 날 또는 특허권의 설정등록일 중 늦은 날이 되고, 2)종기는 약사법 등에 의한 허가 등의 처분이 신청인에게 도달함으로써 그 처분의 효력이 발생한 날 까지이다.

 

(3)  책임있는 사유로 지연된 기간 의미

 

[허귀/약허실지/상인인]

허가 등을 받은 자의 귀책사유로 인하여 약사법 등에 의한 허가 등이 실제로 지연된 기간, 즉 허가등을 받은자의 귀책사유와 약사법 등에 의한 허가 등의 지연 사이에 상당한 인과관계가 인정되는 기간을 의미한다.

 

(4)  보완요구가 있는 경우

 

[한보중다심]

어느 한 부서에서 보완요구를 하여 보완이 이루어지는 동안 심사가 중단되었다고 하더라도 다른 부서에서 심사가 이루어지고 있었다면, 그 기간 동안에는 특허권자의 책임있는 사유로 인하여 허가가 지연되었다고 볼 수 없다.

 

1. 연장등록출원서 보정(90조6항)

 

[송청기이내]

출원인은 존속기간연장등록여부결정등본 송달 전까지 연장대상 청구범위의 표시, 연장신청기간, 연장이유, 허가등의 내용에 대해 보정할 수 있다.

 

1. 연장등록출원의 효과(90조4항)

 

1)존속기간연장등록출원이 있는 때에는 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 2)다만, 거절결정이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

 

1. 연장된 특허권의 효력(95조)

{실시행위 독립성, 유효한 특허권 존속 중인지 먼저 기재}

{원 존속기간부터 존속기간 연장 후 침해행위 하는 경우 - 반드시 기간 나누어 침해여부 검토}

(1)  95조

 

(2)  95조 해석론

 

[제주유더]

1)제품설,주성분설,유효성분설이 있으며 2)대상물건과 존속기간 연장되기 전 특허발명의 권리범위를 함께 고려하여 존속기간 연장된 특허권의 효력범위 해석해야 한다는 더불어해석설이 존재한다.

 

(3)  특허법원 판례의 태도

 

[효허특품/실동하별]

존속기간 연장된 특허권의 효력은 제조수입품목허가사항에 의하여 특정된 의약품 뿐만 아니라 실질적으로 동일한 품목으로 취급되어 하나의 제조수입품목허가를 받을 수 있도록 규정된 의약품 또는 이미 제조수입품목허가를 받은 의약품과 실질적으로 동일하여 별도로 제조수입품목허가를 받을 필요가 없는 의약품 등에도 미친다고 보아야 할 것이다.

 

(4)  대법원 판례의 태도

 

[규취범/품질치/유치용] [약염차통인]

95조 규정과 제도의 취지 등에 비추어보면, 존속기간 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는 특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특정질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료 효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 한다.

약학적으로 허용 가능한 염에서 차이가 나지만 통상의 기술자가 변경된 염을 쉽게 선택할 수 있고, 인체에 흡수되는 치료효과도 실질적으로 동일하므로 존속기간 연장된 특허발명 권리범위에 속한다.

 

(5)  검토

 

95조에서 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위를 청구범위를 기준으로 하지 않고 허가 등의 대상품목의 실시로 제한하지 않았는바, 판례 타당하다.

 

1. 등록되지 않은 통상실시권자가 허가를 받은 경우

{연장등록여부결정등본 송달이랑 허가등의 처분 도달한 날 혼동 주의}

 

(1)  판례의 태도

 

[시통거송해]

존속기간 연장등록 출원 당시 등록되지 않은 통상실시권자가 허가를 받은 경우에는 91조2호 거절이유에 해당하나, 존속기간연장등록여부 결정등본 송달 전까지 통상실시권 등록 및 그에 관한 증명자료의 제출이 모두 이루어지는 경우 상기 거절이유는 해소된 것으로 본다.

 

(2)  검토

 

전용실시권과 달리 통상실시권은 명시적, 묵시적 합의만으로 발생할 수 있기 때문에 판례 타당하다.

 

1. 연장등록무효심판

 

(1)  의의 및 취지(134조)

 

특허권자의 과잉보호를 방지하고 존속기간의 부당한 연장에 대한 사후적 제재를 위한 제도로서 연장등록 무효로 시킬 수 있다.

 

(2)  청구인적격 {연장등록 소멸을 구할 직접적,현실적 이해관계 있어 청구인적격만족}

 

이해관계인 또는 심사관만이 청구할 수 있다.

 

(3)  134조1항1호 판단방법

 

1)    시행령7조

 

1)특허발명의 실시를 위해 약사법에 의한 품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명 등이어야 하며, 2)이는 신물질을 유효성분으로 하여 제조한 것으로서 최초로 품목허가 받은 의약품에 한정된다.

 

2)    판례의 태도

 

[약신절/상효구]

1)약사법상 신약인지 여부가 절대적인 기준이 된다고 할 수 없다고 보며 2)기존에 허가된 의약품들과 비교하여 상이한 치료효과를 나타내는 부분의 화학구조가 새로운 물질을 유효성분으로 하여 제조한 것이어서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로서 허가 등을 위한 시험으로 인하여 장기간 소요되는지를 판단한다.

 

(4)  연장등록무효심결의 효력(134조4항)

 

1)연장등록무효심결이 확정된 경우 그 존속기간 연장은 처음부터 없었던 것으로 보나 2)연장가능기간 초과로 무효로 되는 경우에는 초과하여 연장된 기간에 대해서만 연장등록의 효력이 없는 것으로 본다.

 

1. 특허허가연계제도

 

(1)  의의 및 취지

 

한미FTA 반영한 것으로 오리지널 제약사와 복제약 제약사 간의 이익균형을 위함이다.

 

(2)  특허권자의 입장

 

[등침판]

1)식약처에 의약품 등록한 후 2)후발 의약품 허가신청자에게 침해예방청구소송 제기하고 3)판매금지 신청시 통지받은 날로부터 최대 9개월간 판매금지 시킬 수 있다.

 

(3)  복제약 제약사의 입장

 

[권무우3]

1)복제약 제약사는 권리범위확인심판 또는 무효심판을 통해 특허권자에게 도전함으로써 인용심결시 9개월간 우선판매권리를 가질 수 있다. 2)또한 최초심판청구일로부터 14일 이내 제3자가 동일심판 청구시 우선판매권 동시에 가질 수 있다.

 

 

 

<등록지연에 따른 특허권 존속기간 연장>

{특허권 존속기간(88조) 선결로 적기}

1. 의의 및 취지(92조의2)

 

연장기준일보다 지연되어 설정등록이 이루어지는 경우에는 지연기간만큼 특허권의 존속기간을 연장시켜주는 제도로서, 특허권의 존속기간이 사실상 단축되는 것을 방지하기 위함이다.

 

1. 대상(92조의2 1항) 및 시기(92조의3 2항)

 

[433]

1)특허출원일로부터 4년과 심사청구일로부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 설정등록이 이루어지는 경우이어야 한다. 2)설정등록일로부터 3월 내에 출원해야 한다.

 

1. 등록요건(92조의4) 및 무효사유(134조2항)

 

[초특공]

1)연장신청기간이 지연기간을 초과해서는 안되고 2)연장등록출원인이 특허권자이어야 하고 3)특허권이 공유인 경우 공동으로 출원해야 한다.

 

1. 효과(92조의5)

 

적법한 요건을 갖춘 등록지연에 따른 존속기간 연장등록출원이 있는 경우, 심사관은 등록결정을 하여야 하며, 특허청장은 등록원부에 이를 등록하고 특허공보에 게재하여야 한다. 허가 등에 따른 존속기간 연장과 달리 효력범위에 제한이 없다.

 

1. 연장가능 대상기간

{433에 따라서 대상기간 결정}

1. 대상기간 중 출원인의 귀책사유로 제외되는 기간

 

(1)  92조의2 2항

 

출원인으로 인해 지연된 기간은 제외된다.

 

(2)  사안의 경우

 

출원인 귀책사유 ex : 우선권주장에 따른 기간/ 의견제출통지서발송~의견서 및 보정서 제출/ 결정등본송달~특허료 납부/ 거절결정등본송달~재심사청구에 따른 특허여부결정일

출원인 귀책사유 아님 ex : 거절결정등본송달~거절결정불복심판 청구하여 인용심결/ 의견서나 소명서의 제출만으로 심사관이 거절이유 해소된 것으로 판단하여 특허결정한 경우

 

 

 

<실시행위의 독립성>

 

[규효영] [한실적/다행적]

1)2조3호에서 규정한 각각의 실시행위는 특허권 효력상 독립적이며, 어느 하나의 실시행위는 다른 실시행위에 영향을 미치지 않는다.

2)한 단계의 실시행위가 적법하다고 하여 다른 단계의 행위까지도 적법하게 되는 것은 아니다.

 

 

 

<권리소진이론>

 

1. 의의 및 취지

 

[특판적구/스사타전/특소조]

특허권자 등이 판매한 특허품을 적법하게 구입한 경우, 그것을 스스로 사용하거나 타인에게 전매하더라도 특허권의 침해가 되지 않는다. 특허권자와 소유권자의 권리조정을 위함이다.

 

1. 이론적 근거

 

[소묵권]

소유권 이전설, 묵시적 실시허락설, 권리소진설이 있다.

 

1. 물건발명 또는 제법발명의 경우

{제법발명, 전용품 양도와 관련된 논점이면 이 판례 쓰지말고 밑에 판례 쓰기}

[특우양/물달소]

물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권은 이미 그 목적을 달성하였으므로 소진된다.

 

1. 방법발명의 경우

 

(1)  원칙

 

[만방실묵허]

특허소진은 물건의 발명과 물건을 생산하는 방법의 발명에만 적용될 수 있고, 단순방법발명의 특허에 관하여는 특허실시에 관한 묵시적 허락이 있었는지 여부가 문제될 뿐 특허소진이 적용될 수 없다.

 

(2)  예외 {2)판례는 성립요건으로 사용가능/ 2)는 and 개념이 아니라 or 개념}

 

[실구적후] [실구/사본용/특해기기핵구/공비종] [사본용/경상실]

1)    방법발명을 실질적으로 구현한 물건이 특허권자 등에 의하여 적법하게 양도되는 경우, 특허권이 소진되어 이후 그 제품의 사용에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 않는다.

2)    제품이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지는 1)사회통념상 인정되는 제품의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도가 없는지 여부 2)제품에 방법발명 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부 3)제품을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명 전체 공정에서 실질적으로 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.

3)    어떤 용도가 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도인지는 경제적, 상업적, 실용적인 다른 용도가 없어야 한다.

4)    판례는 상기와 같은 사례의 손해배상청구의 소에서 원고인 특허권자의 전용품에 대한 스스로의 인정을 재판상 자백으로 인정하였다.

 

(3)  검토 {판례의 논리적 근거(이론적 근거)}

 

1)    양수인 및 전득자는 해당 물건을 이용하여 특허방법을 사용할 수 있을 것을 전제로 특허권자 및 양수인으로부터 물건을 양수하는 점

2)    해당 물건을 이용하여 방법발명을 실시할 때 특허권자의 허락을 요한다고 하면 시장에서 자유로운 상품 유통이 저해될 것이라는 점

3)    특허권자가 특허실시대가를 포함하여 물건의 양도가액을 결정하는 것이 가능하므로 공개한 대가를 확보할 수 있는 기회가 충분히 보장되어 있다는 점

4)    방법발명을 소진대상에서 제외할 경우 특허권자가 청구항에 방법발명을 삽입하여 소진을 회피할 수 있다는 점 등에 비추어 방법발명 제품의 경우에도 소진이론 적용된다고 봄이 타당하다.

 

1. 방법발명에 대한 특허권자의 전용품 양도의 경우

 

(1)  예외

 

1)    판례의 태도

 

[특우양/양전양/양실소]

방법발명에 대한 특허권자가 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 양도한 경우, 양수인은 위 물건을 이용하여 방법발명을 사용할 수 있는 것을 전제로 특허권자로부터 물건을 양수한 것이므로, 양수인이 위 물건을 이용하여 방법발명 실시하는 것과 관련하여 특허권이 소진된다.

 

2)    검토

 

[유목이]

1)특허제품의 원활한 유통고취의 필요성 2)특허법의 이용목적도모(1조) 3)특허권자에게 이중으로 이득을 얻도록 인정할 필요성이 없다는 점에서 판례 타당하다.

 

(2)  예외의 제한 - 특허권이 공유인 경우

{특허권의 공유 - 자유실시(99조3항) / 실시권 제한(99조2항,4항)}

 

1)    판례의 태도

 

[공우양/일소동/양실소]

방법발명에 대한 특허권이 공유인 경우에 있어서, 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용하는 물건이 양도되었다고 하더라도, 그 물건이 공유자 중 일부의 소유이고 그 소유자가 아닌 다른 공유자가 그 물건의 양도에 대해서 동의를 한 바가 없다면, 양수인이 그 물건을 이용하여 방법발명 실시하는 것과 관련하여 특허권이 소진되지 않는다.

 

2)    검토

 

이 경우 특허권이 소진된다고 하면, 실질적으로 각 공유자가 다른 공유자의 동의를 얻지 않고도 실시권을 허락할 수 있는 것과 같은 결과를 초래하는 바 99조 2항,4항 취지상 허용되지 않는다는 판례 타당하다.

 

1. 수리, 개조의 경우

 

(1)  종래 판례의 태도

 

1)    부품이 비소모품인 경우] 본질적인 부분을 구성하는 부품의 교체와 같은 경우는 수리의 정도를 넘어 실용신안제품을 재구성하는 것으로서 생산행위를 하는 것이 되어 실용신안권에 대한 침해를 구성한다.

2)    부품이 소모품인 경우] 특허발명의 본질적인 구성에 해당하고, 일번적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허권자측에서 부품을 따로 제조, 판매하고 있다면 생산에 해당한다.

 

(2)  단순 수리 개조 행위

 

[원동유/자별특]

원래 제품과 동일성이 유지되고, 소모품 내지 부품 자체가 별도의 특허대상이 아닌 한, 허용되는 수리에 해당한다.

 

(3)  재생산행위

 

[적양수교/원동해실생]

방법발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등이 이를 수리하거나 소모품 내지 부품을 교체하는 경우, 그로인하여 원래 제품과 동일성이 해할 정도에 이르는 때에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 소진이론이 적용될 수 없어 침해로 보아야 한다.

 

(4)  재생산여부 판단방법

 

[수교/동해생/객이취]

수리행위 내지 교체행위가 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태, 특허법 규정취지 등을 종합하여 판단해야 한다.

 

(5)  검토

 

특허로서 보호되는 기술적사상과 무관한 부품의 교체 등은 단순히 제품을 계속 사용하기 위해 필요한 행위로서 침해가 되지 않지만, 본질적 부분을 구성하는 부품의 교체 등은 침해로 볼 수 있을 것이다.

 

1. 재판매금지 조건부과의 경우

 

(1)  학설의 대립

 

1)긍정설은 특허권자가 자신의 특허제품 판매하여 대가 획득시 주어진 모든 권리를 향유한 것이 된다는 견해 2)부정설은 특허권자는 제품판매시 모든 권리를 양도할 필요가 없고 재판매권리를 유보한다면 특허법이 규정하고 있는 배제권을 지속적으로 행사할 수 있다는 견해

 

(2)  판례의 태도

 

[특시구/계권]

특허권자가 제품판매시에 구매자와 계약을 통해 재사용을 금지하는 것은 가능하지만, 특허권을 통해 재사용을 금지하는 것은 적법하지 않다.

 

(3)  검토

 

판매금지 합의는 공시되지 않기에 제3자에게 불측의 손해를 줄 수 있는바 재판매금지 조건합의만으로 소진이론을 부정하지 않는 판례 타당하다.

 

1. 국제적 소진이론 인정여부

 

(1)  특허독립의 원칙

 

파리협약 3대원칙 중 하나인 속지주의 하에서 권리의 발생,변경,소멸 등에 관하여 타국에서 취득한 권리에 종속되어서는 안된다.

 

(2)  학설의 대립

 

1)허용설은 권리소진의 범위를 지리적으로 제한하는 규정이 없고, 소진이론 취지상 소진됨이 타당하다. 2)부정설은 특허독립의 원칙에 의해 각국 특허권은 상호 독립되어 있기에 소진이론은 특허권이 부여된 국가 내로 한정함이 타당하다.

 

(3)  판례의 태도

 

각국의 특허권이 서로 독립적이라고 할지라도 이태리의 특허권자가 제3국에 적법하게 수출함으로써 특허권이 소진되었으므로 제3국으로부터 한국으로 병행수입이 이루어지는 것을 저지할 수 없다.

 

(4)  Lexmark 사건 판례의 태도

 

미국연방대법원은 조건부 판매를 하더라도 판매가 완료된 제품에 대해서 특허권자가 권리를 추가로 행사할 수 없고, 이러한 특허소진이론은 해외에 판매한 제품에도 적용된다는 판결을 하였다.

 

(5)  검토

 

각국 특허권이 서로 독립적이라도 특허제품이 어떻게 유통 및 소비되는지는 적법하게 제조 및 판매된 행위를 기초로 하여 수요자에게 분배하는 과정에 불과하여 국제적 소진이론 인정함이 타당하다.

 

 

 

<특허발명 보호범위>

{신규성 위반에 대한 문제로 나올수 있다!!}

1. 보호범위 해석기준 - 주변한정주의 적용

 

(1)  청구범위 기준의 원칙(97조)

 

[설도시출/기의해청]

발명의 설명, 도면의 참작과 함께 출원시 기술수준 및 출원경과 등에 비추어 그 기술적인 의미를 해석한 뒤에 그 해석된 청구범위가 특허발명의 보호범위 결정 기준이 된다.

 

(2)  발명의 설명 참작

 

1)    판례의 태도

 

[설도청제확/설참의이/해표기고/객합]

발명의 설명이나 도면 등에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 청구범위는 발명의 설명을 참작하여야 그 의미를 정확히 이해할 수 있으므로, 그 해석은 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적, 합리적으로 하여야 한다.

 

2)    보충가능 판례

 

[만기구범확/명다보확]

그 기재만으로 특허발명 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우, 명세서 다른 기재에 의하여 보충할 수 있으나 그 역시 확장해석은 허용되지 않는다.

 

3)    예외적 제한해석 판례

 

[청문그/명다불제]

청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서 다른 기재에 비추어 명백히 불합리한 경우, 명세서 다른 기재 등을 참작하여 권리범위를 제한 해석할 수 있다.

 

4)    하나의 용어 다수 사용 판례

 

[용전통해/하다특동]

특허 명세서에 기재된 용어는 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석할 필요가 있으므로, 하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우 특별한 사정이 없는한 동일한 의미로 해석해야 한다.

 

5)    검토 {1),2) 쓰고 검토 쓰고 사안의 경우에서 발설로 제한해석x 따라서 신규성부정}

 

1)특허요건 판단시에는 보정이나 정정을 통해 청구범위 감축이 가능하므로 제한해석의 필요성이 없으며, 제한해석을 하면 청구범위의 공시적 기능이 훼손되나, 2)침해요건 판단시에는 제3자 보호를 위해 제한해석의 필요성이 있으므로 판례 타당하다.

 

(3)  기타

 

[공출하]

공지기술참작 원칙, 출원경과 참작의 원칙, 특허권 하자 참작의 원칙 등을 고려하여 보호범위를 해석한다.

 

1. 보호범위 해석방법

 

[구균]

청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시하는 경우에만 보호범위에 속한다는 주변한정주의 입장에 있을 때의 해석방법인 구성요소완비원칙과 이에 대한 보완으로서 균등론을 적용한다.

 

1. 구성요소대비와 발명전체대비 {균등침해에서도 논점}

 

(1)  학설의 대립

 

1)구성요소대비설은 구성요소를 중시하여 판단하는 입장 2)발명전체대비설은 발명전체를 중시하여 판단하는 입장이다.

 

(2)  판례의 태도

 

[침특상변전/형분전의효]

1)    판례는 침해판단은 기본적으로 특허발명의 구성과 상대방 제품의 변경된 구성을 대비한다고 하여 구성요소대비관점을 견지하며, 2)최근 대법원 판례는 종전 오해의 소지가 있던 “전체적으로” 의 표현을 배제하였다.

2)    최근서울고등법원 판례는 적절한 특허권 침해판단을 위해 각각의 구성을 형식적으로 분리해낼 것이 아니라 발명 전체적인 맥락에서 각각의 구성이 가지는 기술적 의미나 작용효과를 실질적으로 탐구해보아야 한다고 판시하였다.

 

(3)  검토

 

1)생각건대 발명전체대비에 의할 경우 권리범위가 과도하게 넓어져 제3자의 예측가능성이 떨어질 수 있는 점 및 보호범위 판단의 명확성,용이성을 도모할 필요가 있다는 점에서 구성요소대비에 의함이 타당하다. 2)다만, 각각의 구성을 형식적으로 분리해서 판단하는 것은 부적절하고 무용하기 때문에 발명 전체적인 맥락에서 실질적으로 판단할 것이다.

 

 

 

<특허권의 효력 제한>

 

1. 96조 1항 3호 의의 및 취지

 

[선시국물]

선출원주의를 보완하여 출원시 전에 존재한 기존의 상태를 보호하기 위해, 특허출원시부터 국내에 있는 물건의 경우 특허권의 효력이 미치지 않는다.

 

1. 96조1항3호와 선사용권과의 관계

 

(1)  취지 및 목적의 차이

 

1)96조1항3호는 단지 기존의 상태를 보호하는데 목적이 있으나, 2)103조는 특허출원시에 존재하는 기존의 산업설비를 보호한다는 것이 목적이므로 차이가 있다.

 

(2)  실시범위의 차이

 

1)96조1항3호는 출원시부터 국내에 있는 물건은 동일한 물건이라도 출원 후에 있어서 새로이 생산할 수 없다. 2)103조는 실시 또는 준비하고 있는 발명 및 사업목적범위 내에서 발명을 계속하여 실시할 수 있다는 점에서 차이가 있다.

 

1. 연구, 시험을 위한 특허발명 실시 해당여부

 

(1)  의의 및 취지(96조1항1호)

 

산업발전이라는 특허법 목적에 부합하기 위해, 특허발명 자체의 연구 또는 시험에 해당하는 경우 특허권의 효력이 미치지 않는다.

 

(2)  판례의 태도

 

[신진실명/시경도결]

1)    특허발명의 실시가 신규성,진보성 유무, 실시가능한지, 명세서 기재효과를 갖는지 확인하기 위한것인지

2)    반대로 시장성,경제성을 조사하기 위한 것인지, 다른 발명을 위한 도구나 수단으로 사용된 것인지, 결과물이 제품형태로 시장에 출시되는 등 연구, 시험이 특허권자의 이익을 해치는지 등을 종합적으로 고려해서 판단해야 한다.

 

1. 적극적 효력의 제한

 

전용실시권이 설정된 경우(94조단서) 실시권자만이 독점권 가지며, 이용관계 또는 저촉관계의 경우(98조), 공유특허권 양도, 특허권 포기한 경우(119조1항), 특허권의 수용(106조), 타법에 의한 제한(89조), 정정청구 및 정정심판청구의 경우(136조8항) 특허권의 적극적 효력이 제한된다.

 

1. 소극적 효력의 제한

 

(1)  법문상 제한되는 경우

 

특허권의 효력이 미치지 않는 경우(96조), 실시권이 존재하는 경우, 재심에 의해 회복된 특허권의 효력제한(181조), 특허료 추가납부로 회복된 특허권의 효력제한(81조의3), 질권자와의 특약(121조), 업으로 실시가 아닌 경우, 방법발명 특허의 사용을 청약하는 행위에 대한 제한(94조2항)의 경우 소극적 효력이 제한된다.

 

(2)  판례의 해석을 통해 제한되는 경우

 

공지기술제외의 원칙, 자유실시기술항변, 실시불가능한 형태의 기재, 발명을 특정할 수 없는 경우, 권리남용, 소진이론의 경우 소극적 효력이 제한된다.

 

1. 특허법 규정 중 특허권의 효력이 제한되는 경우 {취지 기재가 중요}

 

(1)  특허권의 효력이 미치지 않는 경우(96조)

 

1)    산업발전이라는 특허법 목적에 부합하기 위해 ~ (1항1호)

2)    국제적 운송 및 교통방해를 막기 위해 ~ (2호)

3)    선출원주의를 보완하여 출원시 전에 존재한 기존의 상태를 보호하기 위해 ~ (3호)

4)    자유로운 의료행위를 보장하기 위하여 ~ (2항)

 

(2)  특허권 회복방안에 따라 회복된 경우(81조의3)

 

특허권의 소멸을 신뢰하고 특허권에 저촉되는 행위를 한 제3자를 보호하기 위해 ~ (81조의3 5,6항)

 

(3)  재심에 의하여 회복한 특허권의 효력 제한(181조)

 

(4)  방법의 사용을 청약하는 행위에 대한 특허권의 효력 제한(94조2항)

 

소프트웨어 관련 산업이 위축되는 것을 방지하기 위하여 ~

 

(5)  기타 규정

 

실시권 등 … 법조문 보고 쓰기

 

 

 

<항변>

{각 항변별로 사안의 경우 쓰고 마지막 결론 쓰기}

1. 공정력

{권범심에서 진보성여부 판단가부 논점/ 자유실시기술항변만 논점인 경우 공정력 기재x}

(1)  판례의 태도

 

[일무확/유다당]

특허는 일단 등록이 된 이상, 무효심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 다른 절차에서 그 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다.

 

(2)  검토

 

[분등]

권한분배원칙, 무효심판의 존재의의, 특허법이 등록주의를 취하고 있다는 점을 고려할 때 법적안정성 측면에서 판례 타당하다. 다만, 공익 및 절차지연 방지위해 예외적으로 항변들을 판례에서 허용하고 있는바 이하에서 항변을 살펴보겠다.

 

1. 권리남용의 항변

{진보성 위반 주장하는 것은 권리남용 항변이 아니라 무효의 항변}

(1)  의의(민법2조2항)

 

권리는 남용하지 못한다는 민법2조2항에 의한 항변을 말하며, 권리남용이 되면 그 권리행사는 위법한 것이 되어 권리를 행사한 것으로 인정되지 않는다.

 

(2)  성립요건

 

1)객관적요건으로서 특허발명에 무효사유가 있고 2)그로인하여 무효로 될 것임이 명백하여야 하며 3)상표관련판례는 주관적요건을 요구하지 않았다.

 

(3)  침해소송에서의 가부

 

1)    판례의 태도

 

[무확전/진부무명] [법항전심]

특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 및 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당되어 허용되지 않는다.

특허권 침해소송을 심리하는 법원도 권리남용의 항변에 대한 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대해 심리할 수 있다.

 

2)    검토

 

[형특실정평]

진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대해서 형식적으로 특허 등록이 되어있음을 기화로 침해금지 및 손해배상 등의 청구를 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 실시자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋나는바 판례 타당하다.

 

(4)  권리범위확인심판에서의 가부

 

1)    판례의 태도

 

[침당무법/권대법]

특허권침해소송에서 판결의 효력이 소송 당사자 사이에서만 미치므로 특허권침해소송에서 권리남용 항변의 내용으로 진보성이 없다는 주장을 인정하더라도 특허의 대세적 효력을 무효심판에 의해서만 부정할 수 있도록 한 특허법 기본구조와 상충되지 않지만, 권리범위확인심판의 심결은 대세적 효력이 있는바 진보성 결여를 이유로 무효사유 주장을 인정하게 되면 위와 같은 특허법 기본구조와 상충된다.

 

2)    검토

 

[취동무/대공분]

권리범위확인심판 제도의 취지에 비추어 침해소송과 동일하게 권리남용 항변을 무리하게 적용하는 것은 바람직하지 않고, 권리범위확인심판 심결의 대세효, 공정력, 권한분배원칙에 비추어 볼 때 판례 타당하다.

 

(5)  민법상 권리남용 법리가 제한적으로 인정되어야 하는 이유

 

1)    특허권의 행사를 권리남용으로 쉽게 인정하면 필연적으로 특허출원과 공개의 인센티브에 악영향을 주어 결과적으로 특허법 목적에 반하게 되는 점

2)    청구범위 해석에 따라 권리남용 인정기준도 달라질 수 있어 자의적 판단의 위험이 다른 재산권에 비하여 현저히 높은 점

3)    특허권의 특성상 존속기간 동안 동일한 특허권에 대하여 서로 다른 판단자가 수시로 권리남용을 판단할 수 있어 판단의 모순발생 여지가 큰 점 등이 고려되어야 한다.

 

(6)  민법상 권리남용 요건 {권리행사가 민법상 권리남용 해당여부 물으면 쓰기}

 

민법상 권리남용 성립에는 권리자와 상대방 및 사회일반 사이의 이익형량이라는 객관적 요건과, 권리행사를 통한 가해목적 또는 부당한 이익을 취득할 목적이라는 주관적 요건을 요구한다.

 

(7)  정정의 재항변 가부 {선결 논점 - [무확전/진부무명] [법항전심]}

 

1)    판례의 태도

 

권리남용의 항변이 있는 경우, 특허권자는 정정심판청구 등을 통해 정정을 인정받아 그러한 무효사유를 해소할 수 있다는 사정을 재항변으로 주장할 수 있다.

 

2)    검토

 

[소일]

정정심결의 소급효, 분쟁의 일회적 해결 등을 고려할 때 판례 타당하다.

 

(8)  정정의 재항변을 위한 조건으로 정정심판의 선행여부 및 심결확정 여부

 

1)    학설의 대립

 

1)정정심판 청구를 전제로 하는지에 대한 긍정설과 부정설이 있고 2)정정심판 청구를 전제로 하되 정정심결이 확정되어야 허용된다는 견해 3)정정이 확정되기 전이라도 무효사유 해소가 확실시 되는 경우 허용된다는 견해 4)해소의 개연성이 높은 경우라면 허용된다는 견해가 대립한다.

 

2)    하급심 판례 및 일본 최고재판소 판결의 태도

 

1)하급심 판례는 무효사유가 정정으로 치유될 수 있다면, 비록 그 정정이 확정되지 않았더라도 허용된다고 하며 2)일본 판결은 정정심판 청구를 전제로 하지 않고 정정의 재항변을 허용하였다.

 

3)    검토

 

생각건대, 법적안정성을 고려하여 정정심판 청구를 전제로 하되 정정이 확정되기 전이라도 무효사유 해소가 확실시 되는 경우 정정의 재항변을 허용함이 바람직할 것이다.

 

1. 무효의 항변(권리범위 부정의 항변)

{권범심/ 무효의 항변은 확인대상발명과 상관없이 특허발명을 기준으로 판단}

(1)  의의

 

특허요건에 흠이 있음에도 착오로 등록되어 그 권리범위를 인정할 수 없다는 항변을 말한다.

 

(2)  신규성 위반

 

[등전공동관]

등록된 특허발명의 전부가 공지기술과 동일한 경우에는 무효심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다.

 

(3)  선출원주의 위반 {(2) 쓰고 (3)쓰기}

 

신규성 결여와 선출원주의 위반은 발명의 동일성 여부가 문제되는 점에서 다르지 않으므로, 특허발명이 선출원주의 위반 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다.

 

(4)  기술적범위 불특정

 

[청설시추/불자범특]

청구범위 또는 발명의 설명에 의하더라도 출원 당시 발명의 구성요건 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적범위를 특정할 수 없는 경우에는 권리범위를 인정할 수 없다.

 

(5)  진보성 위반

{권범심에서 진보성 여부 판단가부 논점 가능, 공정력과 함께}

 

1)    전원합의체 판례의 태도

 

[확목본약]

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지를 확인하기 위한 절차로서, 진보성 여부를 권리범위확인심판에서 판단하는 것은 권리범위확인심판 제도 목적을 벗어나고 그 제도 본질에 맞지 않으며 무효심판의 기능을 약화시키는 것으로 허용될 수 없으므로 권리범위확인심판에서는 특허발명 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안된다.

 

2)    전원합의체 반대의견

 

신규성 및 진보성은 모두 발명의 구성 및 효과 등을 종합 판단하고, 특허 무효이유라는 점에서 차이가 없다는 점에서 특허발명에 진보성 흠결의 무효사유가 명백한 경우에는 권리범위확인심판 청구할 이익이 없어 각하되어야 한다.

 

3)    검토

 

[대부분]

권리범위확인심판 심결의 대세효, 진보성 판단에 대한 과도한 심리부담 측면, 권한분배원칙을 고려할 때 판례 타당하다.

 

(6)  침해소송에서 진보성 위반

 

1)    종래 판례의 태도

 

[신진법침당]

특허가 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수 있는 것은 아니다.

 

2)    최근 판례의 태도

 

1)침해소송에서 법원은 권리남용의 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리,판단할 수 있다. 2)다만, 이는 침해소송에서 권리남용에 해당하는지를 판단하기 위한 전제로서 그 특허에 무효사유가 있는지를 판단할 수 있다는 취지이지, 특허에 무효사유가 있다고 하여 바로 그 특허가 무효인 것으로 취급하여야 한다거나 권리범위 자체를 부정하여야 한다는 취지가 아니다.

 

3)    검토

 

[공분무]

권리남용 항변은 특허권을 전면적으로 부정하지 않으면서 권리행사만을 막겠다는 취지인 것과 달리, 권리범위를 직접 부정하는 경우에는 무효심판에 의하지 않고 특허권을 전면 부인하는 결과가 된다는 점에서, 공정력, 권한분배원칙, 무효심판 존재의의를 고려할 때 진보성 흠결을 이유로 침해소송에서 권리범위를 부정하지 못한다고 보는 것이 타당하다.

 

1. 자유실시기술의 항변

 

(1)  취지 및 실익

 

1)자유실시기술법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이다. 2)특허권의 유효성에 대하여는 일체 판단을 하지 않는바 권리범위를 부정하지 않으면서 자유기술의 실시를 인정한다는 점에서 실익이 있다.

 

(2)  인정범위

 

[공공용필]

특허발명과 대비되는 발명이 공지기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

 

(3)  자유실시기술항변 판단대상

{판례쓰고 이거에 따라서 사안포섭하기}

 

1)    학설의 대립

 

1)전체구성설은 특허발명과 대비할 필요도 없이 권리범위에 속하지 않는다는 결과를 야기하므로 확인대상발명 전체를 기준으로 판단하여야 한다는 견해 2)대응구성설은 확인대상발명은 자유로운 방식으로 기재할 수 있다는 점을 근거로 대응되는 구성을 기준으로 판단하여야 한다는 견해

 

2)    판례의 태도

 

[자고등청/대한인전]

자유실시기술항변 여부를 판단할 때에는, 확인대상고안을 등록실용신안의 실용신안등록청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상발명의 구성 전체를 가지고 해당여부를 판단하여야 한다.

 

3)    검토

 

특허권자의 보호 및 특허권의 특수성을 고려하여 일부구성으로 하는 경우 자유기술에 해당할 여지가 많으므로 전체구성설을 따르는 판례 타당하다.

 

(4)  문언침해의 경우 항변가부

 

1)    학설의 대립

 

1)제1설은 공유재산에 대한 특허권자의 지위 인정할 수 없다는 점에서 허용된다는 견해 2)제2설은 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 하자를 판단하는 것과 다를바 없으므로 허용될 수 없다는 견해

 

2)    특허법원 판례

 

[확청전그포문]

확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언침해하는 경우에는 적용되지 않는다.

 

3)    대법원 판례

 

[자청모유그문]

자유실시기술 항변은 확인대상발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언침해의 경우에도 그대로 적용된다.

 

4)    검토

 

[본기대]

자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 해당 법리는 특허권 침해여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것이 바람직한바 대법원 판례 타당하다.

 

(5)  공지예외주장의 공지사실을 근거로 항변 가부 {선결 - 문언침해 적용가부 적어주기}

 

1)    형식적 판단

 

공지예외주장제도는 출원일 자체를 소급시키는 제도가 아니고, 그 효과는 출원전 공지된 발명을 당해 특허출원의 특허성 부정 근거로 사용할 수 없도록 하는 것이기 때문에 공지된 발명은 형식적으로 자유실시기술에 해당한다.

 

2)    구체적 판단

 

1)자유실시기술 항변이란 특허권자의 공익상 부당한 권리행사를 막기 위함인바, 공지예외주장을 하여 적법하게 등록된 특허권에 기한 권리행사를 부당한 권리행사로 볼 수 없고, 2)적법하게 공지예외주장된 공개가 형식적으로 출원 전 공지기술에 해당함을 이유로 자유실시기술로 보는 것은 공지예외주장제도의 취지를 몰락시키는 것으로 허용되지 않는다고 봄이 타당하다.

 

(6)  권리범위확인심판에서 자유실시기술의 항변 인정가부

{논점이 이거하나이며 배점클때 쓰기 / [공공용필]만 앞에 써서 자유실시기술 해당여부 사안포섭하고 나머지 일반론 쓰지말기}

1)    인정해야 한다는 논거

 

[누무정강과침]

1)공지기술은 누구나 사용이 가능하고 2)무효의 항변 인정과 취지가 연결되며 3)정정으로 인한 무효심판 절차지연이 방지된다 4)무효심판을 강요하지 않고 분쟁해결이 가능하고 5)특허권자의 과도한 보호 방지 6)침해소송에서도 가능한바 권리범위확인심판에서도 마찬가지로 인정해야 한다.

 

2)    불인정해야 한다는 논거

 

[근3특불남진]

1)청구인의 청구사항과 다른사항을 판단하게 되는 점에서 법적근거가 취약하고 2)공지기술에 대하여 제3자가 특허권 보유시 누구나 자유기술이라는 논거에 오류가 발생한다 3)확인대상발명의 특정에 어려움이 있으며 4)침해소송과의 판단 불일치 가능성이 존재한다 5)자유실시기술의 항변 남용이 초래될 수 있으며 6)진보성 판단의 우회적 방법으로 활용 가능하기에 권리범위확인심판에서 불인정해야 한다.

 

3)    판례의 태도

 

[공공용/자익목]

공지기술 또는 그로부터 용이한 기술을 일반공중이 자유롭게 실시하는 것을 막는 것은 공공의 이익을 부당하게 훼손하며 특허법 목적에도 부합하지 않는바 이러한 자유실시기술 항변은 권리범위확인심판에서도 주장할 수 있다.

 

4)    검토

 

특허발명의 권리범위를 부정하지 않으면서 자유기술의 실시를 인정한다는 점에서 법적안정성 및 구체적 타당성을 모두 고려하므로 판례 타당하다.

 

1. 후 특허에 기한 항변

 

(1)  학설의 대립

 

1)독점권설 입장에서 후원특허의 항변이 허용되어야 한다는 견해가 있다. 2)배타권설 입장에서 후원특허의 항변이 허용될 수 없다는 견해가 있다.

 

(2)  판례의 태도

 

[성선법선후]

특허권 성립에 있어서 선원주의를 취하고 있는 특허법 원칙상 선원특허의 항변은 인정되더라도 후원특허의 항변은 인정될 이유가 없다.

 

(3)  검토

 

이용관계인 경우에는 98조에 따라, 저촉관계인 경우에는 이용관계인 경우와의 균형상 후 특허는 정당권원이 될 수 없는바 판례 타당하다.

 

 

 

<침해>

{고의 또는 과실 등 주관적 사정을 요하지 않는다}

{침해는 직접침해/간접침해 나뉘고 직접침해에서 문언/균등 나뉜다}

{단일주체,복수주체 침해인정 가부 논점 - 일반적인 직접침해 및 간접침해 여부 쓰기/ 구성요소완비 원칙상 일반적인 직접침해x/ 전용품아니므로 간접침해x}

1. 침해 성립요건

 

[유정보업실제]

1)특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(94조) 2)침해 성립하기 위해서는 유효한 특허권의 존재, 정당권원 없는 자가 보호범위 내에서 업으로서 실시해야 한다.

 

1. 문언침해 성립여부(판례)

 

[청구유/대그포]

특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 대상발명에 그대로 포함되어 있는 경우를 말한다.

 

1. 단일주체에 대한 침해인정 가부 - 지배관리이론

{정과 명의 행위를 을과 병의 행위로 볼수 있는지로 쓸수있다-실시주체}

{복수주체의 침해물어도 이거 써주기->가정적으로 결론내리기}

(1)  지배관리이론

 

지배관리이론은 복수주체 중 누군가가 나머지를 실질적으로 지배관리하고 있고(지배관리성), 그로부터 이익을 얻는 자(이익성)를 실시의 주체로 보는 이론을 말한다.

 

(2)  학설의 대립

 

1)긍정설은 구성 일부만을 실시하더라도 나머지 구성을 다른 주체가 실시하는데 있어 실질적 지배 및 관리를 하면 규범적 평가를 통해 직접침해 책임을 부담해야 한다는 견해

2)부정설은 간접침해 규정으로 특허권자와 실시자의 균형을 도모할 수 있기 때문에 간접침해 해당 경우를 제외하고는 직접침해로 볼 수 없다는 견해

 

(3)  종래 판례의 태도

 

종래 SMS관련 사건에서 SMS서비스를 제공한 이동통신사를 단순히 협력자로 보았다.

 

(4)  판례의 태도

 

[단다실지영단]

복수 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 분담하여 실시하는 경우라도, 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배, 관리하고 다른 주체의 실시로 인하여 영업상 이익을 얻는 경우에는 그러한 단일 주체가 단독으로 특허침해 한 것으로 볼 수 있다.

 

(5)  검토

 

1)실시행위의 주체를 규범적으로 평가하여 특허발명 보호에 이바지하는 측면에서 판례 타당하다. 2)다만 법적안정성 훼손 염려가 있기에 지배관리이론의 적용요건에 대한 구체적 논의가 필요하다.

 

1. 복수주체의 공동직접침해 구성

{을과 병을 단일주체로 볼수있는지로 쓸수있다}

(1)  학설의 대립

 

1)부정설은 구성요소완비원칙을 강조하여 단일 침해자가 구성요소 전부를 실시하지 않는 이상 침해 성립하지 않는다는 견해

2)객관적 공동설은 일반 공동불법행위의 성립요건에 관한 통설적 견해를 유추하여 복수 행위자들이 각각 실시하는 구성요소 사이 객관적 관련 공동성만 인정되면 침해 인정된다는 견해

3)주관적 공동설은 객관적 관련 공동성 뿐만 아니라 침해자 사이의 주관적 공동실행이라는 의사가 더 필요하다는 견해

 

(2)  미국 판례의 태도

 

1)종래 BMC사건에서 단일개체이론을 통하여 공동직접침해 인정하지 않았으나, 2)최근 Akamai사건에서 전원합의체는 단일개체이론을 폐기하였다.

 

(3)  판례의 태도

 

[복다실인의전복]

복수주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 분담하여 실시하는 경우라도, 복수주체가 각각 다른주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사를 가지고 서로 나누어서 특허발명 전체 구성요소를 실시하는 경우에는 복수주체가 공동으로 특허침해 한 것으로 보아야 한다.

 

(4)  검토

 

1)실시주체가 단일한 주체이어야 한다는 단일개체이론은 특허법 어느규정에서도 근거를 찾기 어려워 부당하다는 점, 2)직접침해 행위는 원칙적으로 주관적 요건을 요하지 않으나 복수 주체의 침해문제에 대한 현실적 대응 필요성 고려할 때 주관적 공동설을 따르는 판례 타당하다.

 

1. 물건발명의 각 구성요소에 해당하는 개별물건 생산한 경우

 

(1)  원칙(판례)

 

[복개구/만전]

복수의 개별물건을 구성요소로 하는 물건발명의 경우, 개별물건을 생산한 것만으로 발명 전체 물건을 생산했다고 볼 수 없다.

 

(2)  예외(판례)

 

[추기단일/사경추기/유결일효구]

발명에서 이들 개별 물건이 추가적으로 가공, 조립, 결합되는 것까지 기술구성으로 하고 있지 않고, 이들 개별 물건이 단일 주체의 지배 및 관리 아래에서 일체로 처분될 수 있기 때문에 사회적, 경제적 측면에서 보았을때 그 단일주체가 추가적인 생산과정 없이도 그 발명의 기술구성이 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태라고 판단되는 경우, 그 물건발명의 대상인 전체 물건을 생산했다고 보아야 한다.

 

1. 하나의 특허에서 청구항 별로 침해가 별개인지 여부

 

(1)  판례의 태도

 

[하복기개효하] [1특하선병]

하나의 발명에 속하는 복수의 청구항 사이에서 특허법상 기술적 의의 내지 가치를 달리 평가할 근거가 없으므로, 청구항마다 개별적으로 성립하는 특허침해로 인한 법률효과는 하나의 특허침해로 인한 것으로서 서로 다른 것이라고 볼 수 없다.

1발명1특허출원 원칙에 대한 예외와 같은 특별한 사정이 없는한 하나의 소송으로 심리되는 경우 각 청구항들은 소송법상 선택적 병합관계에 있다.

 

(2)  검토

 

다항제는 하나의 발명을 여러 각도에서 다면적으로 기재하여 발명을 충실히 보호하고, 자유기술영역과의 한계를 명확하게 하기 위한것이다. 따라서 하나의 발명을 청구항 별로 침해를 가릴 이유가 없으므로 판례 타당하다.

 

1. 특허권침해금지가처분

{피보전권리 존재여부는 침해요건 만족하는지 여부로 판단}

(1)  의의,취지 및 요건

 

침해금지청구권을 피보전권리로 하는 보전처분을 말한다. 침해금지를 위한 임시적지위 설정을 위함이다. 1)피보전권리의 존재, 2)보전의 필요성을 요건으로 한다.

 

(2)  상호 독립된 요건의 심리(판례)

 

보전처분에는 피보전권리와 보전의 필요성의 존재에 관한 소명이 있어야 하고, 이 두 요건은 서로 별개의 독립된 요건이기 때문에 그 심리에 있어서도 상호 관계없이 독립적으로 심리되어야 한다.

 

(3)  고도의 소명 요구 {사안포섭에서 보전의 필요성에 관한 소명이 부족하다하여 기각}

 

만족적 가처분을 인용할 경우 채권자는 본안승소판결과 동일한 결과 가져오는 동시에 채무자에게는 커다란 고통 주는것이므로, 가처분 인용을 위해서는 피보전권리와 보전의 필요성에 대한 고도의 소명이 요구된다.

 

(4)  보전의 필요성 존재 여부

 

[침우현급]

1)침해하거나 침해의 우려가 있을 것, 2)채권자에게 현저한 손해 또는 급박한 위험이 있을 것을 만족해야 한다.

 

(5)  판례의 태도

 

[주수질상]

주요성분이 동일하여 수요자 층이 겹칠 우려가 있는 경우라도, 약품의 대상질병이 상이하다면 침해의 개연성이 크지 않다고 본다.

 

1. 특허권 등의 지식재산권에 관한 소의 관할

{설문해결에 잊지말고 24조3항에 따라 서울중앙지법에도 할 수 있다고 쓰기}

(1)  법원조직법 28조의4 2호

 

특허법원은 민사소송법24조2항 및 3항에 따른 사건의 항소사건을 심판한다.

 

(2)  민사소송법 24조2항, 3항

 

1)특허권 등의 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할로 한다. 2)2항에도 불구하고 당사자는 서울중앙지방법원에 특허권 등에 관한 소를 제기할 수 있다.

 

(3)  특허권 등의 지식재산권에 관한 소의 관할 입법취지

 

[전원노기충]

심리판단에 고도의 전문 기술적 지식을 필요로 하는 경우가 많고, 원활한 심리 진행을 위해서는 노하우나 경험의 축적도 필요로 하는 것인바, 특허권 등의 소송을 취급하는 전문재판부가 설치되고 기술조사관이 배치되어있는 고등법원 소재지 지방법원의 전속관할로 하여 소송의 심리충실과 촉진을 도모하기 위함이다.

 

(4)  특허권 등의 지식재산권에 관한 소

 

[침실이실직시]

1)특허권 등의 지식재산권 침해를 이유로 한 금지, 폐기, 신용회복 등 청구나 손해배상 청구소송만이 아니라 2)특허권 등의 실시계약에 기초한 실시료지급청구소송 3)특허권 등의 이전, 말소등록청구소송 4)전용, 통상실시권 등의 설정유무, 귀속 관련 소송 5)직무발명 등에 대한 보상금청구소송도 포함되며 6)관할권 유무는 소 제기시를 표준으로 한다.

 

(5)  위반시 조치

 

민사소송법34조1항은 법원이 관할권이 없다고 인정하는 경우 결정으로 이를 관할법원에 이송한다고 규정한다.

 

1. 침해품 폐기청구에 관하여 {10이랑 혼동주의}

 

(1)  침해품 폐기청구(126조1항,2항)

 

(2)  판례의 태도

 

[특효범행] [2범예최한/조아조불분일]

1)    특허권자는 자신의 특허권의 효력이 미치는 범위 내에서 침해금지청구권을 행사할 수 있다.

2)    126조2항의 범위는 침해의 예방 등에 필요한 최소한도로 한정되어야 하며, 침해행위를 조성하지 아니한 물건과 침해행위를 조성한 물건이 불가분적으로 결합되어 분리될 수 없을 정도로 일체화되어 있지 않은 경우에는 침해행위를 조성한 물건 외에 그 전체의 폐기까지는 구할 수 없다.

 

(3)  검토

 

특허권은 공개한 대가를 넘어서 행사할 수 없는바 판례 타당하다.

 

1. 침해예방청구 가부 {단순히 보관하고 있는자에 대한 논점일때 - 침해금지청구가부(침해성립요건,2조3호쓰고 사안포섭) 판단하고 이거 쓰기}

 

(1)  침해예방청구권(126조)

 

특허권자 등은 침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해의 예방을 청구할 수 있다. 고의 또는 과실을 요하지 않으며, 침해예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.

 

(2)  요건 - 침해할 우려의 판단

 

1)    학설의 대립

 

[준완의]

1)객관설은 침해의 준비행위가 완성된 때 침해의 우려가 있다고 본다. 2)주관설은 침해의 의도가 인정될 때 침해의 우려가 있다고 본다.

 

2)    검토

 

생각건대, 법적안정성 및 특허권자의 실효적 보호를 고려할 때 객관설 타당하다.

 

1. 청구취지 특정(판례)

 

[내범명구특/통다구]

민사소송에서 청구취지는 내용 및 범위를 명확히 알아볼 수 있도록 구체적으로 특정되어야 하므로, 특허권침해금지청구의 경우 청구의 대상이 되는 제품이나 방법은 사회통념상 침해금지를 구하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되면 족하다.

 

 

 

<표준특허/FRAND선언>

 

1. 표준특허

 

1)표준기술이란 일정한 기술분야에서 표준으로 선정한 기술이며, 2)표준기술을 구현하는 상품을 생산하거나 서비스를 제공하기 위해 필수적으로 실시허락을 받아야 하는 특허를 표준특허라 한다.

 

1. FRAND선언

 

특허가 표준기술로 정해진 경우 해당 특허권자로 하여금 실시자에게 공정하고 합리적이며 비차별적인 조건으로 실시허락할 것을 확약받는 선언을 의미한다.

 

1. FRAND선언한 표준특허권에 기초하여 침해금지소송 가부

{실시 요구를 한 사정이 있는지로 판단}

(1)  문제점

 

손해배상청구는 FRAND선언한 표준특허권자도 가능하나 침해금지청구까지 인정될 수 있는지 문제된다.

 

(2)  학설의 대립

 

1)긍정설은 악의적 실시자에 대해서까지 부정되는 것은 아니며 금반언에 저촉되지 않는다는 견해 2)부정설은 금반언 법리가 적용되어 특허권 남용으로 침해금지청구 불가능하다는 견해

 

(3)  판례의 태도

 

[정요잠일]

1)삼성과 애플의 소송사건에서 FRAND선언을 한 표준특허권자는 표준특허에 기하여 침해금지청구권을 행사하지 아니할 의무를 부담한다고 하면서도, 2)다만 그러한 의무는 정상적으로 표준특허에 대한 실시요구를 하는 잠재적 실시권자 등에게 부담하는 것일뿐, 일방적으로 표준특허를 실시하는 경우까지 의무를 부담하는 것은 아니라고 하였다.

 

(4)  검토

 

표준기술취지상 표준특허에 기한 침해금지청구는 제한될 필요가 있지만 FRAND선언을 한 표준특허권자가 라이센스협상에 성실하게 임한 이상 악의의 실시자에 대해서는 침해금지청구가 허용될 수 있음이 타당하다.

 

 

 

<우회침해/생략침해>

 

1. 우회침해 인정 여부

 

(1)  의의

 

특허발명의 구성요소 중 출발요소와 최종요소는 동일하나 그 중간에 무용의 물질이나 공정을 부가하여 실시하는 것을 말한다.

 

(2)  판례의 태도

 

[확특기핵부효]

확인대상발명은 특허발명과 기술적 사상과 핵심적인 구성이 동일하고, 부가공정은 주지관용기술에 의하여 용이하게 부가할 수 있는 공정에 불과하며, 이에 따른 작용효과가 우월하거나 현저하게 향상되었다고 보기 어려운 바 권리범위에 속한다고 판시하여 우회침해를 인정한 바 있다.

 

(3)  검토

 

생각건대 우회침해를 인정하지 않는다면 문언침해를 쉽게 회피할 수 있게 되어 특허권자의 실질적 보호가 어려울 수 있다. 따라서 우회침해를 인정함이 타당하다.

 

1. 생략침해 인정 여부

 

(1)  의의

 

상대적으로 중요도가 낮은 구성요소를 생략하여 실시하는 것을 말한다.

 

(2)  학설의 대립

 

1)긍정설은 특허권자의 실질적 보호 및 실시자의 부당이득 방지를 근거로 하는 견해 2)부정설은 97조 및 법적안정성을 근거로 인정할 수 없다는 견해이다.

 

(3)  판례의 태도

 

[구독구결]

각 구성요소가 독립하여 별개의 발명이 되는 것이 아니라 그 구성요소들이 결합된 전체로서 하나의 발명이 되는 것이므로, 생략침해 부정하였다.

 

(4)  검토

 

주변한정주의에 따른 구성요소완비원칙과 명문의 규정이 없어 법적안정성 훼손가능성을 고려할 때 생략침해 부정함이 타당하다.

 

1. 일부 구성요소 생략된 경우 균등론 적용 가부

 

(1)  판례의 태도

 

[과동유/실동/통용자]

특허발명의 과제해결에 아무런 역할을 하지 않는 구성을 생략한 기술에서도 발명의 과제해결원리는 동일하게 유지될 것이므로 그 구성의 생략에 의하더라도 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내고, 그 구성의 생략이 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있다는 나머지 요건들을 충족한다면 균등한 구성으로 본다.

 

(2)  검토

 

생각건대 균등론 도입 취지를 고려할 때, 생략침해를 인정하지는 않더라도 예외적으로 생략된 구성이 과제해결에 아무런 역할을 하지 않아 균등침해 요건을 만족하는 경우에 한하여 균등론을 적용할 수 있다고 생각한다.

 

 

 

<이용관계>

{후원 특허권은 98조에 의해 적극적 효력이 제한된다. 따라서 후원권리자는 선원권리자의 허락 또는 통상실시권허여심판을 통하지 않고는 자기의 발명 실시 불가}

1. 의의 및 취지(98조)

 

[후실선실/선실후실일/선후/태사실]

1)후원발명의 실시는 선원발명의 실시이나, 선원발명의 실시는 후원발명의 실시가 되지 않는 일방적 충돌관계로 선후원 권리자의 이해관계 조정을 위해 인정된다. 2)이용관계 태양으로는 사상상의 이용관계와 실시상의 이용관계가 있다.

 

1. 성립요건

 

(1)  학설의 대립

 

1)개량확장설은 후원권리가 선원권리를 개량확장한 것이면 이용관계 성립한다는 견해 2)주요부포함설은 후원권리가 선원권리의 주요부를 포함하면 이용관계 성립한다는 견해 3)그대로설은 후원권리가 선원권리 전부를 그대로 실시하면 이용관계 성립한다는 견해 4)실시불가피설은 후원권리를 실시하기 위해서는 선원권리를 실시해야한다는 견해이다.

 

(2)  판례의 태도

 

[새요그일]

새로운 구성요소를 부가하고, 선출원 특허발명의 요지를 전부 포함하되 이를 그대로 이용하여 후출원 특허발명 내에서 선출원 특허발명의 일체성이 유지되는 경우 이용관계가 성립한다.

 

(3)  검토

 

1)개량확장설과 주요부포함설은 개념이 모호하여 법적안정성에 반하며, 그대로설이 사상상,실시상 이용관계를 모두 포함하는 개념이라는 점에서 판례 타당하다. 2)다만 선후원 발명간 카테고리가 다른 경우 실시불가피설을 따름이 타당하다.

 

1. 구성의 부가로 작용효과 감소하는 경우(판례)

 

[효상구일]

후원발명이 선원발명의 작용효과를 나타낼 수 없는 경우, 상이한 구성으로서 후원발명에서 선원발명의 일체성을 유지하고 있다고 볼 수 없다고 하여 이용관계에 있다고 볼 수 없다.

 

1. 침해대상발명이 미등록인 경우(판례)

 

[미선후이/후선속]

침해대상발명이 미등록인 경우에도 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속한다.

 

1. 추가적인 효과를 실현(판례)

 

[효일다추]

침해대상발명이 특허발명의 효과를 그대로 실현할 수 있는 경우, 침해대상발명 내에서 특허발명이 일체성을 유지하고 있다고 보아야 하며, 이때 다른 추가적인 효과를 실현하더라도 일체성이 유지되고 있다고 볼 수 있다.

 

1. 촉매부가의 경우

 

(1)  판례의 태도

 

[수특기요]

촉매의 부가로 인하여 수율에 현저한 상승을 가져오는 경우라 하더라도, 특별한 사정이 없는 한 선행 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다고 봄이 상당하다.

 

(2)  검토

 

촉매는 수율 등에 영향을 줄 뿐 반응 후에 그대로 남아있고 목적물질의 화학구조에 기여하지 아니하므로 그대로설에 입각하여 판례 타당하다.

 

1. 균등침해의 주장 {이거랑 선택발명의 이용관계 혼동주의!!}

 

(1)  균등발명의 이용관계 성립여부(판례)

 

[후선균이]

후원발명이 선원발명과 균등한 발명을 이용하는 경우에도 이용관계 성립한다.

 

(2)  판례의 태도

 

[과동유/실동/통용자]

침해품 청구범위 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 1)특허발명과 과제해결원리가 동일하고 2)실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며 3)변경하는 것이 통상의 기술자에게 용이하다면 4)의식적 제외된 사정 또는 자유실시기술이라는 사정이 없는 한 청구범위 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

 

(3)  검토

 

주변한정주의 보완하여 특허권자 실질적으로 보호하기 위한 균등론 취지를 고려할 때 판례 타당하다.

 

 

 

<균등침해>

{균등침해 쓰는경우, 직접침해x 문언침해로 쓰기/ 균등론 단문쓰는거면 문언침해판례[청구유/대그포]써주기}

1. 의의 및 취지(판례)

 

[주균실보]

1)주변한정주의의 보완으로 특허발명의 균등범위까지 보호범위로 보아 특허권자의 실질적인 보호를 위함이다. 2)법조문은 없으나 판례로 인정하고 있다.

 

1. 성립요건 및 주장, 입증책임

 

[과변변/의자]

1)특허권자에게 입증책임이 있는 적극적 요건은 과제해결원리의 동일성, 변경가능성, 변경용이성이 있다. 2)실시자에게 입증책임이 있는 소극적 요건은 의식적 제외되지 않을 것, 자유기술이 아닐 것이 있다.

 

1. 균등판단대상

 

1)    학설의 대립

 

1)발명전체를 대상으로 삼아 판단하는 것으로 이해하는 발명전체대비설 2)구성요소별로 판단하는 것으로 이해하는 구성요소대비설

 

2)    종래 판례의 태도

 

균등론의 요건들을 충족할 경우 확인대상발명은 전체적으로 특허발명 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것이라고 하여 균등판단대상이 발명전체인 것으로 오해할 여지가 존재하였다.

 

3)    최근 판례의 태도

 

[변대균]

1)종전 오해의 소지가 있었던 “전체적으로” 라는 표현을 배제하였으며, 2)“확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때” 라고 판시하여 균등판단 대상이 구성요소임을 분명히 하였다.

 

1. 과제해결원리의 동일성

 

(1)  판단방법 - 구성요소대비/발명전체대비

 

1)    학설의 대립

 

1)구성요소대비설은 구성요소를 중시하여 판단하는 입장 2)발명전체대비설은 발명전체를 중시하여 판단하는 입장이다.

 

2)    종래 판례의 태도

 

[형분전의효]

1)대법원 판결에 대해서는 분석이 엇갈리나 2)하급심 판결에서 적절한 특허권 침해판단을 위해 각각의 구성을 형식적으로 분리해낼 것이 아니라 발명 전체적인 맥락에서 각각의 구성이 가지는 기술적 의미나 작용효과를 실질적으로 탐구해보아야 한다고 판시하였다.

 

3)    최근 판례의 태도

 

김 절단장치관련 판결에서 과제해결원리를 고려하는 이유, 공지기술을 참작하는 이유 및 유의사항을 추가 설시한 다음, 과제해결원리의 동일성 판단시 발명전체대비관점 판단방법을 따르고 있는 것으로 보인다.

 

4)    검토

 

1)생각건대 발명전체대비에 의할 경우 권리범위가 과도하게 넓어져 제3자의 예측가능성이 떨어질 수 있는 점 및 보호범위 판단의 명확성,용이성을 도모할 필요가 있다는 점에서 구성요소대비에 의함이 타당하다. 2)다만, 각각의 구성을 형식적으로 분리해서 판단하는 것은 부적절하고 무용하기 때문에 발명 전체적인 맥락에서 실질적으로 판단할 것이다.

 

(2)  판단이유

 

[가과기/변대균]

특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제해결원리를 고려하는 것이다.

 

(3)  판단방법 {특유한 작용효과를 발생시키는 구성도 균등한 구성 가능}

 

[청형추/설공선/특해기기핵실]

양 발명에서 과제해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 설명 기재와 출원 당시 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단해야 한다.

 

(4)  공지기술 참작 이유

 

[전선관/기가객보]

전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

 

(5)  발명의 상세한 설명 참작 이유

 

[신3파기핵/대이같손]

발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

 

(6)  발명의 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 기술사상 핵심 판단

 

1)    판례의 태도

 

[선참기과/설공파다대]

선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발명에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하되, 발명의 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안된다.

 

2)    검토

 

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 점에 있으므로 선행기술 참작하되, 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심 제외하고 다른 기술사상의 핵심으로 대체하는 것은 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있는바 판례 타당하다.

 

1. 변경가능성

 

(1)  일반

 

[실동/기핵]

1)확인대상발명의 구성요소를 다른 요소로 변경하더라도, 변경된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 달성할 수 있어야 한다. 2)기술사상의 핵심을 구현할 수 있는 정도이면 변경가능성이 인정된다.

 

(2)  작용효과가 실질적으로 동일한지 여부

 

[설공참/특해기기핵구]

발명의 설명과 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

 

(3)  예외

 

[기핵시공/기핵특과] [기핵구/균구개기역]

기술사상의 핵심이 특허발명 출원 당시 이미 공지되었거나 그와 다름없는것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 볼 수 없다.

이러한 경우, 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

 

(4)  부수적인 효과에 차이가 있는 경우

 

1)    판례의 태도

 

[부효차/실효차]

구성의 변경으로 인해 기술사상의 핵심과 관련없는 부수적인 효과의 차이가 생기더라도 이러한 차이를 들어 실질적인 작용효과에 차이가 있다고 볼 수 없다.

 

2)    검토

 

과제해결에 부수적으로 기여하는 기능까지 모두 유지되는 것을 요구하는 것은 균등범위를 지나치게 좁힐 수 있다는 점에서 판례 타당하다.

 

1. 변경용이성

{출원시설과 침해시설 있다}

[통용자/마인노채]

1)특허발명의 구성요소 일부를 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명한 것을 말한다. 2)침해품 제조시점에, 청구범위에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 인식될 수 있거나 별다른 기술적인 노력없이 채택할 수 있는 정도이면 변경용이성이 인정된다.

 

1. 변경용이성과 진보성과의 관계

 

(1)  균등침해와 진보성 판단방법의 유사성

 

[통용자]

특허발명의 구성요소 일부를 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명한 것인지가 쟁점이 되므로 유사한 부분이 존재한다.

 

(2)  학설의 대립

 

1)제1설은 변경용이성의 기술적 수준을 더 낮게 보아야 한다는 견해 2)제2설은 심사와 침해판단의 일관성 유지를 위해 양자를 동일하게 보아야 한다는 견해

 

(3)  판례의 태도

 

[주균실보]

균등이론은 등가관계에 있는 기술도 보호범위에 포함시킴으로써 특허발명의 실질적 가치를 보호하기 위한 것이므로 진보성 판단과는 관점이 다르다.

 

(4)  제1설 및 판례에 대한 비판견해

 

변경용이성이 진보성의 발명의 용이성보다 낮은 수준의 것이라면 변경용이성은 벗어났으나 발명의 용이성은 벗어나지 못하여 진보성 흠결로 특허로 보호될 정도는 아니나, 그렇다고 균등침해도 아닌 특허법이 기능할 수 없는 회색의 기술영역이 존재하게 되기 때문에 동일하게 보아야 한다는 견해

 

(5)  검토

 

1)회색의 기술영역은 이른바 공중의 기술영역에 속하면서 제3자의 독점이 허용되지 아니한 영역으로 발명자와 공중의 이익의 균형점을 추구하는 특허법으로서는 이를 당연히 예정하고 있다고 볼 수 있고 2)진보성은 연구개발단계의 판단이고 균등론은 실시단계에서의 판단인 점에서 전혀 별개의 개념으로 파악해야 할 것이며 3)균등침해는 제3자가 실시하는 기술내용이 특허발명 구성요소를 전부 포함하고 있음을 전제로 함에 비해 진보성 판단은 선행발명 하나에 기술내용 전부 개시를 요하지 아니한 점에서 진보성의 용이성을 더 높은 수준으로 판단해야 할 것이다.

 

 

 

<의식적 제외>

{균등침해 해당여부 - 의취/ 판단의 전제}

 

1. 의의 및 취지

 

[확청포보제]

확인대상발명의 변경된 구성요소가 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것이라면 특허권자가 스스로 권리를 포기한 것으로 볼 수 있어 균등침해가 성립하지 않는다. 이는 균등론에 의한 보호범위의 지나친 확장해석을 제한하기 위함이다.

 

1. 판단방법

{의식적 제외나오면 학검은 안써도 [명심출보의] 언제나 쓰기}

(1)  학설의 대립

 

1)엄격한 규준설은 보정서 등에 나타난 형식을 고려하여 판단한다는 견해 2)유연한 규준설은 출원단계의 제반사정 및 출원인의 진정한 의사를 고려하여 판단한다는 견해

 

(2)  판례의 태도

 

[명심출보의]

의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서 뿐만 아니라 심사관이 제시한 견해, 출원과정 및 보정서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단한다.

 

(3)  검토

 

[엄균실유]

생각건대 엄격한 규준설에 의하면 사실상 균등침해가 인정되기 어려워 실효성이 없을 것이고, 의식적 제외를 인정하는 취지를 고려할때 유연한 규준설을 따르는 판례 타당하다.

 

(4)  유연한 규준설에 대한 비판견해

 

1)    유연한 규준설은 출원인의 진정한 의사에 합치된다는 점에서 실체적 관점에서 유리할 수 있으나, 출원인의 주장,진술,청구항 축소 등에서 출원인이 모호한 주장, 청구항 한정에 기대어 최초 의도와 달리 주장할 수 있어 제3자의 예측가능성 및 법적안정성을 해칠 수 있다.

2)    통상의 기술자는 법률전문가가 아니므로 특허출원과정을 살필경우 청구항 변경은 정확히 파악할 수 있는 반면 특허권자의 의사를 정확하게 확인하기는 어렵다. 따라서 실질적 의사를 중시하더라도 특허권자의 의사가 정확하게 확인되지 않았을 경우 형식적 이력을 중심으로 판단하는 것이 바람직하다.

 

1. 보정서 없이 의견서만 제출한 경우 {이거쓰고 4도 쓰기}

 

(1)  학설의 대립

 

1)의견서를 제출하는 행위도 스스로 금반언의 원칙을 인정한 것이므로 적용된다는 견해 2)특허권의 보호범위는 청구범위에 의하는바(97조) 금반언의 원칙을 무제한으로 확장하는 것은 부당하므로 적용될 수 없다는 견해이다.

 

(2)  판례의 태도

 

[고절만참]

보정서를 제출하지 않은 사건에서, 등록고안의 기술평가절차에서 제출된 권리자의 의견서 기재내용만을 참작하여 의식적 제외 적용한 바 있다.

 

(3)  검토

 

생각건대 금반언의 원칙은 신의칙을 근거로 하는바, 출원경과참작의 원칙상 모든 출원서류가 그 대상이 되는 것으로 봄이 타당하다.

 

1. 청구범위 감축이 이루어진 경우

{사안포섭: ~라는 사정만으로 청구범위에서 의식적 제외되었다고 단정할 수는 없고~}

 

[감모의제단/거회배보사의]

1)출원과정에서 청구범위 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 2)거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에서 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을때에 이를 인정할 수 있다. 3)이러한 법리는 청구범위 감축없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.

 

1. 명세서 기재불비의 경우

 

(1)  판례의 태도

 

[신진선/부피제한]

의식적 제외를 특허발명의 신규성, 진보성이 선행기술에 의하여 부정되는 것을 피하기 위하여 제외하는 것에 한정할 필요가 없다.

 

(2)  검토

 

생각건대 명세서 기재불비도 무효사유이며, 양자 모두 특허를 받기 위한 보정이라는 점에서 판례 타당하다.

 

1. 분할출원의 경우 {배점에 따라 4도 써주기}

 

(1)  판례의 태도

 

[피한일분특]

출원인이 기재불비, 진보성 흠결을 이유로 한 거절결정을 피하기 위하여 원출원의 청구범위를 한정하는 보정을 하면서 원출원발명 중 일부를 별개의 발명으로 분할출원한 경우, 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외한 것이라고 보아야 한다.

 

(2)  검토

 

분할출원된 발명은 분할출원으로 특허취득 후 권리행사 하겠다는 의사이고, 원출원에 기한 권리행사 아니한다는 의사인바 판례 타당하다.

 

1. 등록 이후 정정의 경우

 

(1)  판례의 태도

 

[후정감]

이러한 법리는 특허등록 후 이루어지는 정정을 통해 청구범위 감축이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다 하여 등록 이후 정정에도 적용한다.

 

(2)  검토

 

금반언은 출원인의 공시적 행위를 신뢰한 제3자를 보호하기 위한 법리라는 점에서 판례 타당하다.

 

1. 용이하게 생각해낼 수 있는 구성의 미기재(판례)

 

[시균품용만]

출원인이 출원시 균등여부가 문제되는 침해제품 등의 구성을 용이하게 생각해낼 수 있었음에도 그것을 청구범위에 기재하지 않은 경우라도, 그것만을 이유로 위 구성요소가 출원절차에 있어서 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 존재한다고 할 수는 없다.

 

1. 바람직한 실시례 기재되어 있는 경우(판례)

 

[설배부교/청바한다]

1)발명의 설명에 특정 실시례를 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우, 출원인이 그 특정 실시례를 특허권 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 볼 수 있으나, 2)청구범위에 기재된 구성의 바람직한 실시례가 명세서에 기재되어 있는 경우, 청구범위에 기재된 구성을 그 바람직한 실시례로 한정해석할 수 없고 다른 실시례를 특허권 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 볼 수 없다.

 

 

 

<간접침해>

 

1. 의의 및 취지(127조)

 

[모직/실보/개의]

특허발명의 모든 구성요소를 포함하지 않아 직접침해는 아니지만, 특허권자를 실질적으로 보호하기 위하여 침해의 개연성이 높은 일정한 행위를 침해로 의제하는 제도이다.

 

1. 요건 {언제나 쓰기}

 

[유정만업실]

유효한 특허권의 존재, 정당권원 없는 자가 전용품을 업으로서 실시하고 있어야 한다.

 

1. 127조 생산

 

(1)  생산의 의미(판례) {청구범위에 기재되지 않은 경우->구성요소 전부를 결여한 물건}

 

[생발구일결/모새공가조]

생산이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 충족하는 물건을 새로 만들어 내는 모든 행위를 의미하므로, 반드시 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다.

 

(2)  반제품 수출

 

[속등효/국외전]

속지주의 원칙상 특허권은 등록국가 내에서만 효력이 미치며, 127조의 생산이란 국내 생산을 의미하는바, 생산이 모두 국외에서 일어나는 경우 그 전단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립하지 않는다.

 

(3)  반제품 생산만으로도 작용효과 구현 {2조3호 써서 수출이 실시행위 아니라는거쓰기}

 

1)    판례의 태도

 

[내생반/하수예/극만구/유결일효구/실보]

1)국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 2)이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공, 조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 3)그와 같은 가공, 조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 4)예외적으로 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.

 

2)    검토

 

특허발명의 해외실시를 목적으로 사소한 구성 일부를 결여한 채 부품전부 또는 반제품을 수출하는 것은 사실상 국내 특허권의 실질적인 가치를 전부 이용하는 것이며, 이를 허용한다면 국내 특허권이 쉽게 무력화되는바 최근 판례 타당하다.

 

1. 전용성 {부품가격이 나오면 타용도 논점}

 

(1)  의미

 

전용품이란 물건발명이면 그 물건의 생산에만, 방법발명이면 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 의미한다. 즉 타용도가 없음을 의미한다.

 

(2)  타용도 의미/판단기준

 

1)    학설의 대립

 

1)사용사실설은 실제 사용을 전제로 타용도 판단하며 2)사용가능성설은 타용도로 사용될 가능성이 존재하는지 여부로 판단한다.

 

2)    판례의 태도

 

[사통승/경상실/이실일]

전용품에 해당하기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적, 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 단순히 이론적, 실험적, 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 다른 용도가 있다고 할 수 없다.

 

3)    검토

 

변칙적인 사용까지 인정함은 너무 가혹하므로, 타용도 유무 판단시 단순한 가능성만으로는 부족하다고 보는 판례 타당하다.

 

(3)  타용도 유무의 판단시점

 

1)침해금지청구의 경우, 현재 또는 미래의 침해행위를 금지시키는 것이므로 사실심 변론종결시 기준으로 판단하고 2)손해배상청구의 경우, 과거 행위로 인한 손해 회복하는 것이므로 간접침해 행위시를 기준으로 판단한다. 3)권리범위확인심판의 경우 심결시 기준

 

(4)  타용도의 입증책임

 

1)    판례의 태도

 

1)간접침해에 관한 규정은 금지청구권 등의 권리발생요건에 관한 것이므로 특허권자에게 입증책임이 있다. 2)다만, 침해자가 타용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 권리자의 증명책임이 현실화될 것이다.

 

2)    검토

 

타용도 없음을 입증하는 것은 매우 어렵고 타용도 존재 사실을 입증하기는 용이하므로, 공평의 원칙상 판례 타당하다.

 

1. 직접침해를 전제로 하는지 여부

 

(1)  학설의 대립

 

1)독립설은 127조 규정 및 취지를 고려할 때, 간접침해 규정에서 정한 요건만 충족하면 되고 직접침해는 문제되지 않는다는 견해 2)종속설은 청구범위를 초월한 효력범위를 인정하는 것은 부당하므로 간접침해되기 위해서는 직접침해의 상당한 가능성이 있어야 한다는 견해이다.

 

(2)  판례의 태도

 

[감생간인/직판독]

감광드럼카트리지의 생산에 대하여 간접침해의 성립은 인정하였으나, 직접침해에 대한 판단을 하지않아 독립설을 채택한 것으로 볼 수 있다.

 

(3)  검토

 

특허권자의 이익보호 및 127조 규정을 고려할 때 일정요건을 만족하면 간접침해로 의제하므로 독립설 타당하다.

 

1. 전용품에 새로운 구성요소 결합된 경우 취급 {7이랑 혼동주의/ 7은 다른용도명시될때}

 

(1)  판례의 태도

 

[확감/확공감/개폐결]

확인대상발명의 감광드럼카트리지가 전용품에 해당하는 이상, 확인대상발명이 공지의 감광드럼카트리지에 개선된 폐토너회수통을 결합한 것이라고 하더라도 간접침해 성립에는 아무런 지장이 없다.

 

(2)  검토

 

생각건대, 추가된 기술구성 자체에 특허성이 있는 것이 인정되더라도 간접침해 성립에는 지장이 없는바 판례 타당하다.

 

1. 구성요소 부가로 다른 용도가 생겨난 경우

 

(1)  판례의 태도

 

[새다용/자외용]

단순히 새롭게 부가한 다른 구성요소로 인하여 다른 용도가 생겨났을 뿐, 전용품 구성하는 부분 자체로는 여전히 특허발명 실시 외에 다른 용도가 없는 경우, 이와 같은 전용품에 다른 구성요소 부가한 물건을 생산, 판매하는 행위도 간접침해에 해당한다.

 

(2)  검토

 

이와 같이 해석하지 아니할 경우 전용품에 다른 구성요소를 임의로 부가하는 것만으로 언제나 간접침해를 회피할 수 있게 되는 점, 특허권자의 실질적 보호라는 127조 취지 등을 고려할 때 판례 타당하다.

 

1. 전용품의 균등물에도 간접침해 성립여부

 

(1)  판례의 태도

 

[3나결최]

간접침해대상물이 특허발명의 구성요소와 균등관계에 있는 경우에도 제3자가 나머지 구성요소를 그대로 또는 그것과 균등요소를 결합하여 최종물을 생산하였다면  최종물은 특허발명과 균등관계에 있거나 균등물을 포함한 이용관계에 있게 되므로 마찬가지로 간접침해대상물은 특허발명의 실시에 사용되었다고 볼 수 있다.

 

(2)  검토

 

전용품의 균등물 역시 후에 특허발명과 균등한 발명을 실시하게 되어 직접침해 성립하게 될 것이므로 간접침해 취지를 고려할 때 판례 타당하다.

 

1. 간접침해 성립에 침해자 고의 필요한지 여부 {고의없다고 주장 -> 논점}

{일반 침해와 달리 간접침해는 전용품 실시면 침해이므로 침해요건을 보다 엄격히}

 

(1)  학설의 대립

 

1)주관설은 침해자의 고의 요구된다는 견해 2)객관설은 특허법은 침해성립에 관해 침해자의 고의를 요구하지 않으므로 간접침해도 이에 준하여 판단하여야 한다는 견해

 

(2)  판례의 태도

 

[생발구일결/모새의]

생산이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 충족하는 물건을 새로 만들어 내는 ‘모든 의식적 행위’를 의미한다고 판시한 특허법원 판결을 파기하면서 ‘모든 행위’를 의미한다고 판시하여 침해자의 고의를 요하지 않는다는 취지의 판시를 하였다.

 

(3)  검토

 

간접침해의 객관적 사실만 있다면 고의가 없어도 간접침해로 보는 객관설 타당하다.

 

1. 간접침해에 있어 130조 적용 가부 {손해배상을 위한 과실추정이므로 128조1항쓰기}

{130조 의,취 정도 쓰기}

(1)  학설의 대립

 

1)부정설은 특허권자 과잉보호 방지를 근거로 하는 견해 2)긍정설은 특허권자 실질적 보호를 근거로 하는 견해

 

(2)  판례의 태도

 

간접침해자의 반제품 제작과 관련 원고의 특허를 알고 있었다거나, 반제품을 일반인에게 판매했다고 볼 자료가 없다는 이유로 간접침해자의 과실추정이 번복된다고 판시하여 간접침해에서도 과실의 추정법리 적용을 긍정하는 것처럼 보인다.

 

(3)  검토

 

특허발명이 출원공개와 등록공고를 통하여 공개됨을 전제로 과실추정규정이 적용되는 점에 비추어 특허권자 실질적 보호측면에서 간접침해에서도 적용함이 타당하다.

 

1. 전용품을 확인대상발명으로 한 권리범위확인심판 청구가부

 

(1)  학설의 대립

 

1)127조는 특정행위에 대한 침해 의제하는 규정이지, 권리까지 의제하는 것은 아니므로 권리범위확인심판 대상이 될 수 없다는 견해 2)간접침해 취지와 현실적 필요성을 고려하여 간접침해물을 확인대상발명으로 하여 허용하자는 견해

 

(2)  판례의 태도

 

[특방발/방실대특속]

특허가 방법발명인 경우, 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 심판청구의 대상으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 확인을 구할 수 있다.

 

(3)  검토

 

간접침해행위도 특허권에 대한 침해행위로 규정하고 있기 때문에 특허발명의 실시에만 사용하는 물건이 권리범위에 속한다고 주장하는 것은 본질적으로 특허권의 효력을 주장하는 것인바, 이를 인정하는 판례 타당하다.

 

1. 손해배상청구 및 손해액 추정규정 적용가부

 

(1)  손해배상청구 가부

 

1)예비적 단계인바 손해발생이 없어서 허용되지 않는다는 견해가 있으나 2)간접침해라고 하더라도 손해발생할 수 있고 손해발생은 본안요건인바 128조1항을 근거로 손해배상청구가 가능하다고 봄이 타당하다.

 

(2)  손해액 추정규정 적용가부

 

1)    학설의 대립

 

1)긍정설은 간접침해는 특허권자 실질적 보호하기 위한 취지이므로 적용될 수 있다는 견해 2)부정설은 128조는 직접침해를 기준으로 정한 것이므로 적용될 수 없다는 견해

 

2)    검토

 

간접침해 또한 손해액 입증이 어렵다는 것은 직접침해와 마찬가지이므로 긍정하는 것이 타당하다.

 

(3)  128조4항 적용가부

 

[침판감개]

침해품의 판매로 인해 특허제품의 판매가 감소된다는 개연성을 인정하기 어려우므로 간접침해자가 얻은 이익인 침해품의 판매수익을 특허권자의 일실이익이라고 볼 수 없다.

 

(4)  128조7항 적용가부

 

[특방발/전생양/4산인실/7변증]

특허가 방법발명인 경우 전용품의 생산 및 양도행위와 관련하여 128조4항에 따라 피고들이 원고의 특허권을 침해하여 얻은 이익을 산정하기 곤란하고 이를 인정할 자료가 없으며 실시료 등을 인정할 자료도 없으므로 피고들의 손해배상액과 관련하여 128조7항에 따라 변론전체의 취지와 증거조사 결과를 참작하여 상당한 손해액을 결정함이 타당하다.

 

1. 침해죄 적용 가부

 

(1)  침해죄(225조)

 

(2)  학설의 대립

 

1)긍정설은 간접침해는 특허권자를 실질적으로 보호하기 위한 취지이므로 인정하는 견해 2)부정설은 예비적 단계에 불과한 간접침해는 형사처벌 대상이 아니라는 견해

 

(3)  판례의 태도

 

[미처/예간기/형불]

특허법은 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없고, 직접침해의 예비적 단계에 불과한 간접침해행위를 직접침해의 기수범과 같은 벌칙으로 처벌한다면 형벌의 불균형성이 초래되므로 부정설 입장이다.

 

(4)  검토

 

간접침해규정은 특허권자의 실질적 보호를 위한 정책적규정에 불과하며, 죄형법정주의 원칙상 형사처벌까지 이를 그대로 적용하는 것은 확장해석이므로 판례 타당하다.

 

1. 소모품의 경우 전용품으로 볼 수 있는지(판례) {누락주의!! 소모품 나오면 바로 적기}

 

[본타일교따]

소모품이라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고, 타용도가 없고, 일반적으로 쉽게 구할 수 없는 물품이고, 구입시 교체가 예정되어 있으며, 특허권자측에 의하여 그런 부품이 따로 제조, 판매되고 있다면 전용품에 해당한다.

 

1. 간접적으로 사용되는 부품을 전용품으로 볼 수 있는지

{전용품의 부품}

(1)  학설의 대립

 

1)긍정설은 127조 명문상 특허발명의 실시에 간접적으로 사용되는 물건도 공용성이 충족될 수 있다는 견해 2)부정설은 특허권자의 보호와 일반공중의 거래안전 사이에 조화를 도모하기 위해 공용성 충족될 수 없다는 견해

 

(2)  검토

 

특허발명의 실시에 직접적으로 사용되는 물건만 간접침해로 규정하더라도 특허권자 실질적 보호할 수 있으며, 이를 간접침해로 보면 간접침해 범위가 지나치게 확장되어 거래안전이 침해될 수 있는바 부정설 타당하다.

 

1. 재실시금지 및 실시장소제한 약정 관련 판례

 

[별약위자별/통채알손침]

별도로 재실시 허락금지를 약정한 경우 이를 위반하였더라도 ‘이사건 특허발명 실시장비’의 제작, 판매행위 자체에 대하여 별다른 제한이나 조건을 부과하지 아니한 이상, 통상실시권자에 대하여는 채무불이행책임을, 이러한 약정의 존재를 알면서 위반에 가담한 자에 대해서는 불법행위에 기한 손해배상책임을 묻는 것을 별론, 특허권 침해책임을 물을 수는 없다.

 

1. 실시권자가 제3자에게 전용품 제작 의뢰한 경우

 

(1)  판례의 태도

 

[실3의공부]

방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산, 양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다.

 

(2)  검토

 

특허권자가 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로 판례 타당하다.

 

1. 발명품 검수시연 행위 관련 판례

 

[필수검별침]

제작자가 통상실시권자에게 발명품을 제작, 납품하는 행위가 특허권을 침해하는 것이라고 볼 수 없는 이상, 그러한 제작, 납품행위에 필수적으로 수반되는 검수, 시연행위가 별도로 특허권을 침해하는 것으로 보기는 어렵다.

 

 

 

<손해배상청구>

{128조1항 꼭 써주기}

1. 손해배상청구권 의의(128조1항)

 

특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

 

1. 손해액의 산정 및 한도(128조2항,3항)

 

1. 손해액 추정(128조4항)

 

(1)  의의

 

(2)  입증책임(판례)

 

[액발/염개족]

1)당해 규정이 손해액의 추정 규정이지, 손해의 발생까지 추정하는 취지라고 볼 수 없다. 2)손해의 발생에 관한 주장, 입증 정도에 있어서는 본 규정 취지상 경업관계 등으로 인해 손해발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장, 입증하면 족하다.

 

(3)  특허권자 등의 실제 사용 요구 여부(판례)

 

[특손액평]

128조4항은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여, 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없다.

 

(4)  침해자의 이익액 계산방법

 

1)    학설의 대립 {문제에서 매출액,변동비,고정비 나왔을때 쓰기}

 

[총순한]

1)총이익설은 매출액-제조원가의 금액이다. 2)순이익설은 매출액-변동비-고정비의 금액이다. 3)한계이익설은 매출액-변동비의 금액이다.

 

2)    판례의 태도

 

[특총추공한]

침해자가 침해행위로 얻은 이익액은 특별한 사정이 없는 한 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조, 판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제한 한계이익으로 산정된다.

 

3)    검토

 

고정비는 생산량 변동여하에 관계없이 불변적으로 지출되는 비용으로 침해행위와의 견련성을 인정하기 어려운바 한계이익을 기준으로 함이 타당하다.

 

(5)  기여도 통한 손해액 산정

 

1)    이익액 산출시 기여도 고려(판례)

 

[전특관/기산]

침해자가 침해제품을 제작,판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 특허권 침해행위에 관계된 부분의 기여도를 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액 산출해야 한다.

 

2)    기여도 산정방법 및 입증책임(판례) {사안포섭시 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 나누어서 포섭}

 

[전특관/불중비] [판발증기입]

1)기여도는 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 특허권 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 참작하여 종합적으로 평가한다. 2)침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 요소 및 그와같은 요소가 기여한 정도에 관한 입증책임은 침해자에게 있다.

 

(6)  구체적인 기여도 산정할 수 없는 경우 {사안에서 구체적인 이라고 명시되면 쓰기}

 

1)    판례의 태도

 

[물일관/구기산/47]

물건의 일부가 특허권의 침해에 관계되었는데 구체적인 기여도를 산정할 수 없는 경우, 128조4항의 추정 규정을 적용할 수 없으며, 128조7항에 따라 상당한 손해액을 인정할 수 밖에 없다.

 

2)    비판 견해

 

128조4항의 입증책임 완화 취지상 침해자가 기여도를 정확하게 입증하지 못하면 침해제품 판매로 인한 이익 전부를 특허권자의 손해액으로 추정해야 한다는 견해가 있다.

 

3)    검토

 

침해제품 판매로 인한 이익 전부를 특허권자의 손해액으로 추정하는 것은 실손해배상원칙에 반하는 것인바 판례 타당하다.

 

(7)  제품을 생산하여 특허권이 존재하지 않는 국가에 수출된 경우

 

1)    판례의 태도

 

[생수개공]

특허의 실시에는 생산이 포함되기 때문에 피고가 국내에서 실시제품을 생산한 이상, 설령 그것이 원고의 특허권이 존재하지 않는 국가로 수출된 부분에 대해서도 피고의 침해행위로 인한 원고의 손해발생 개연성이 인정되기 때문에 그 부분에 대한 침해자의 이익액을 공제할 필요없이 피고의 이익액 전체를 원고의 손해액으로 추정할 수 있다.

 

2)    비판 및 검토

 

1)수출된 제품에 대하여는 특허침해와 손해와의 인과관계가 인정되지 않으므로 침해자 이익액 법리에 따라 손해액을 산정하는 것은 타당하지 않으며 실시료 상당액의 법리로 접근하였어야 한다는 비판이 있다. 2)판례에 따르면 128조4항 법리 적용할 수 있다.

 

1. 손해액 의제(128조5항)

 

(1)  의의 및 개정법

 

2)19년 개정법은 종래 ‘통상적으로’ 를 ‘합리적으로 받을 수 있는 상당 금액’으로 표현을 변경하였다. 이는 특허에 대한 실시계약을 체결하지 않은 경우에 적용의 어려움 및 보상금청구액이 지나치게 낮다는 지적을 반영한 것이다.

 

(2)  입증책임

 

[침액발]

권리 침해 사실, 실시료 상당액을 주장, 입증하면 될 뿐, 손해발생사실의 입증은 요구되지 않는다.

 

(3)  특허권자 등의 실제 사용 요구 여부

 

1)    판례의 태도

 

[상입액면]

상표관련판례는 손해가 없음을 입증하는경우 사용료액의 지급을 면할 수 있다고

하였으나

 

2)    검토

 

[특창전액]

특허의 경우, 상표와 달리 선택이 아닌 창작을 보호객체로 하는 것이므로 특허권자가 전혀 실시하지 않더라도 실시료 상당액을 청구할 수 있다.

 

(4)  손해액 산정 기준(종래 판례)

{실시료 참작하여 손해액 산정/실시료를 손해액으로 산정하는 건 x}

[가잔이/대침동계] [계료유/불특참입]

손해액 상당액을 결정함에 있어서는 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 잔여 보호기간, 이용형태, 대체기술의 존부, 침해자의 이익, 동종발명이 얻을 수 있는 실시료, 제3자와의 실시계약 내용 등 여러가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 한다.

특허권자가 제3자와 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면, 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한, 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 손해액을 산정하여야 하며, 그 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다.

 

1. 실시대가의 초과액에 대한 손해액(128조6항)

 

(1)  의의

 

(2)  참작

 

1. 손해액 인정(128조7항)

 

(1)  의의 및 취지

 

[증심경/공분지]

2)판례는 사안의 성질상 손해액 증명이 곤란한 경우 증명도,심증도를 경감함으로써 손해의 공평, 타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 취지가 있다고 한다.

 

(2)  판례의 태도

 

[발인규자폐] [자합변증] [법자간/탐합객]

손해가 발생된 것은 인정되나 그 규모를 알 수 있는 자료 등이 폐기되어 입증하기 어려운 경우, 128조7항 적용하여 상당한 손해액의 결정이 가능하다.

이 경우 자유로이 합리적인 방법을 채택하여 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 산정할 수 있다.

당해 규정이 법관에게 손해액 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 손해액 산정 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정해야 한다.

 

(3)  128조2항 내지 5항의 주장없이 7항에 의해서만 손해액 산정 가부

 

법원은 손해액 산정 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하는바, 128조 2항 내지 5항에 의한 산정을 완전히 포기하고 7항만에 의하여 산정하는 것은 허용되지 않는다.

 

(4)  전용실시권 설정 중에 제3자에게 통상실시권 설정해준 경우(판례)

 

[수시산합/통료]

전용실시권 침해로 인하여 공사를 수주, 시공하지 못하여 얻지 못한 이익을 기준으로 산정하는 것이 합리적이고, 통상실시권 실시료를 기준으로 산정할 것은 아니다.

 

1. 징벌적 손해배상제도(128조8항,9항)

 

(1)  의의 및 취지

 

타인의 특허권을 고의로 침해하는 경우 법원이 손해액의 3배를 넘지 않는 범위에서 지급을 명하는 제도로, 악의적인 가해자에 대한 형벌적 기능을 구현하기 위함이다.

 

(2)  도입 논의

 

1)    구법상 도입 논의

 

1)도입긍정론은 특허권자의 실효적 보호를 도모하고 침해의 예방 및 재발방지를 위해 긍정하는 견해 2)도입부정론은 민,형사상 책임분리 원칙에 반하여 남소가 우려된다는 점에서 부정하는 견해

 

2)    개정법 및 검토

 

1)19.7.9 시행 개정법은 징벌적손해배상제도를 128조8항,9항에 도입하였다. 2)이는 사회적 문제인 중소기업 기술탈취행위를 근절하고 왜곡된 지식재산 질서를 바로 잡는 기반을 마련함과 동시에 사적 형벌의 성격을 가진다는 점에서 그 적용범위를 명확히하는데 의미가 있다.

 

(3)  배상액 판단시 고려사항(128조9항)

 

1)침해자의 우월적 지위 2)고의 또는 손해발생 우려 인식 정도 3)침해로 인한 피해규모 4)침해자의 이익 5)침해행위 기간, 횟수 6)벌금 7)침해자의 재산상태 8)침해자의 피해구제 노력의 정도 등을 고려한다.

 

(4)  징벌적 손해배상제도의 기능

 

1)침해자 처벌 기능 및 침해발생 억제 기능 2)손해 또는 손해액 입증의 어려움 보완 기능 3)소액발명가 보호 기능 4)화해유도 기능 등을 한다.

 

(5)  128조9항 각호 취지

 

1)1호 - 중소기업 등 상대적 약자의 특허권을 더 강하게 보호하려는 취지 2)2호 - 고의의 정도를 판단하는 것으로서 고의 인식 높은 경우 증액요소 3)3호 - 특허권자의 피해규모를 감안 4)4호 - 특허권 침해로 인한 수익에 대한 인센티브 제거를 위함 5)5호 - 침해가 반복적,장기간 이루어진 경우 증액요소 6)6호 - 손해배상액에서 공제하는 경감요소 7)7호 - 집행가능성 충분한지 여부를 고려 8)8호 - 피해구제 노력이 있는 경우 경감요소

 

(6)  최초 위반행위 관련 논점

 

1)    경과규정

 

본 규정은 개정법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용되는 것인바, 19.7.9 이후 최초로 침해행위에 따른 손해가 발생한 사정부터 적용된다.

 

2)    계속적 침해행위에 대한 검토

 

1)개정법 시행 전부터 시작된 침해행위에는 적용되지 않는 것으로 해석함이 일반적이나, 2)계속적 침해에 대해 각각의 행위를 개별의 것으로 보아 개정법 시행 후 침해기간에 대해서는 개정법 적용 가능하다는 견해도 있다. 3)개정법 시행 후 행위 태양변경이 된 경우에는 적용된다.

 

(7)  경고장과의 관계 {경고장의 기능 및 효과}

 

1. 소멸시효(민법766조1항)

 

불법행위로 인한 손해배상청구권은 피해자나 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다.

 

1. 공동발명자 중 1인의 단독출원 및 등록에 따른 불법행위에 기한 손해배상청구 가부

 

(1)  문제점

 

공동발명의 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하며(33조2항) 공유자 모두가 공동으로 출원해야 한다는 규정(44조) 존재하나, 공유자 중 1인이 무단으로 단독출원 및 등록하고 발명을 전속적으로 이용한 경우 다른 공유자의 손해배상청구가부에 대한 명문규정이 없어 문제된다.

 

(2)  판례의 태도

 

[각단실일무]

공동발명자 중 한명이 단독명의로 출원하여 등록받은 사건에서, 공유자 각자는 특허발명을 단독으로 실시할 수 있으므로 공유자 일방의 무단 단독출원에 따른 손해배상이나 부당이득반환을 청구할 수 없다.

 

(3)  독일연방대법원 판례의 태도

 

[일절불손]

공동발명자 중 일방의 단독출원은 타 공유자의 권리를 무시한 절대적인 지식재산권 침해행위로 불법행위에 해당하며 다른 공유자의 손해배상청구를 긍정하였다.

 

(4)  검토

 

1)공유자 중 1인의 무단 단독출원은 다른 공유자의 발명의 결정, 발명의 관리행위에 참여할 기회조차 가지지 못하게 하며, 사용 및 수익권도 행사하지 못하게 되고 2)헌법22조2항 발명자권의 침해이기도 하다. 3)따라서 공유자 중 1인의 단독출원행위는 민법750조 불법행위에 해당하고, 1인은 이러한 사실과 공동발명 내용을 알고 있어 고의가 인정되어 손해배상책임이 있는 것으로 보아야 한다.

 

 

 

<생산방법의 추정>

{침해주장된 자의 항변으로 사용 가능}

1. 의의 및 취지(129조)

 

물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에는 그 물건과 동일한 물건은 그 특허방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다. 방법발명의 경우 입증하기가 용이하지 않는바 입증책임 전환을 도모하였다.

 

1. 요건 {미국에서 공지 또는 공연실시만으로는 추정 복멸 불가}

 

1)특허가 물건을 생산하는 방법의 발명일 것 2)국내에서 공지 또는 공연실시된 물건이 아닐 것 3)국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 물건이 아닐 것 4)동일한 물건일 것을 요건으로 한다.

 

1. 효과

 

129조 요건을 만족하면, 특허권자가 특허품과 실시품이 동일하다는 점만 주장,입증하면 그것이 특허된 방법이 아닌 다른방법에 의해 생산된 것에 대한 입증책임은 침해자가 진다.

 

1. 추정 복멸 방안

 

상대방이 해당 물건이 특허 출원 전 공지 등이 된 물건임을 입증하는 경우 추정 복멸된다.

 

 

 

<과실의 추정>

 

1. 의의 및 취지(130조)

 

[내공업주정]

1)타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다. 2)판례는 본 규정의 취지는 특허권의 내용이 공보 등에 의해 널리 알려져 있을 수 있고, 업으로서 기술을 실시하는 제3자에게 당해 기술분야에서 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다.

 

1. 추정복멸방안(판례)

 

[과존정속입]

특허발명을 허락없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화 할 수 있는 사정이 있거나, 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 정당한 사정이 있다는 것을 입증해야 한다.

 

 

 

<구체적 행위태양 제시의무>

{132조랑 혼동 주의/ 침해주장된 자의 항변으로 사용가능}

1. 의의 및 취지(126조의2)

 

특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 구체적 행위태양을 제시해야 한다. 특허권자의 입증책임 완화 및 실효적 보호 위함이다.

 

1. 자료의 제출(126조의2 2항,3항) - 132조2항,3항 준용

 

1)법원은 당사자가 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우 그 주장의 당부를 판단하기 위해 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만 자료 소지자가 자료제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. 2)상기 주장의 당부 판단으로 자료제시를 명할 수 있으며, 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유 유무판단에 반드시 필요한 때에는 그 자료가 영업비밀에 해당하더라도 정당한 이유로 보지 않는다

 

1. 정당한 이유없이 제시하지 않는 경우(126조의2 4항)

 

당사자가 정당한 이유없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

 

1. 상대방이 취할 수 있는 조치 - 비밀유지명령(224조의3)

 

법원은 특허권 등 침해에 관한 소송에서 그 당사자가 1)보유한 영업비밀에 대하여 132조3항에 따라 제출했거나 제출할 자료에 영업비밀이 포함되어 있고(1호) 2)상기 영업비밀이 소송외 목적으로 사용 또는 공개시 영업에 지장을 줄 우려가 있어 제한할 필요(2호)를 모두 소명한 경우 당사자의 신청에 따라 비밀유지명령을 할 수 있다.

 

 

 

<자료제출명령제도>

{침해 또는 손해 관련 논점/자료를 보유하지 못하고 있을때 이용하는 제도}

 

1. 의의 및 취지(132조)

 

법원은 특허권 침해소송에서 당사자 신청에 의하여 상대방 당사자에게 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 이는 집중적인 증거조사를 도모하기 위함이다.

 

1. 대상 및 범위

 

16년 시행 개정법은 제출명령의 대상을 손해액 산정에서 침해의 증명 및 손해의 산정으로 확대하고, 범위를 서류에서 자료로 확대하였다.

 

1. 자료의 제출 및 미제출시 취급

 

1)법원은 자료 소지자가 자료의 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장한 경우, 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료에 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른사람이 보게해서는 안된다(132조2항). 2)당사자가 정당한 이유없이 자료제출명령에 따르지 않은 경우에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(132조4항).

 

 

 

<경고장>

 

1. 의의

 

경고장이란 상대방에게 침해 또는 침해 우려를 알리면서 그 조치를 요청하고, 이에 따르지 않을 경우 법적대응을 하겠다는 의사를 표현한 문서이다.

 

1. 기능 및 효과

 

1)우리나라 지식재산권법에서 경고장 발송행위에 대해 직접적인 규정이 존재하지 않으므로 적법한 경고장 발송으로 인해서 특정한 법률효과가 직접적으로 발생하지는 않으나, 경고장 발송 이후 침해행위에 대해서는 침해자의 고의 추정하는 효과가 있다. 2)상대방 침해에 대한 협상 유도하여 조기에 분쟁해결하는 기능을 갖는다. 3)특히 19년 개정법에서 징벌적 손해배상제도가 도입되면서 고의여부 판단에 있어서 경고장이 가지는 의미가 커질 것으로 보인다.

 

1. 경고장 타당성 검토 {출원계속중인 경우}

 

보상금청구권은 금전청구권에 불과하며, 출원계속 중에는 타인의 실시금지를 요구할 수 없는 점, 타인이 선사용권의 예비적 지위가 인정될 수 있는 점 등을 고려할 때, 경고 부당한 것으로 판단된다.

 

1. 강력한 경고장 발송행위의 위법성

 

[가판강취방]

권리범위확인심판이나 침해를 원인으로 한 가처분신청 하지 않은 채, 변리사의 판단에만 근거하여 상대방이 특허를 침해한 것처럼 상대방 거래처인 홈쇼핑회사에 판매금지, 제품폐기, 사과문게재 등을 내용으로 하는 강력한 경고장을 발송해 홈쇼핑회사로 하여금 홈쇼핑방송을 취소하도록 한 행위는 고의 또는 과실에 의해 상대방의 영업활동을 방해한 위법이 인정되므로 그로인한 손해를 배상할 의무가 있다.

 

1. 경고장 발송행위시 주의해야할 점

 

(1)  특허 등에 대한 권리자의 경고

 

특허 등에 대한 권리자가 경고를 해야하고, 경고를 할 당시에 권리자였다면 족하고, 사후적으로 당해 특허가 무효로 되었다고 하여 그 특허권자의 경고가 무권리자에 의한 경고가 되는 것은 아니다.

 

(2)  전문가에 의한 경고장의 작성

 

지식재산권 침해여부 판단은 고도의 전문성이 요구되는 영역이라는 점에서 침해소송의 전단계로서 경고장은 복잡한 침해문제의 핵심적인 내용을 전달해야하기 때문에 정확하고 조심스럽게 전문가에 의해 작성되어야 한다.

 

(3)  판례의 태도 [가판강취방]

 

1. 기타 선결적 조치

 

증거보전 신청(157조 및 민사소송법375조), 가압류 또는 가처분 신청

 

 

 

<침해죄>

{경고장 관련 논점 가능/ 간접침해 논점 있음}

1. 의의(225조)

 

1. 고의판단의 인식 정도

{침해가 될 수도 있다고 생각하면서도 냅두면 고의됨}

 

[인의용미]

1)인식설은 고의의 본질을 구성요건 사실의 인식이라고 보는 견해 2)의사설은 구성요건의 실현을 희망하는 것이라고 보는 견해 3)용인설은 구성요건의 실현을 희망할 것까지는 필요 없으나 적어도 이를 용인하는 것이라고 보는 견해 등이 대립되며 4)판례는 대체로 미필적 고의를 인정하여 용인설을 따르고 있다고 평가된다.

 

1. 침해자의 항변

 

(1)  고의의 조각(형법16조)

 

자기의 행위가 죄가 되지 않는 것으로 오인한 경우, 그 오인에 정당한 이유가 있는 때에 한하여 벌하지 않는다.

 

(2)  판례의 태도

 

[변출등소]

변리사에게 문의하여 디자인이 비유사하다는 감정서를 받고, 자신의 디자인을 출원 및 등록도 받았으며, 소극적 권리범위확인심판에서 승소한 적도 있다면 침해죄가 성립하지 않는다는 오인에 정당한 이유가 있는 경우라고 한다.

 

(3)  검토

 

특허권 침해죄에 있어서는 침해의 대상이 추상적인 권리로서 그 보호범위를 확정하기 어려우므로 일반인 스스로 자신의 행위가 침해에 해당하는지 여부를 판별하기는 어려운바, 변리사 등 전문가로부터 조언을 구하고 그 결과를 정직하게 신뢰하여 행동한 경우에는 고의를 인정하기 어려울 것이다.

 

 

 

<공소사실 특정>

 

1. 형사소송법254조4항

 

[시장방명특/대한범특]

1)공소사실의 기재는 범죄의 시일, 장소, 방법을 명시하여 사실을 특정할 수 있도록 해야 한다. 2)심판대상을 한정함으로서 심판의 능률 및 신속을 꾀함과 동시에 방어범위를 특정하여 피고인의 방어권 행사를 쉽게 해주기 위함이다.

 

1. 특허권 침해에 따른 형사소송에서 구체적 사실의 기재

 

(1)  판례의 태도

 

[대번특특/태품구다특]

1)침해의 대상과 관련하여 특허등록번호를 기재하는 방법 등에 의해 침해대상이 된 특허발명을 특정할 수 있어야 하고 2)침해의 태양과 관련하여 침해제품의 제품명, 제품번호 등을 기재하거나 침해제품의 구성을 기재하는 방법 등에 의해 다른 구성과 구별할 수 있을 정도로 특정해야 한다.

 

(2)  검토

 

심판의 능률 및 신속을 꾀함과 동시에 피고인의 방어권 행사 용이하게 하기 위한 취지를 고려할 때, 판례 타당하다.

 

 

 

<허위표시 죄>

 

1. 특허표시(223조)

 

1)물건발명의 특허권자 등은 그 물건에 ‘특허’라는 문자와 특허번호를 표시할 수 있다. 2)제법발명의 특허권자 등은 그 방법에 따라 생산된 물건에 ‘방법특허’라는 문자와 특허번호를 표시할 수 있다.

 

1. 허위표시의 금지(224조)

 

특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건 또는 그 물건의 용기나 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 하는 것은 금지된다. 그릇된 특허표시로 인한 수요자의 오인을 방지하여 거래안전을 도모하기 위함이다.

 

1. 허위표시의 죄(228조)

 

허위표시의 경우 3년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하고, 비친고죄이나 양벌규정이 적용된다.

 

1. 특허발명과 유사물건에 특허표시한 경우

 

(1)  판례의 태도

 

[표기구청/변통차오]

특허표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도로 기술적 구성을 부가,변경,삭제한 것에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에는 허위표시행위에 해당하지 않는다.

 

(2)  검토

 

허위표시 금지 취지가 수요자 오인 방지 및 거래안전을 위함인바 판례 타당하다.

 

1. 정당한 특허품 구매자가 특허표시를 할 수 있는지

{소진이론 적용여부 쓰고}

 

(1)  학설의 대립

 

1)제1설은 대상물건이 진정한 특허품인지 여부와 관계없이 항상 허위표시로 본다는 견해 2)제2설은 대상물건이 진정한 특허품인 이상 허위표시에 해당하지 않는다는 견해

 

(2)  검토

 

수요자 오인 방지 및 거래안전이라는 허위표시금지 취지상 부정설이 타당하다.

 

1. 침해품에 대한 허위표시죄 성립여부(특허번호 다르게 표시한 사안)

 

(1)  학설의 대립

 

1)긍정설은 제3자 기만하여 구매를 유도하는 것을 방치하는 것은 규정 취지에 반한다는 견해 2)부정설은 침해죄와 허위표시죄를 구분한다는 점을 근거로 하는 견해

 

(2)  판례의 태도

 

특허법상 허위표시죄는 특허된 것이 아닌 방법을 사용하면서도 특허된 것으로 표시하는 행위를 처벌하는 것이므로, 이미 특허된 방법을 사용하면서도 그 특허가 아닌 다른 특허방법을 사용하는 것처럼 표시한 경우에는 특허권 침해에 해당할지언정 허위표시죄에 해당하지는 않는다.

 

(3)  검토

 

제3자는 특허번호가 아닌 ‘특허’라는 표시를 신뢰하는 것인바 특허품이라는 인식에는 차이가 없는 점에서 허위표시로 보기 어렵다.

 

 

 

<특허괴물(Patent Troll/NPE)>

 

1. 정의 및 특징

 

스스로 제조하지 않으면서 공격적 특허권의 취득과 집행을 통해 로열티 수입을 얻는 것을 주목적으로 하는 특허권 관리회사를 의미하며, 소프트웨어 관련 기술처럼 큰 자본투자 없이도 특허취득이 가능한 분야에 집중된다.

 

1. 특허괴물에 대한 평가

 

(1)  긍정적 평가

 

1)자본력 없는 기술자 보호 및 개인발명가의 시장진입이 용이해지며 2)거래도구로서 활용될 수 있고 3)새로운 발명에 대한 인센티브 제공을 통한 기술발전 촉진 및 신기술의 라이센싱을 촉진한다.

 

(2)  부정적 평가

 

1)특허제품의 생산비 증가 2)특허침해소송 등 특허소송 난무 3)발명의 불실시로 인한 기술발전 저해 및 특허법 목적에 위배가 우려된다.

 

1. 현행법상 대응책 및 입법론 {무효사유 없는 특허권을 부당한 목적으로 행사할 경우}

 

(1)  문제점 - 특허권 소멸가부

 

(2)  채권적 권리로의 전환가능성

 

126조는 침해금지청구권을 인정하고 있다. 이는 물권적 권리로 특허괴물은 특허발명 실시하지 않아서 손해발생하지 않더라도 제조업자에게 침해 주장하여 침해금지를 청구할 수 있다. 따라서 특허권을 채권적 권리로 약화시키자는 주장이 제기되고 있다.

 

(3)  권리남용에 의한 제한가능성

 

판례는 무효사유가 명백한 경우에만 권리남용으로 보고 있어, 특허괴물에 의한 권리행사를 권리남용으로 인정하기 어렵다. 오히려 장기간 권리행사를 하지 않는다는 이유로는 권리남용의 항변이 인정되지 않는다는 입장이다.

 

(4)  강제실시권

 

1)    통상실시권 허여심판에 의한 강제실시권(138조)

 

제조업자가 자신의 특허발명을 실시하는 과정에서 특허괴물로부터 침해주장을 받게 되는 경우, 제조업자측에서는 138조 청구를 검토할 수 있다.

 

2)    불실시, 불충분 실시를 이유로 재정에 의한 강제실시권(107조1항1호,2호)

 

[정계3국불] [출4특협불]

특허괴물이 자신의 특허발명을 등록 후 3년이상 불실시 또는 불충분 실시하는 경우, 제조업자는 재정을 청구하여 특허발명 실시할 수 있다.

 

3)    공익을 위하여 특히 필요를 이유로 재정에 의한 강제실시권(107조1항3호)

 

[생건공]

1)일반적으로 본 호는 국민의 생명,건강 등 공공분야에 속하는 발명에 대해 적용된다고 해석되므로 특허괴물의 특허발명에 대해서는 원칙적으로 적용 될 수 없어 보인다. 2)그러나 특허침해를 고의로 방치한 후 상업적으로 충분히 실시되어 당해 기술에 대한 회피설계가 사실상 곤란하게 된 시점에서 권리행사하는 이른바 잠수함 특허의 경우, 실시중단으로 인해 기존의 설비 무용화에 따른 제조업자의 피해 뿐만 아니라 일반소비자들도 상당한 피해를 입게 되므로, 강제실시권을 허여할 필요가 있다.

 

4)    불공정거래행위 시정을 이유하여 재정에 의한 강제실시권(107조1항4호)

 

불공정거래행위란 부당하게 거래를 거절하거나 부당하게 거래상대방의 사업활동을 구속하는 조건으로 거래하는 등의 행위를 의미한다. 특허괴물의 이러한 행위에 대해 독점규제법24조 의하여 시정명령을 받은 경우라면 본호를 근거로 재정을 청구할 수 있다.

 

(5)  다른 대응 방안

 

1)    실시업체가 특허침해보험,펀드,특허풀 등을 구성하여 공동으로 대응 가능하다.

2)    입법기관은 특허괴물전담기관 설립 및 제3자 보호를 위한 입법 등이 가능하다.

 

 

 

<특허권의 공유 및 이전>

 

1. 특허권 공유의 법적성질

 

(1)  명시적 규정 부존재

 

명시적으로 공유와 합유를 구분하는 민법과 달리 특허법은 공유에 관하여 명시적 규정을 두고 있지 않아 법적성질의 해석에 관한 논의가 있다.

 

(2)  학설의 대립

 

1)합유설은 37조3항, 99조2항, 4항, 139조3항에 근거하여 합유 또는 합유에 준하는 성질을 갖는다는 견해 2)공유설은 특허권의 공유에 따른 제한은 무체재산권의 특수성에서 유래하는 것일 뿐 기본적으로 민법상 공유와 차이가 없다는 견해이다.

 

(3)  판례의 태도

 

[반공동조/규특민]

일반적으로 특허권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유로 본다는 등의 명문 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.

 

(4)  검토

 

99조2항,4항 등의 규정은 특허권 지분변동에 따라 지분의 경제적 가치에 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권 공유관계의 특수성을 고려한 규정일 뿐, 이를 합유의 근거로 보기 어려우므로 민법상 공유관계로 보는 공유설 타당하다.

 

1. 공유자 1인의 손해배상청구

{33조2항에 대한 논점이 클때 쓰기}

(1)  문제점

 

손해배상청구권은 가분채권이므로 공유자 각자는 자신의 지분범위 내에서 행사할 수 있다. 다만, 지분범위에 대한 계약이 없는 경우 문제된다.

 

(2)  민법262조

 

물건에 대한 공동소유자 지분은 균등한 것으로 추정한다.

 

(3)  특허권 공유의 법적성질

 

1. 공유자의 권리

 

(1)  자유실시(99조3항)

 

(2)  다른 공유자에 대한 동의권(99조2항,4항)

 

다른 공유자가 지분이전,질권 설정,실시권 설정시에 공유자에게 그러한 설정에 대해 동의할 수 있는 권리가 있다.

 

(3)  침해자에 대한 권리행사

 

공유특허권에 대한 침해가 있는 경우, 1)손해배상청구는 공유자가 전체 손해액 가운데 지분비율에 따라 청구할 수 있으며 2)침해금지청구는 공유물 전체에 대한 보존행위로서 각자가 할 수 있다.

 

1. 공유자로서의 제한

 

(1)  지분이전,질권 설정시 동의 필요(99조2항)

 

(2)  실시권 설정시 동의 필요(99조4항)

 

(3)  필수적 공동심판(139조2항,3항)

 

특허권 공유자 전원이 공동으로 심판청구인이 되거나 피청구인이 되어야 한다.

 

(4)  존속기간연장등록출원시 공동출원(90조3항,92조의3 3항)

 

존속기간연장등록출원시 공유자 전원이 공동으로 출원하여야 한다.

 

1. 공유 특허권에 대하여 민법상 공유물분할청구권 인정여부

{특허권 공유의 법적성질 먼저 쓰고}

(1)  판례의 태도

 

[공상이대해]

특허권의 공유자 상호간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 그 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상 공유물분할청구권을 인정할 수 있고 이 경우 99조2항 및 4항에 반하지 않는다.

 

(2)  검토

 

1)공유물분할청구권을 인정하더라도 다른 공유자 지분의 경제적 가치변동이 발생한다고 보기 어렵고 2)분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없는바 판례 타당하다.

 

1. 공유물 분할방식

 

(1)  판례의 태도

 

[독형현하복]

특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 않는다.

 

(2)  검토

 

[현대가]

무체재산권인 특허권의 성질상 현물분할은 허용되지 않으므로 판례 타당하다. 대금분할 또는 가액분할로 해결하는 것이 바람직할 것이다.

 

1. 특허권 이전 {청구항별 이전}

 

(1)  문제점

 

1)특허권자는 특허권을 이전할 수 있으며(99조1항), 지분을 이전하는 것도 가능하다(99조2항) 2)그러나 청구항 별 이전이 가능한지 문제된다.

 

(2)  학설의 대립

 

1)긍정설은 특허권자의 처분권 존중 및 각 청구항은 상호 독립되어 있음을 근거로 하는 견해 2)부정설은 215조는 99조1항을 제외하고 있음을 근거로 하는 견해

 

(3)  검토

 

1)동일한 발명에 대해 복수의 특허를 부여하는 것은 공중에 공개되는 발명은 하나인데 반해 공중의 이용도모는 극히 제한될 수 있는바, 중복특허는 허용되지 않는다.

2)따라서 실질적 중복특허 방지를 위하여 청구항 별 이전은 허용될 수 없다.

 

 

 

<실시권>

 

1. 계약에 의한 전용실시권과 통상실시권 비교

 

[의성발효변소]

 

(1)  의의 및 성질

 

1)전용실시권은 준물권적 성질을 가지는 독점,배타적 권리이며(100조2항) 2)통상실시권은 부작위청구권에 본질이 있는 채권적 권리이다(102조2항).

 

(2)  발생

 

1)전용실시권은 특허권자와 계약 후 설정등록에 의해 효력이 발생한다. 2)통상실시권은 계약만으로 발생하고 복수 인정될 수 있으며 등록은 제3자 대항요건이다.

 

(3)  효력

 

1)전용실시권은 계약으로 정해져 등록된 범위 내에서 독점,배타적 권리가 인정되며, 그 범위에서는 특허권자의 실시도 제한된다. 2)통상실시권은 독점,배타적 권리는 없으며 설정행위로 정한 범위 내에서 실시할 수 있는 권리를 가진다.

 

(4)  변동

 

이전시 상속기타일반승계를 제외하고는 특허권자의 동의를 요한다는 점은 동일하나, 1)전용실시권은 준물권적 권리로서 특허권자의 동의를 받고 전용실시권을 목적으로 하는 실시권 설정 가능하나 2)통상실시권은 채권적 권리인바 실시권 설정 불가하다.

 

(5)  소멸

 

양 권리 모두 특허권에 부수하는 권리로서 특허권의 소멸과 함께 소멸하며, 실시권의 포기 등에 의해서도 소멸한다.

 

1. 특허권 무효심판 청구된 경우 실시권자의 지위

 

(1)  특허무효심판에 참가(155조3항)

 

1)    의의

 

참가인은 심판의 참가를 통해 자기 이익을 주장할 기회를 부여받을 수 있고, 피참가인은 참가인의 조력을 얻을 수 있으며, 궁극적으로는 심리의 공정성을 도모하기 위한 제도이다.

 

2)    요건

 

당사자계 심판일 것, 청구인적격이 있을 것, 타인 간의 심판계속중 심리종결통지 전일 것, 절차능력이 있을 것을 요건으로 한다.

 

3)    실시권자의 청구인적격 인정여부

 

(2)  특허가 무효로 된경우 실시료 반환청구 가부

 

[무확그계불] [계원별/료유기부]

 

(3)  정정청구나 정정심판에 대한 동의권(136조8항)

 

1)    특허권자는 102조1항에 따른 통상실시권자의 동의를 받아야만 정정심판을 청구할 수 있다. 이는 무효심판절차 내 정정청구에 준용된다(133조의2 4항).

2)    특허권의 내용에 변동이 생기는 경우 실시권자의 이익을 보호하기 위해 특허권자는 실시권을 허락한 경우, 실시권자의 동의를 얻지 아니하면 정정청구나 정정심판을 청구할 수 없도록 하고 있다.

 

1. 통상실시권자 해당 여부

 

(1)  의의(102조2항)

 

특허권자 이외의 자가 정해진 범위 내에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 말하며, 채권적 권리로 본다.

 

(2)  사안의 경우

 

1)판례는 통상실시권 허여를 명시적은 물론 묵시적으로도 할 수 있다고 보는바 2)을이 사실상 특허제품을 생산, 판매하여 실시권을 행사하고 있었고 갑도 이를 알면서도 묵인하고 있었으므로 갑,을 간 묵시적 통상실시권 허여 계약이 있었다고 볼 것이다.

 

1. 전용실시권 설정한 경우

 

(1)  특허권자 동의 없는 실시권 이전의 유효성(100조3항)

 

(2)  전용실시권 제한이 등록되지 않은 경우(판례)

 

설정계약으로 전용실시권 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에게 채무불이행책임을 지게 됨은 별론으로 특허침해가 성립하는 것은 아니다.

 

(3)  특허권자의 손해배상청구 가부

 

[특3통허/전료]

1)판례는 특허권자의 경우 제3자에게 통상실시권 허여할 수 없고, 전용실시권자에게 실시료를 받으면 되는 것이므로 손해배상청구를 하는 경우, 손해가 없다고 하여 본안요건 흠결로 기각판결 하였다. 2)다만, 매출액의 일정비율을 기준으로 실시료를 결정하는 경우에는 손해배상청구가 가능할 수 있다.

 

(4)  특허권의 본질 {이거 쓰고 (5)쓰기}

 

1)    학설의 대립

 

1)독점권설은 독점적 실시를 가능하게 하는 권리로 보아 98조는 예외규정으로 취급하는 견해 2)배타권설은 타인의 실시를 배제하는 권리로 보아 98조는 당연규정으로 취급하는 견해

 

2)    검토

 

이용관계의 경우 허락없는 실시는 침해라는 98조 규정과 발명자가 자신의 발명을 실시하는 것은 자유인바 특허권으로 이를 보장해줄 필요가 없다는 점을 고려할 때, 특허권의 본질은 배타권으로 보는 것이 타당하다.

 

(5)  특허권자의 침해금지청구 가부(소권 상실 여부)

{특허권의 본질 써주고 이거 쓰기}

1)    침해금지청구(126조)

 

2)    학설의 대립

 

1)독점권설은 전용실시권의 범위 내에서는 특허권자의 독점적 실시 유보되기 때문에 제3자의 무단실시에 대한 특허권자의 소권도 상실된다는 견해 2)배타권설은 제3자의 무단실시에 대한 특허권자의 소권 유지된다는 견해

 

3)    판례의 태도

 

상표관련판례에서 전용사용권이 설정된 경우, 이로 인하여 상표권자의 상표사용 제한받지만 제3자의 상표 무단사용에 대한 금지청구를 할 수 있는 권리까지 상실하는 것은 아니다.

 

4)    검토

 

1)특허권은 특허권자의 노고에 대한 보상이라는 점 2)전용실시권을 설정한 특허권자는 설정된 범위 내에서의 실시만을 제외한 모든 권리행사할 수 있다는 점에서 소권 유지된다고 판단된다.

 

(6)  전용실시권 존속기간 관하여 등록원부와 실제 계약서 상 기간이 다른 경우(판례)

 

[내의합명실]

계약서의 내용, 당사자의 의사 등을 합리적으로 해석하되, 계약서상 그 기간이 명확히 기재되어 있는 경우 실제 계약 내용에 따른 존속기간까지로 보는 것이 타당하다.

 

1. 독점적 통상실시권

 

(1)  의의

 

독점적 통상실시권이란 명문에 정의된 것은 아니나, 제3자에게 실시권을 허여하지 않는다는 특약으로 설정한 통상실시권을 말한다.

 

(2)  법적성질(판례)

 

특허권자로부터 실시허락을 받은 제3자에게 대항할 수 없다는 점에서 전용실시권자와 차이가 있으나, 계약에서 정한 바에 따라 특허발명을 독점적으로 실시할 권리를 가진다는 점에서는 전용실시권자와 다르지 않다.

 

(3)  발생요건

 

[특실외3의/한사만] [등효전독/허합명묵]

1)    특허권자가 실시권자 외의 제3자에게는 통상실시권을 다시 부여하지 않을 의무를 부담하는지 여부가 당해 계약이 독점적 통상실시권 부여의 계약인지를 결정하는 기준이 되며, 단지 특허권자가 어느 한 실시권자에게만 실시권을 부여함에 따라 당해 실시권자가 사실상 독점적인 지위를 향유하는 사정만으로는 당해 계약이 독점적 통상실시권 부여의 계약이라고 볼 수 없다.

2)    등록해야만 효력이 발생하는 전용실시권 설정과 달리 독점적 통상실시권의 허락은 당사자 간의 의사의 합치만으로 성립되며, 그 의사의 합치는 명시적은 물론 묵시적으로 이루어질 수 있다.

 

(4)  제3자 무단실시에 대한 금지청구권 행사 가부

 

1)    판례의 태도

 

[재침발/권스독대]

재산권 침해가 발생하였으나 권리자가 스스로 침해금지청구권을 행사하지 않은 경우, 독점적 실시자가 권리자를 대위하여 침해금지청구권을 행사할 수 있다.

 

2)    검토

 

1)독점적 통상실시권자라도 등록을 통한 공시가 없는 상태에서 제3자가 이를 인지할 수 없는 점 및 126조 명문 규정상 금지청구권 직접행사는 부정함이 타당하다. 2)다만, 법률관계 간명하게 처리하기 위하여 대위행사는 허용함이 타당하다.

 

(5)  제3자 무단실시에 대한 손해배상청구 가부

{통상실시권의 효력 쓰기 - 배타적 권리 없다}

 

1)    제3자의 실시가 불법행위 해당하는지 여부(판례)

 

[독특부경법익/3해법선위침]

1)독점적 통상실시권자가 특허권자로부터 부여받은 권리에 의해 누리는 경제적 이익은 결국 특허법에 의해 보호되는 특허권자의 독점적, 배타적 실시권에 기인하는 것으로서 법적으로 보호할 가치가 있는 이익에 해당하며 2)제3자가 독점적 통상실시권자를 해한다는 사정을 알면서 법규를 위반하거나 선량한 풍속을 위반하는 등 위법한 행위를 함으로써 이러한 이익을 침해하였다면 이로써 불법행위가 성립한다.

 

2)    검토

 

독점적 통상실시권자는 일반 통상실시권자와는 달리 독점적 실시로 향유하는 경제적 이익이 존재하는바, 이를 침해하는 제3자에 대하여 침해로 인한 손해배상청구할 수 있다.

 

(6)  제3자 무단실시에 대한 128조5항 유추적용 가부

 

1)독점적 통상실시권에 대한 침해는 민법750조 불법행위를 구성하므로 침해와 인과관계있는 손해에 대하여 손해배상청구권이 발생함은 물론이다. 2)다만, 독점적 통상실시권자는 임의로 제3자에게 실시권 설정을 할 수 없음을 감안하면 실시료 상당액의 배상을 인정하는 128조5항을 적용하는 것은 부적절하다.

 

(7)  제3자 무단실시에 대한 과실추정(130조) 유추적용 가부

 

독점적 통상실시권 침해가 성립하기 위해서는 침해자가 독점적 통상실시권의 존재 및 자신의 실시로 인하여 실시권자가 손해를 입는다는 사정을 알고 있어야 한다. 그런데 ‘등록된 특허의 권리범위에 속하는 기술을 허락없이 실시하고 있다’는 인식은 특허권 침해의 고의는 될지언정 독점적 통상실시권 침해를 구성하는 ‘위법한 고의’의 내용이 아니며, 그와 같은 고의마저도 없는 ‘과실’에 의한 독점적 통상실시권 침해나 과실의 추정은 있을 수 없다.

 

(8)  독점공급에 관하여

 

1)    판례의 태도

 

[품계특3의]

특허물품의 독점공급계약이 있는 경우, 특허권자는 특허물품을 제3자로부터 공급받지 아니할 의무가 있다.

 

2)    검토

 

독점공급계약 체결 후 제3자로부터 공급받는 것은 상대방에게 불측의 손해를 입힐 수 있으므로 판례 타당하다. 따라서 이를 위반한 경우 부작위 의무를 청구할 수 있다.

 

 

 

<선사용권>

{비밀리에 완성해도 선사용권 해당가능}

1. 의의 및 취지(103조)

 

[선보형/기산보/무]

선출원주의를 보완하여 선발명자와 선출원인 간에 형평을 도모하고 기존의 산업설비를 보호하기 위하여 일정한 요건을 갖춘 자에 대해 무상의 법정 통상실시권을 인정한다.

 

1. 요건 및 범위

 

[시선국/실사사준/실준발사]

1)특허출원시 선의로 국내에서 2)실시사업또는 사업준비를 하고 있다면 3)그 실시 또는 준비하는 발명 및 사업목적범위 안에서 인정된다.

 

1. 효과

 

[요등대범배]

1)요건을 충족한 때에 법정실시권 발생하며 2)등록하지 않더라도 제3자 대항할 수 있으며 3)대가는 지불할 필요 없으며 4)실시범위에 제한이 있으며 5)통상실시권이므로 배타적 권리는 없다.

 

1. 선의

 

(1)  의의

 

선의라 함은 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득한 것을 말한다.

 

(2)  판례의 태도

 

[선품보육/기별별알]

선사용권자는 품종보호출원된 보호품종의 육성자와는 기원을 달리하는 별개의 육성자이거나 이러한 별개의 육성자로부터 보호품종을 알게된 자를 의미한다.

 

1. 선사용권의 범위 {실시예의 변경}

 

(1)  문제점

 

명문에 ‘실시 또는 준비하는 발명 및 사업목적범위 안에서’ 로 규정하는데, 사업목적을 유지하면서 그 규모를 확장하는 것은 허용되나 실시형식을 바꾸는 것이 허용되는지 문제된다.

 

(2)  학설의 대립

 

1)실시형식설은 선사용권은 예외적인 것으로서 출원당시의 실시형식을 엄격히 지켜야 한다는 견해 2)발명범위설은 출원당시 당업자가 당연히 생각해낼 수 있을 정도의 범위 내에 속하면 허용된다는 견해이다.

 

(3)  판례의 태도

 

[효시실/구동변]

선사용권의 효력은 특허발명 출원당시 피고가 실시하고 있던 실시형태 뿐만 아니라, 구현된 발명과 동일성의 범위에서 변경가능한 실시형태에도 미친다.

 

(4)  검토

 

[규엄취몰]

103조 명문에 발명이라고 규정하고 있으며, 실시형식을 엄격히 적용하면 기술발전이 빠르게 향상되는 분야에서 선사용권제도의 취지가 몰각될 우려가 있는바, 발명범위설 따르는 판례 타당하다.

 

(5)  실시태양 변경가부 {제조,판매에서 직접사용으로 변경,추가하는 경우 논점}

 

1)일률적으로 파악할 것이 아닌 구체적인 실시형태에 대한 사업준비여부로서 판단해야 한다. 2)물건을 제조하던 자는 물건을 사용,판매 등의 다른 실시태양으로 실시하는 것이 허용되나, 물건을 제조외 다른 실시태양으로 실시하던 자는 그 실시형태에 한정된다는 논의가 존재한다.

 

1. 기관대행설

 

(1)  기관대행설

 

[계감전]

선사용권자의 경우, 자신의 통상실시권을 근거로 제3자에게 통상실시권을 허여할 수는 없으나 1)1기관 계약을 하고 2)선사용권자가 감독,지휘하는 관계에 있고 3)생산한 물건을 선사용권자에게 전부 인도하는 경우, 제3자는 기관대행으로 인정되고 그의 실시는 선사용권자의 실시로 인정되어 선사용권의 정당한 권원을 원용할 수 있다.

 

(2)  검토

 

생각건대 선사용권자의 생산이 아님은 별론, 계약 및 감독하에서 생산한 물건 전부를 선사용권자에게 인도한다면 실질적으로 선사용권자의 실시로 볼 수 있다는 점에서 타당하다.

 

 

 

<중용권>

 

1. 의의 및 취지(104조)

 

[처신보/기산보/유]

특허청의 처분을 신뢰한 자를 보호하고 기존의 산업설비를 보호하기 위하여, 일정요건을 갖춘 자에 대하여 유상의 법정 통상실시권을 인정하는 제도이다.

 

1. 요건 및 범위

 

[각전선국/실사사준/실준발사]

1)104조1항각호에 해당하는 자가 무효심판청구등록전에 선의로 국내에서 2)실시사업또는 사업준비를 하고 있다면 3)그 실시 또는 준비하는 발명 및 사업목적 범위 안에서 인정된다.

 

1. 효과

 

[요등대범배]

1)요건을 충족한 때에 법정실시권 발생하며 2)등록하지 않더라도 제3자 대항할 수 있으며 3)상당한 대가를 지불해야하며 4)실시범위에 제한이 있으며 5)통상실시권이므로 배타적 권리는 없다.

 

1. 파리조약4B와의 관계 {조약우선권나오면 꼭쓰기}

 

(1)  파리조약4B규정

 

적법하게 된 우선권주장출원은 그사이에 이루어진 제3자의 행위에 의하여 불리한 취급을 받지 않으며 제3자의 권리 등을 발생시키지 않는다.

 

(2)  학설의 대립

 

1)파리조약4B를 근거로 하는 중용권불발생설 2)104조를 근거로 하는 중용권발생설

 

(3)  검토

 

[엄모유취]

파리조약4B를 엄격하게 적용할 경우, 오히려 우선기간 후 출원인에게는 중용권이 인정된다는 논리적 모순이 생기며, 중용권은 유상이므로 특허권자에게 큰 피해가 없다는 점, 기존의 산업설비 보호라는 104조의 취지를 고려할 때 파리조약4B에도 불구하고 중용권 발생한다고 보는 것이 타당하다.

 

1. 무효심결 확정 전 후원 권리자의 실시가 침해인지 여부

 

(1)  학설의 대립

 

1)방임설은 일단 등록된 특허권은 무효심결 확정 전까지 유효한 권리이므로 유효한 특허권 행사가 가능하다는 견해 2)금지설은 특허적격을 갖춘 이용발명 조차도 실시허락이 없이는 침해가 된다는 것과의 균형상 당연히 침해로 보는 견해

 

(2)  검토

 

특허권의 본질이 배타권인 점을 고려할 때, 98조 및 138조의 해석상 다른 특허권에 저촉되는 특허권이 등록되었다는 사정만으로 정당권원을 인정할 수는 없는 것이므로 금지설 타당하다.

 

(3)  예비적 지위

 

[후인기/실위취]

무효심결 확정 이후 중용권이 인정되는 경우라면 이에 따른 기대권이 존재하는 것이고, 이를 침해로 본다면 중용권을 발생시키기 위한 실시는 모두 위법한 실시가 되어 104조 취지에 반하므로 중용권이 인정될 예비적 지위에 기초하여 침해 성립하지 않는다고 봄이 타당하다.

 

 

 

<국가비상사태 등에 의한 통상실시권(106조의2)>

 

1항-요건/2항,3항-절차

 

 

 

<재정에 의한 통상실시권>

 

1. 의의 및 취지(107조)

 

[간남공파]

발명실시 간접유도 및 권리남용 방지를 위한 공익적 목적에서 규정되는 강제실시권으로, 이는 파리협약 및 WTO/TRIPs를 반영한 제도이다.

 

1. 재정사유

 

1)불실시의 경우 2)불충분 실시의 경우 3)공익상 필요한 경우 4)불공정거래행위 시정을 위한 경우 5)의약품 수출을 위한 경우를 재정사유로 규정하고 있다.

 

1. 불실시 또는 불충분 실시(107조1항1호,2호)

 

[정계3국불] [출4특협불]

1)    특허발명이 1)정당한 이유없이 2)계속하여 3년 이상 국내에서 3)불실시 또는 충분한 영업규모로 실시되지 아니하여 국내 수요를 충족시키지 못하게 된 경우이어야 한다.

2)    출원일로부터 4년 경과 및 특허권자와의 협의 불성립될 것을 요한다.

3)    본호를 이유로 재정을 할 때에는 통상실시권을 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것이 조건으로 부과된다(107조4항1호).

 

1. 공익상 특히 필요한 경우(107조1항3호)

{ex 메르스는 전염성이 높아 사회적 위험이 높은 질병 해당->공공의 이익을 위해 발명 실시 필요한 경우 해당/ 한정판매의 사정만으로는 x}

[생건공]

1)    특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우를 의미한다. 다만 상업적 실시의 경우에는 특허권자와의 협의를 요한다.

2)    일반적으로 본 호는 국민의 생명,건강 등 공공분야에 속하는 발명에 대해 적용된다고 해석된다.

3)    본호를 이유로 재정을 할 때에는 통상실시권을 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것이 조건으로 부과된다(107조4항1호).

 

1. 불공정거래행위 시정을 이유하여 재정에 의한 강제실시권(107조1항4호)

 

불공정거래행위란 부당하게 거래를 거절하거나 부당하게 거래상대방의 사업활동을 구속하는 조건으로 거래하는 등의 행위를 의미한다.

 

1. 의약품 수출을 위한 재정실시권(107조1항5호)

 

(1)  의의

 

자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 본호에 해당한다.

 

(2)  사전협의(107조1항) 및 의약품 전량 수출(107조4항)

 

1)사전에 특허권자와 합리적인 조건 하에 실시권 협의를 했으나 협의 불성립된 경우, 특허권자가 주소불명인 경우에 해당하여야 한다. 2)의약품 전량 수출할 것을 요한다.

 

(3)  수입국(107조7항)

 

WTO회원국 중에서 세계무역기구에 필요한 의약품, 이를 제조할 능력이 없거나 부족하다는 확인, 수입국에서 해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락의사가 있다는 확인 사항을 통지한 국가를 말한다.

 

(4)  의약품(107조8항)

 

특허된 의약품, 특허된 제법으로 생산된 의약품, 특허된 유효성분, 특허된 진단키트 중 어느하나에 해당하여야 한다.

 

 

 

<통상실시권허여심판>

{이용관계와 연계된 논점}

1. 통상실시권허여심판의 청구(138조1항)

 

특허권자는 특허발명이 98조에 해당하여 실시허락을 받으려는 경우 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 허락을 받을 수 없을 때 자기의 특허발명 실시에 필요한 범위에서 통상실시권허여심판을 청구할 수 있다.

 

1. 내용(138조2항,4항)

 

특허발명이 출원일 전에 출원된 타인의 특허발명과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 안된다. 이는 유상의 통상실시권이다.

 

 

 

<특허결정의 취소를 구하는 소 허용가부>

 

1. 특허법224조의2 1항 의의 및 취지

 

결정 등에 대해서는 다른 법률에 따라 불복할 수 없으며, 이 법에 따라 불복할 수 없도록 규정된 처분에 대해서는 다른 법률에 따라 불복할 수 없다. 행정심판과 별도로 특허심판을 두고 있고, 소송경제를 도모하기 위함이다.

 

1. 판례의 태도

 

[특제출결인/특익]

특허청에 제출된 특허출원과 같은 내용으로 특허결정을 받은 특허출원인은 특별한 사정이 없는 한 그 특허사정의 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 봄이 타당하다.

 

1. 비판 및 검토

 

1)    판례와 같이 해석하면 행정청이 의무규정을 불이행함으로서 침해될 처지에 놓인 출원인의 특허에 관한 권리가 구제받지 못하게 되는 부당한 결과를 초래한다는 점에서 비판이 있다.

2)    특허결정 받은 자에게는 별도의 불복절차를 두지 않고 있는데, 이는 특허사정이 그 출원인에게 불이익이 없다는 이유에 기인하는 것이므로 판례 타당하다.

 

 

 

<특허취소신청>

{취소신청, 무효심판 문제 배점이 크면 심리방식 등도 기재하기}

1. 의의 및 취지(132조의2)

 

[등취부안]

등록된 특허권을 취소시키는 제도로 부실특허 예방 및 권리안정 도모 위함이다.

 

1. 요건 및 절차

 

(1)  주체적 요건

 

특허취소신청은 이해관계 여부와 관계없이 누구든지 신청할 수 있다.

 

(2)  객체적 요건 {공지,공연실시는 해당x/ 반포된 간행물 관련만 가능}

 

1)설정등록된 특허권 청구항마다 취소신청 가능하며 2)29조1항2호, 29조1항2호의 구성으로부터 쉽게 유추할 수 있는 발명 또는 36조, 29조3항 위반사유가 이에 해당한다.

 

(3)  시기적 요건 및 절차 {시기 사안포섭 잊지말기!!}

 

1)설정등록일로부터 등록공고일 후 6월까지 가능하며, 2)특허취소신청서를 특허심판원장에게 제출해야한다(132조의4) 기간이 도과된 경우 각하사유에 해당한다.

 

1. 객체적 요건 관련 예외

 

(1)  132조의2 2항 {공개된 것만으론 부족하고 거절이유에 통지되어야 한다}

 

29조1항2호, 29조1항2호의 구성으로부터 쉽게 유추할 수 있는 발명 또는 36조, 29조3항 위반사유에 해당하더라도 의견제출통지서에 기재된 선행기술정보로는 특허취소신청이 불가능하다.

 

(2)  취지 및 이유 {결합하여 진보성 부정 가능}

 

1)특허공보에 게재되고 심사단계에서 통지된 거절이유에 대한 선행기술정보는 이미 검토된 자료이므로 특허권 하자여부를 신속하게 판단하는 취소신청의 취지와 부합되지 않아 취소신청의 이유로 할 수 없기 때문이다. 2)다만, 다른 선행기술과 결합하여 진보성을 부정하는 근거로는 사용될 수 있다.

 

1. 일부취소(심판편람)

{x,z나누어서 x는 취소결정 z는 기각결정하여야 한다}

복수의 청구항에 대하여 특허취소신청이 있는 경우, 청구항마다 특허를 취소하거나 기각하는 결정을 하여야 한다.

 

1. 효과 {꼭 쓰기}

 

(1)  132조의13 3항

 

특허취소결정이 확정된 때에는 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.

 

(2)  취소신청 결정에 대한 등본 송달(132조의14 2항)

 

심판장은 특허취소신청에 대한 결정이 있는 때에는 그 결정등본을 특허취소신청을 한 제3자, 특허권자, 참가인, 참가신청을 했다가 거부된 자에게 송달해야 한다.

 

(3)  취소신청에 대한 불복

 

1)    취소결정에 대한 불복(186조1항)

 

특허취소결정 등본 송달받은 날부터 30일 내 특허법원에 불복하며, 이 경우 특허권자가 원고가 되고 특허청장이 피고가 된다.

 

2)    기각결정에 대한 불복

 

기각결정에 대해서는 특허취소신청인은 불복할 수 없으며, 이는 특허권자 대응부담을 완화하기 위함이다.

 

1. 무효심판vs취소신청

 

[운성/진병방]

(1)  제도의 운영 및 성격

 

1)    무효심판은 당사자계 성격을 가지며 당사자간 분쟁해결을 목표로 하고

2)    취소신청은 결정계 성격을 가지며 특허심사결과를 재검토한다.

 

(2)  심리진행 및 병합

 

1)    무효심판은 무조건 심리 진행하며, 필요시 심리를 병합한다.

2)    취소신청은 취소이유가 있는 경우만 심리 진행하며, 일괄병합이 원칙이다.

 

(3)  심리방식

 

1)    무효심판은 구술심리가 원칙이다.

2)    취소신청은 절차의 신속한 진행을 위해 오로지 서면심리로만 진행한다.

 

(4)  종결방식

 

1)    무효심판은 심결을 예고하지 않으며 심결로 종결된다.

2)    취소신청은 취소이유통지하고 결정으로 종결된다.

 

 

 

<중복심판청구금지>

{사안에서 심결확정까지 나오면 일사부재리도 같이적기}

 

1. 의의 및 취지(154조8항 준용 민사소송법259조)

 

특허심판원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 동일한 청구를 제기할 수 없다. 심판경제 및 심결 모순, 저촉 방지위함이다.

 

1. 요건 {특허법원,대법원 포함}

 

[당동/청동/계]

1)당사자 동일할 것 2)청구 동일할 것 3)전 청구의 계속중 후 청구 제기하였을 것을 요건으로 한다. 4)판례는 특허심판원에 계속 중인 경우 뿐만 아니라 특허법원 또는 대법원 계속 중인 경우도 포함한다고 하였다.

 

1. 효과

 

중복심판청구에 해당하는지 여부는 직권조사사항이며, 해당되면 심결각하한다.

 

1. 판단시점

 

(1)  학설의 대립

 

1)청구시설은 일사부재리와의 공백을 이유로 심판청구시를 기준으로 판단한다는 견해 2)심결시설은 당사자의 심판청구권을 근거로 심결시를 기준으로 판단한다는 견해이다.

 

(2)  판례의 태도

 

1)민사소송에서도 후소의 변론종결시 기준으로 중복제소 판단한다는 점 2)후심판의 심판청구시로 본다면 일사부재리에 해당하지 않는 경우에도 전심판 계속 중에는 일체의 후심판을 청구할 수 없게 되는 점을 고려할 때 후심판의 심결시로 봄이 타당하다.

 

(3)  검토

 

판단시점을 후심판 심결시로 보면 일사부재리와 중복심판청구금지의 적용을 회피할 수 있는 경우가 있으나, 이익형량의 관점에서 볼 때 회피방지가 더 우월하다고 보기는 어려운바 후심판 심결시로 보는 판례 타당하다.

 

1. 적극적 권범심 계속중 소극적 권범심 청구

 

(1)  심판청구 이익 존부

{심판청구이익-의의[법현장], 판단시점 및 직권조사사항}

 

1)    판례의 태도

 

[민별오자]

1)행정심판에 불과한 절차에서 민사소송과 동일한 정도의 확인의 이익이 요구된다고 보기 어려운 점 2)적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판은 각각 별개의 독립한 심판절차로 취급되고 있는 점 3)타인이 청구한 심판의 결론이 오판일 가능성도 배제할 수 없으므로 4)불이익한 판단을 받은 당사자는 취소소송 외에 자신이 주체가 되어 별도의 행정심판을 청구하여 새로운 판단을 받을 필요도 인정되는 점 등에서 심판청구 이익이 결여된다고 볼 수 없다.

 

2)    검토

 

[오취일]

전 청구 심결이 오판이거나, 전 청구가 취하될 수도 있는 점을 고려할 때, 일사부재리는 별론으로 하고 전 청구가 심판계속 중이라면 후 청구 심판청구 이익 인정하는 판례 타당하다.

 

(2)  중복심판청구 해당 여부

{중복심판청구 의,취,요,효 - 청구 동일 여부}

 

1)    판례의 태도

 

154조8항은 06.10.1부터 시행되는 규정으로서 이 사건 특허발명은 개정규정의 적용대상이 아니라는 이유로 원고의 중복심판청구라는 주장에 대하여는 살펴볼 필요가 없다.

 

2)    검토

 

[일판확예]

1)적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판 간 일사부재리 적용한 판례 있으나 2)국민의 재판청구권 보장위해 일사부재리 판단시점이 심판청구시로 변경된 점 3)중복심판청구의 경우 아직 확정되지 않은 심결을 전제로 하고 있는 점 4)중복심판청구 규정 도입이 예정된 시점에서 후청구 심판청구 이익을 인정한 판례의 취지를 고려할 때, 중복심판청구에 해당되지 않는 것으로 보는 것이 타당하다고 판단된다.

 

 

 

<일사부재리>

{일사부재리 발생여부->일사부재리에 있어서 동일증거의 범위,일사부재리에 있어서 판단시점or일사부재리에 있어서 동일사실 및 증거 판단시점->저촉여부 쓰기/ 판결은 제외!! 심취소 판결확정엔 효력x}

{심판단계a주장 기각->취소에서a+b주장 기각-> 일사부재리는 a에 대해 발생/a+b는 확동번유포로 제한/a+c는 종확판공/일번유새다}

1. 의의 및 취지(163조)

 

[확누동/경단모]

특허심판의 본안심결 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 심판경제도모, 불필요한 단순 법노동 방지, 심결 모순 저촉 방지하여 법적안정성을 도모하기 위함이다.

 

1. 판단의 전제 및 충족요건

 

[대당사증심]

 

(1)  대상 {발생여부에 쓰는게 맞음}

 

본안심결 확정된 경우에만 적용되며 각하심결이 확정된 경우에는 적용되지 않는다. 당사자계 심판에만 적용된다.

 

(2)  당사자

 

심판의 당사자 뿐만 아니라 누구든지 적용된다.

 

(3)  동일사실 {전 심판 진보성 주장, 후 심판 진보성+신규성 -> 위배x}

 

1)    의미

 

청구원인사실의 동일성, 즉 청구취지를 이유있게 하는 구체적인 사실이 동일한 것을 말한다.

 

2)    판례의 태도

 

[종확외다추자]

등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리 원칙에 위배되지 아니한다.

 

3)    종전 확정심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통부분

{전 심판 진보성 주장, 후 심판 진보성+신규성 주장하는 경우 논점}

{무효심판은 무효사유 별로 별개의 심판물 구성하지 않아 무효사유가 공통되는 부분만을 따로 각하할 수 없기에 무효심판 전체 적법하게 볼 것->다만, 무효사유 공통되는 위반부분에 대해서는 일정한 실권효 부여함이 타당}

 

[종확판공/일번유새다]

종전 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통부분에 대해서는 일사부재리 원칙 위배여부 관점에서 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결과 다른 결론을 내릴 것인지 판단해야 한다.

 

(4)  동일증거

 

1)    의미

 

주장사실을 입증하기 위해 제출된 증거가 동일한 것을 말한다.

 

2)    학설의 대립

 

1)형식증거설은 증거가 완전히 형식상 동일한 경우를 동일증거로 보는 견해 2)중요증거설은 확정심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 아닌 것을 동일증거로 보는 견해 3)쟁점증거설은 전심에서 이미 인정받은 쟁점에 관한 증거는 새로운 증거라도 동일증거로 보는 견해

 

3)    판례의 태도

 

[확동번유포/쟁]

1)동일증거는 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거를 부가한 것도 포함한다. 2)최근 쟁점증거설과 유사한 입장을 보인 판례도 있다.

 

4)    검토

 

일사부재리의 취지가 심판경제 및 심결 모순저촉방지임을 고려할 때, 확정심결 번복할 수 있을 정도의 유력한 증거를 기준으로 판단하는 중요증거설 타당하다.

 

5)    동일증거 해당함에도 일사부재리 저촉되지 않기 위한 조건(판례)

 

전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 않았던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 번복할만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적,보충적으로 결합하여 판단하는 경우 등과 같이, 후행심판청구에 대한 판단내용이 확정심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우에는 확정심결과 결론이 결과적으로 달라였다 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다.

 

(5)  동일심판

 

1)    의미

 

청구취지의 대상으로 되어있는 권리가 같고 그 종류가 동일한 심판을 말한다.

 

2)    판례의 태도

 

[적소구사달]

적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판에서의 확정이 요구되는 구체적인 사실은 달리 볼 것이 아니라고 하여 동일심판으로 취급한다.

 

1. 효과

 

일사부재리 위반여부는 직권조사사항이고, 일사부재리 위반된 심판청구는 심결각하 대상이다.

 

1. 판단시점 {상고심까지 가면 판결선고됬을때 일사부재리 발생-?}

 

(1)  판례의 태도

 

[후사증확/일부없/후보시동]

1)    종래 판례는 후심판 심결시를 기준으로 판단하였으나

2)    최근 판례는 심판청구 후에 비로소 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정등록된 경우에는 심판청구를 일사부재리 원칙에 의하여 부적법하다고 할 수 없다고하여 심판청구시를 기준으로 판단한다.

3)    최근 판례는 심판청구 후 심결시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결시를 기준으로 심판청구가 선행확정심결과 동일한 사실 및 증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

 

(2)  검토

 

1)일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위해 심판청구시를 기준으로 하는 판례 타당하며 2)심판청구인은 심판청구서 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구이유 보정이 허용된다는 140조2항 규정을 고려하면 동일사실 및 증거의 판단시점을 심결시로 하는 판례 타당하다.

 

1. 일사부재리 위반 각하심결에 대한 취소소송의 심리범위

{심결취소소송 심리범위 일반론 쓰기-학/판/검까지}

(1)  판례의 태도

 

[후인절주새]

심결시를 기준으로 동일사실 및 증거인지 심리하여 일사부재리 위반여부를 판단하고,  심결이후 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효사유를 주장하는 것은 허용되지 않아 이를 이유로 각하심결을 취소할 수 없다.

 

(2)  검토

 

심결이후 새로운 사유를 주장하여 각하심결 위법여부를 판단할 수는 없는바 판례 타당하다.

 

1. 정정무효심판이 정정심판의 정정심결의 일사부재리 효력에 저촉될 수 있는지

 

(1)  판례의 태도

 

당사자대립구조에 의한 심리, 판단이 이루어지지 않은 정정심결이 확정되었다고 하여 163조가 규정하는 일사부재리 효력을 상정하기 어렵다.

 

(2)  검토

 

1)정정심판은 편면적 심리구조인바, 일사부재리 효력에 저촉된다고 보면 제3자 불의타 염려가 있다. 2)또한 정정무효심판은 정정심판에 대한 불복절차로서, 정정심판과 정정무효심판을 동종절차로 볼 수 없는바, 일사부재리 효력에 저촉된다고 할 수 없다.

 

1. 정정무효심판이 무효심판의 정정심결의 일사부재리 효력에 저촉될 수 있는지

 

(1)  학설의 대립

 

1)긍정설은 무효심판 내 정정청구는 양 당사자가 다투는 구조로서 정정무효심판과 실질적으로 동일하다고 보아 일사부재리 적용을 긍정한다. 2)부정설은 무효심판의 청구인은 그 절차 내에서 정정청구를 반드시 다툴 의무가 없는 것이므로 일사부재리 적용을 부정한다.

 

(2)  심판편람

 

무효심판 절차에서의 정정이 부적법하다는 이유로 정정무효심판을 청구하는 경우에는 일사부재리 법리를 적용한다.

 

(3)  판례의 태도

 

무효심판 내의 정정청구를 인정하는 심결이 확정된 후에 청구된 정정무효심판에서 일사부재리를 문제삼지 않은바 있다.

 

(4)  검토

 

무효심판 내에서 무효심판청구인이 반드시 특허권자의 정정청구에 대하여 다투었다고 단정할 수 없는바, 일사부재리 효력에 저촉된다고 보면 제3자 불의타 염려가 있다.  따라서 일사부재리 효력에 저촉된다고 할 수 없다.

 

 

 

<거절결정불복심판>

 

1. 의의, 취지 및 법적성질(132조의17)

 

[거공절속]

1)거절결정에 대하여 심판원에 불복하는 제도로써, 심사의 공정성 및 당사자의 절차이익 보장하기 위함이다. 2)심사에 대한 속심적 성격을 갖는다.

 

1. 요건

 

출원인이 거절결정등본송달일로부터 30일 내 청구해야하며 보정이 불가능하다.

 

1. 심리 및 심사

 

[거원다보자]

거절결정의 타당성을 심리하며 원결정의 거절이유 뿐 아니라 62조 다른 거절이유에 해당하는지 여부에 대해 재심사한다. 또한 심사단계에서의 보정각하결정을 다툴 수 있다. 원 결정이 위법한 경우 심판관은 자판으로 특허결정하거나 심사국에 환송한다.

 

1. 절차

{정보제공사유도 준용}

(1)  의견서제출기회부여(170조1항)

 

[의심적신공강]

1)심사절차의 거절이유통지 규정(63조)를 준용하는바, 기각심결시 출원인에게 청구항 별로 거절이유를 통지하여 의견서제출기회를 주어야만 이를 판결의 이유로 할 수 있다. 심판청구인의 절차권 보장하기 위함이다. 2)판례는 의견서제출기회부여는 심사의 적정, 심사제도의 신용 유지를 위한 공익상 요구에서 기인한 강행규정이라고 본다.

 

(2)  거절이유통지의 조건(170조2항)

 

거절이유통지는 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 한한다. 심판경제 도모 위함이다.

 

(3)  새로운 거절이유 판단

 

형식적으로는 법조문 또는 인용참증을 기준으로 판단하며, 실질적으로는 출원인에게 의견제출기회가 부여되었는지 여부를 기준으로 판단한다.

 

1. 청구인적격 흠결여부 {공동출원의 경우}

 

(1)  139조3항

 

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 권리에 대한 심판은 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하는 고유필수적 공동심판이다.

 

(2)  거절결정불복심판 청구인의 보정(140조의2)

{07,15 는 청구범위제출유예제도}

1)거절결정불복심판의 청구서를 보정하는 경우, 그 요지를 변경할 수 없다. 2)09년 개정법은 심판경제를 위해 청구인의 기재를 바로잡는 보정의 경우 요지변경으로 보지 않음을 규정하였다. 3)15년 개정법은 추가되는 청구인의 동의를 요한다고 규정하였다. 이는 심판결과가 다른 공유자에게도 영향을 미치기 때문이다.

 

1. 심판청구기간 관련 문제

{거불심 청구기간 요건 쓰고}

(1)  법정기간

 

법률 또는 이에 근거한 명령으로 정한 기간을 말하며 원칙적으로 연장이 불가능한 불변기간이나 거절결정불복심판의 경우 예외적으로 가변기간이다.

 

(2)  특허청장이 취할 수 있는 조치 - 법정기간의 직권연장(15조1항)

 

1)특허청장은 청구 또는 직권으로 거절결정북복심판에 따른 심판청구기간을 30일 내 한차례 연장할 수 있고 2)교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다.

 

(3)  출원인이 취할 수 있는 조치 - 절차의 추후보완(17조)

 

 

 

<무효심판>

{심사관이 무효심판 청구해도 청구인적격 쓰기!}

1. 의의 및 취지(133조)

 

[무사발해]

무효사유 있는 특허권을 사후에 소멸시키는 제도로써, 분쟁의 발본적 해결수단을 위해 인정된다.

 

1. 피청구인적격 유지 여부

 

(1)  판례의 태도

 

[중피3이지]

무효심판 중 피청구인이 등록권리를 제3자에게 이전하였다 하더라도 당사자로서의 지위에는 영향을 받지 않는다.

 

(2)  검토

 

특허권을 이전하더라도 특허권이 무효가 되면 양수인에 대하여 배상책임을 지게 되므로 이전특허권자도 특허권의 무효를 막아야할 법률상 이익이 있으며, 심판경제를 고려할 때 판례 타당하다.

 

1. 청구인적격(133조1항)

 

(1)  133조1항

 

(2)  33조1항 또는 44조 위반의 무효사유 있는 경우

 

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만이 이해관계인에 해당한다.

 

(3)  이해관계인 의의(판례)

 

[존법불소직현]

이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말한다.

 

1. 실시권자의 무효심판 청구인 적격

{무효심판 의,취 청구인적격쓰고}

(1)  학설의 대립

 

1)부정설은 특허로 이익을 얻으면서 무효를 주장하는 것은 신의칙에 반하므로 허용될 수 없다는 견해 2)긍정설은 무효원인을 수반한 특허 유지는 제도에 반하며, 무상실시 이익이 있어 허용된다는 견해

 

(2)  종래 판례의 태도

 

[기대염익]

실시권자의 경우 허여기간 내 권리의 대항을 받을 염려가 없어 특허를 무효로 할 구체적인 이익이 없으므로 이해관계인이 아니다.

 

(3)  최근 전원합의체 판례의 태도

 

[존법불소직현] [특같품제판] [특실특대만]

1)    이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말한다.

2)    이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조, 판매하거나 제조, 판매할 사람도 포함된다.

3)    이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는한 실시권자는 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

 

(4)  검토

 

1)실시권자에게는 실시료 지급 또는 실시범위에 대한 제약이 부가되는 것이 일반적인바, 무효심판을 통해 이를 벗어날 수 있으며 2)무효심판 청구로부터 심결확정까지 상당한 시간과 비용이 소요되어 특허권의 효력을 의심하더라도 우선 실시권을 설정받은 후 무효다툼을 추후로 미룰수 있다는 점을 고려할 때 최근 전원합의체 판례 타당하다.

 

1. 전용실시권자의 청구인적격

{위의 판례는 이미 적혀있고 서브논점으로 물어볼 가능성 있음/아니면 위 판례쓰기}

(1)  학설

 

전용실시권자는 특허권자에 준하는 지위에서 특허권의 보호에 노력해야할 자이므로 무효심판 청구인적격이 없다.

 

(2)  검토

 

1)최근 전원합의체 판례의 취지상 전용실시권자 또한 이해관계인 정의에 부합하며 2)통상실시권자와 마찬가지로 일반적으로 실시권 설정계약에 많은 제약이 부가된다는 점 3)통상실시권자인지 전용실시권자인지 여부에 따라 이해관계인에 포함되는지 여부가 달라진다고 이해하는 것은 타당하지 않다고 생각한다. 따라서 전용실시권자의 청구인적격 인정함이 타당하다.

 

1. 특허권 공유자 중 일부가 다른 공유자 지분에 대한 무효심판청구 가부

 

(1)  판례의 태도

 

[특처수/자지분만]

특허처분에 의해 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어진 경우, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 무효심판절차에서 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부지분만 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다.

 

(2)  검토

 

[하출하특단행]

특허처분은 하나의 출원에 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위라는 점에서 판례 타당하다.

 

1. 일부무효의 법리(판례)

 

[청여청/하거전/무청무/일일]

청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 출원단계에서는 하나의 항이라도 거절이유가 있다면 그 출원 전부가 거절되어야 하나, 무효심판에서는 청구항마다 무효사유를 판단하여 일부인용, 일부기각이 가능하다.

 

1. 무효심결 확정시 지급된 실시료 반환여부(미지급 실시료 지급청구 가부)

 

(1)  실시권의 부수성(133조3항)

 

특허가 무효로 확정된 경우, 실시권의 부수성으로 인해 실시권 또한 처음부터 없었던 것이 된다.

 

(2)  학설의 대립

 

1)부정설은 실시료를 지급하였더라도 발명을 실시하여 이익을 얻었는바 손해를 입은 것이 아니므로 부당이득의 법리를 적용할 수 없다고 보는 견해 2)긍정설은 실시자가 발명의 실시로 인해 얻은 이익은 자유기술영역의 실시로 인해 얻은 이익이므로 누구나 취할 수 있는 것인바 부당이득의 법리를 적용할 수 있다고 보는 견해 3)절충설은 특허가 무효된 경우의 취급에 대한 특별한 계약이 있는 경우를 제외하고는 부당이득의 법리를 적용할 수 없다고 보는 견해이다.

 

(3)  판례의 태도

 

[무확그계불] [계원별/료유기부] [계원별/원유기료]

1)    특허무효심결이 확정되면 그때부터 실시계약이 이행불능 상태에 빠지게 된다.

2)    실시계약이 원시적 이행불능 또는 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자가 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.

3)    실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적 이행불능 또는 별도의 무효사유가 없는 한, 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안의 실시료의 지급을 청구할 수 있다.

 

(4)  검토

 

[경원]

실시권자는 특허가 무효로 되기 전까지 실시권에 의하여 경쟁에서 보호 내지는 이익을 받았다는 점, 무효확정전이면 특별한 사정이 없는 한 실시계약이 원시적 이행불능이라 볼 수 없는 점을 고려할 때 판례 타당하다.

 

1. 무효심결 확정시 지급된 손해배상금 반환 여부

 

(1)  문제점

 

손해배상청구소송이 판결확정되면 그 판결내용이 당사자와 법원을 구속하는 기판력이 발생하는바 이후 무효심결 확정된 경우 지급된 손해배상금 반환을 구할 수 있는지 문제된다.

 

(2)  학설 및 판례의 태도

 

[실손무법부]

1)통설은 무효심결의 소급효를 우선하여 특허권자가 특허권 침해에 의한 손해배상금을 받은 후에 해당 특허가 무효로 된 경우, 이를 부당이득으로 반환하여야 한다고 본다. 2)판례는 실용신안권 침해를 원인으로 한 손해배상청구소송에서 피고가 권리자에게 지급한 손해배상금은 그 실용신안등록이 무효로 확정된 경우, 법률상 원인없이 부당이득한 것이므로 피고에게 반환하여야 한다고 판시한 바 있다.

 

(3)  검토

 

무효가 되어 처음부터 존재하지 않았던 권리에 의해 손해배상금 지불하는 것은 부당한바 판례 타당하다. 따라서 재심으로 기판력 복멸시키고 부당이득반환청구를 할 수 있다.

 

1. 특허심판원의 심리범위 - 직권심리

 

(1)  직권탐지주의(159조)

 

1)특허심판원은 당사자의 주장 외에 필요한 사실,증거를 직권으로 탐지할 수 있다. 이는 대세적 효력이 있는 특허권에 대한 심판은 실체적 진실의 발견이 당사자의 자주적 분쟁해결권보다 우선시되기 때문이다. 2)다만 이 경우 당사자에게 의견제출기회를 부여하여야 한다.

 

(2)  심판관의 직권탐지의무 유무(판례)

 

[필신조모반]

이는 심판의 필요에 따라서 당사자의 신청이 없는 경우라도 직권으로 조사할 수 있음을 규정한 것일뿐, 모든 경우에 있어서 반드시 직권으로 증거조사를 하여야 한다는 취지는 아니다.

 

1. 무효심판에 대한 부쟁합의의 유효성

 

(1)  학설의 대립

 

1)    원칙적 무효설은 부쟁합의는 무효심판의 공익성을 고려할 때 원칙적으로 효력이 없고 예외적으로 신의칙에 현저히 반한다고 볼 수 있는 경우에만 효력 인정할 수 있다는 견해이다.

2)    원칙적 유효설은 부쟁합의는 계약자유 원칙상 원칙적으로 효력이 있고, 예외적으로 공서양속에 반한다고 볼 수 있는 경우에만 효력 인정할 수 없다는 견해이다.

 

(2)  판례의 태도

 

1)    심판계속 전 부쟁합의

 

상표관련판례에서 공익적 규정인 불사용취소심판의 적용을 당사자들 합의에 의해 임의로 배제하는 것은 허용될 수 없다고 하였다.

 

2)    심판계속 중 부쟁합의

 

[계다특엄/속인단]

1)심판계속 중 당사자 사이에 다투지 아니하기로 하는 합의가 있다면 특별한 사정이 없는 한 이해관계는 소멸된다고 하나, 계약 문구를 다소 엄격하게 해석하고 있다. 2)상대방의 권리에 속함을 인정함에 불과하여 무효심판사건 처리에 대한 합의가 없었던 경우에는 그 이해관계가 소멸하였다고 단정할 수 없다.

 

(3)  검토

 

계약자유 원칙이라는 사익이 무효심판의 공익보다 우선한다고 볼 수 없는바, 원칙적 무효설이 타당하다고 판단된다. 다만 판례와 같이 합의에 의한 이해관계 소멸을 구체적으로 판단하여야 할 것이다.

 

(4)  실시권 설정을 특허 무효여부의 부쟁합의로 단정할 수 있는지

 

1)    판례의 태도 {실시권자 청구인적격 검토 논거}

 

무효심판 청구부터 심결확정까지는 상당한 시간과 비용이 소요되어 특허권의 효력을 의심하더라도 우선 실시권을 설정받은 후 무효다툼을 추후로 미룰수 있는바, 실시권을 설정받았다는 이유만으로 특허 무효여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수 없다.

 

2)    검토

 

단순 실시권 설정만으로 무효심판에 대한 부쟁합의를 하였다고 단정하는 것은 형평성에 어긋나는바 판례 타당하다.

 

(5)  통상실시권 설정계약 내 부쟁조항의 유효성

 

1)    종래 판례의 태도

 

특허권을 공유할 것을 약정하고 부쟁합의를 한 실시권자에 대해 부쟁합의 효력을 인정하여 이해관계를 부정한 판시가 있다.

 

2)    외국의 사례

 

1)유럽은 경쟁법적 관점에서 원칙적으로 부쟁조항의 효력을 부정하는 반면 2)미국은 항소심 판례가 나뉘어져 있으나 기본적으로 계약의 구속력과 특허권자의 이익을 중요하게 고려하여 부쟁조항의 효력을 판단한다.

 

3)    공정거래법 및 심사지침

 

1)공정거래법 23조1항5호 전단은 부당한 구속조건부 거래를 불공정거래행위로 규정하며 2)심사지침에는 무효인 특허 존속등을 위해 부당하게 실시권자가 효력을 다투는 것을 금지하는 부쟁의무 부과에 대해 특허권의 정당행사로 보기 어렵다고 규정한다.

 

4)    검토

 

[일경내성범익]

실시계약에 부쟁의무가 존재하는 경우, 일률적으로 그 효력유무를 판단할 것이 아니라 1)그와같은 부쟁합의에 이르게 된 경위 2)부쟁합의의 구체적인 내용 3)당해 특허권의 성격 및 범위 4)시장지배력 정도 5)공중의 이익 등 제반사정을 종합적으로 고려하여 그 효력유무를 판단하는 것이 바람직할 것으로 보인다.

 

1. 불이익 조항의 유효성

 

(1)  공정거래위원회의 심사지침

 

1)    종래 심사지침의 태도

 

제3자나 실시권자가 유효성 또는 공지성 여부를 다투는 것을 이유로 특허권자가 일방적으로 계약 해지할 수 있도록 하여 계약해지권을 행사하는 경우 불공정거래행위에 해당한다.

 

2)    개정 심사지침의 태도

 

상기 지침을 해제하여 계약해지권을 행사할 수 있는 여지를 두었으나, 적절한 유예기간을 두지 않고 일방적으로 계약해지한 경우 불공정거래행위에 해당한다.

 

(2)  검토

 

심사지침에 따라 불공정거래행위일 뿐만아니라, 공정거래법 23조1항5호 전단의 부당한 구속조건부 거래에도 해당하는 것으로 보인다.

 

 

 

<권리범위확인심판>

{확인대상발명이 권리범위 속하려면->문언침해or균등침해/이용관계 해당되야 한다}

{장래실시예정 논점->청구인적격+확인의이익}

 

1. 의의 및 취지(135조)

 

[사조/확속공]

분쟁의 사전예방 및 조기해결을 위하여, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 공적으로 확인하는 심판이다.

 

1. 심판청구 허용여부

 

(1)  판례의 태도 - 특허발명이 제법/ 확인대상발명이 물건인 경우

 

[제효물특속]

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고, 제법발명 특허의 효력은 그 제법에 의해 생산된 물건에까지 미친다고 할 것이므로, 물건을 특정하여 보호범위 속부의 확인을 구할 필요가 있다.

 

1. 법적성질 {배점조절용으로 쓰기}

 

(1)  학설의 대립

 

1)사실관계확정설은 행정청인 특허청의 사법권 행사를 인정할 수 없는바 사실관계 확인에 그쳐야 한다는 견해 2)권리관계확정설은 사실관계에 대한 확인은 쟁송의 이익이 없고 권리관계를 확정한다는 견해

 

(2)  판례의 태도

 

[단사목/특권목]

 

(3)  검토

 

생각건대 특허법은 135조를 통해 본 심판을 특허발명의 보호범위를 확인하기 위한 제도로 규정하고 있으며, 이에 불복하기 위한 별도의 소송을 제기할 기회가 주어진다는 점에서 권리관계확정설 타당하다.

 

1. 심리범위

 

(1)  법적성질(판례)

 

[단사목/특권목]

권리범위확인심판은 단순히 그 발명의 기술적 범위를 확인하는 사실확정을 목적으로 한 것이 아니라, 특허권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이다.

 

(2)  선사용권 판단 가부 {선사용권 의의,취지 정도 적어주기}

 

[선자확항별]

선사용권은 특허발명 자체의 권리범위 확정에 아무런 관련이 없고, 이는 침해소송에서 항변으로 주장되거나 별도의 확인소송에서 주장되어야 할 것이다.

 

(3)  특허권 소진 판단 가부 {권리소진 의의,취지 정도 적어주기}

 

[소항별확속]

특허권이 소진되었다는 사정은 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과 아무런 관련이 없다.

 

1. 청구인적격

 

(1)  적극적 권리범위확인심판

 

1)청구인은 특허권자 또는 전용실시권자이며 2)피청구인은 확인대상발명의 실시자이다.

 

(2)   소극적 권리범위확인심판

 

1)    청구인은 이해관계인이며, 피청구인은 특허권자이다.

 

2)    판례의 태도

 

[대업손/업실성장추]

1)이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 받을 염려가 있는 자를 말하고 2)이러한 이해관계인에는 확인대상발명을 업으로서 실시하는 자는 물론 업무의 성질상 장래에 업으로서 실시할 것으로 추측이 갈 수 있는 자도 포함된다.

 

3)    등록된 권리를 인정하기로 합의한 경우 {이 논점이여도 대업손/업실성장추 쓰기}

 

[피약문/취정위행/곧실속포]

피고소인의 약정은 문언상으로는 그 합의의 취지를 피고소인이 특허권자의 등록권리에 대한 정당한 권리를 인정하고 그 권리에 위반되는 행위를 하지 아니하기로 한 것으로 볼 수 있을 뿐이므로, 그 합의로서 곧바로 피고소인 자신이 실시했던 특허제품이 그 특허권의 권리범위에 속함을 인정하였거나, 특허권의 권리범위를 확인하는 심판청구권까지 포기한 것으로 볼 수 없으므로 권리범위확인심판에 대한 이해관계가 소멸했다고 볼 수 없다.

 

1. 청구항 특정하지 않은 경우(복수 청구항 논점)

 

[적확여/모일]

(1)  판례의 태도

 

적극적권리범위확인심판에서 확인대상발명이 여러 청구항 중 어느 한 항에만 속한다고 하더라도 심판청구 인용하여야 하고, 청구항별로 인용하거나 기각할 것은 아니다.

 

(2)  심판편람

 

모든청구항에 대해서 속부 여부를 판단하여야 하고, 일부청구항에만 속하거나 속하지 않는 경우에는 일부인용, 일부기각 하여야 한다.

 

(3)  검토

 

생각건대, 장차 일부청구항이 무효심판에 의하여 무효로 될 수 있으며, 권리관계의 정확한 공시를 위해 청구항마다 심결함이 타당하다.

 

1. 확인대상발명 특정

{청구항 복수인 경우, 1항과의 관계에서 특정여부,2항~ 따로 목차나눠서 쓰기}

 

(1)  특정의 필요성

 

[적직흠]

확인대상발명 특정은 심판청구 적법요건으로 직권조사사항이며, 흠결시 심결각하된다.

 

(2)  심판청구 방식(140조3항)

 

[서설도]

확인대상발명의 특정여부는 심판청구서에 첨부하여 제출된 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면에 기초하여 판단한다.

 

(3)  특정의 정도 {왠만하면 3개 다적기/ 2)는 나머지 구성만으로 특허발명권리범위 속하는지 판단할 수 있는지로 판단}

 

[대구전대차] [대일불나특] [나사구일각]

1)    확인대상발명은 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것이나, 구체적 구성을 전부 기재할 필요는 없고, 대응하는 부분을 기재하면 되는 것이며 그 기재도 차이점 판단에 필요한 정도면 족하다.

2)    확인대상발명이 특허발명과 대응하는 구체적 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있어도, 나머지 구성만으로 판단할 수 있는 특단의 사정이 있는 경우에는 특정된 것으로 본다.

3)    나머지 구성만으로 판단할 수 있는 경우라도 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 특정되지 않는다면 심결확정 후 일사부재리 효력범위가 불명확해지므로 심판청구를 각하해야 한다.

 

(4)  종속항의 일부구성이 미기재된 경우(판례)

 

[확독않/모포구종]

확인대상발명이 독립항의 권리범위에 속하지 않는 이상, 독립항의 모든 구성을 포함하면서 그 항을 기술적으로 한정하거나 부가하여 구체화한 종속항의 권리범위에도 속하지 않는다고 할 것이고, 따라서 확인대상발명은 종속항과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 봄이 상당하다.

 

(5)  확인대상발명 불특정시 심판원의 조치(판례)

 

[요보각]

확인대상발명 불특정시 심판원은 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 하며, 그럼에도 불구하고 특정에 미흡함이 있다면 심판청구 각하하여야 한다.

 

(6)  불특정에 대한 청구인의 조치

 

1)    심판청구서 보정(140조2항)

 

2)    요지변경 판단(판례)

 

[명불처/제적물]

1)명백한 오기 정정, 불분명한 부분 구체화, 처음부터 당연히 있어야 할 구성 추가 등은 발명의 동일성 유지되어 요지변경이 아닌 것으로 본다. 2)제법특허에 기초한 적극적권리범위확인심판에서 물건으로 특정된 확인대상발명에 그 특허발명과 동일한 생산방법 추가로 하는 기재는 처음부터 당연히 있어야 할 구성 추가로서 요지변경이 아닌 것으로 본다.

 

(7)  확인대상발명이 복수개인 경우

 

1)    개정 심판편람

 

1)확인대상발명이 여러개인것이 명백한 경우 석명권을 행사하고 그 흠결이 해소되지 아니한 경우 심결각하하나 2)하나의 확인대상발명의 하위개념에 속하는 복수개의 실시예의 경우 그 실시예 모두가 특허발명과 대비하여 속부가 달라지지 않음을 전제로 하여 적법하게 기재할 수 있다.

 

2)    대법원 판례의 태도

 

[확다포/1부흠]

확인대상발명에 각기 서로 다른 구조의 구성들이 포함되어 있는 경우 확인대상발명이 1개로 기재된 것이 아닌 부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없다.

 

3)    특허법원 판례의 태도

 

[135개제/행37병/복하경]

1)135조에서 확인대상발명의 개수를 특별히 제한하지 않고 2)행정심판법 37조에서 청구의 병합을 인정하며 3)복수의 청구를 하나의 심판절차에서 해결하는 것이 심판경제상 바람직한 점에서 확인대상발명이 복수라는 것만으로 심판청구가 위법하다고 볼 수 없다.

 

4)    검토

 

1)청구항마다 권리범위확인심판청구 가능하다는 것과의 균형 2)마쿠쉬청구항에서 선택적 기재가 허용되며 3)복수의 청구항에 대응하여 복수의 확인대상발명을 특정할 필요성이 있는 점을 고려할 때 특허법원 판례 타당하다.

 

1. 대상적격

{문제에서 이용관계 내용없더라도 판례쓰고 없다는 사안포섭하기}

{등록권리간 문제에 신규성 언급되면->[적무부법신]}

 

(1)  등록권리 간 권리범위확인심판 가부

 

1)    판례의 태도

 

[적무부소감]

등록권리간 적극적 권리범위확인심판은 무효절차 이외에서 등록권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하나, 소극적 권리범위확인심판은 자신의 등록권리의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 타인의 등록권리의 범위에 속하는지 여부 판단을 구하는 것이므로 적법하다.

 

2)    검토

 

1)적극적 권리범위확인심판은 무효심판 존재의의를 몰각시킬 수 있어 부적법하지만 2)소극적 권리범위확인심판은 인용되어도 등록권리 효력을 부인하는 결과가 되는 것이 아니므로 적법하다고 판단되므로 판례 타당하다.

 

(2)  이용관계를 주장하는 경우

 

1)    판례의 태도

 

[양이성/적부전/주입인]

양자 간에 이용관계가 성립하여 적극적 권리범위확인심판이 청구되는 경우에는 후출원 특허권의 효력을 부정하는 것을 전제로 하는 것이 아니어서 확인의 이익이 인정되는 적법한 청구이며, 이용관계 해당사실의 주장, 입증책임은 심판청구인에게 있다.

 

2)    본안심리결과 이용관계 불성립하는 경우

 

[이주본/불적각]

이용관계를 주장하여 본안심리한 결과 이용관계가 불성립된다는 판단을 한 경우, 등록권리간의 적극적 권리범위확인심판은 부적법하여 각하심결을 하여야 한다.

 

3)    검토

 

1)인용심결을 하는 것은 단순히 이용관계를 주장하는 것만으로 등록권리간 적극적 권리범위확인심판의 제한을 우회할 수 있어 부당하며 2)기각심결을 하는 것은 심결의 이유와 결론이 모순될 가능성이 있어 부당한바, 각하심결하는 판례 타당하다.

 

(3)  후등록 특허발명의 신규성 인정여부에 따라 심판 적법해지는지 여부

 

1)    특허법원 판례의 태도

 

[신부존이각]

신규성 부정의 특허발명이 존재한다는 이유만으로 등록권리간 적극적 권리범위확인심판에 해당한다고 하여 확인의 이익이 없음을 이유로 각하하는 것은 부당하다.

 

2)    대법원 판례의 태도

 

[적무부법신]

등록권리간 적극적 권리범위확인심판은 무효절차 이외에서 등록권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하며, 이러한 법리는 후등록 특허발명의 신규성 인정 여하에 따라 그 적용 여부가 달라지는 것은 아니다.

 

3)    검토

 

후등록 특허발명의 신규성 인정여하에 따라 달라지는 것은 법적안정성에 반하므로 대법원 판례가 타당하다.

 

1. 피청구인이 실시하는 발명으로 확인대상발명 보정

 

(1)  140조1항,2항

 

심판절차의 지연 및 피청구인의 방어권행사가 곤란해지는 것을 막기위해 심판청구서는 요지변경이 되지않는 범위 내에서 보정할 수 있다.

 

(2)  종래 문제점

 

종래에는 피청구인이 실시하는 발명으로 확인대상발명 보정하는 것은 요지변경이 되었다. 이는 청구인에게 가혹하고 심판경제 및 분쟁의 일회적해결에 반하는 문제점이 있었다.

 

(3)  07년 개정법(140조2항3호)

 

개정법은 140조2항3호를 신설하여 확인대상발명을 피청구인이 실시하는 발명과 동일하게 하는 보정이 요지변경에 해당하지 않는 것으로 규정하였다.

 

1. 확인의 이익

{확인의 이익 문제 사안포섭할때는 법현장 써서 포섭하기}

 

(1)  의의

 

[법현장]

청구인의 법률적 지위에 현존하는 불안, 위험이 존재하고, 이를 해소하기 위한 가장 유효적절한 수단인 경우 확인의 이익이 인정된다.

 

(2)  판단시점 및 흠결시 취급

 

[적직흠]

1)확인의 이익이 있는지 여부는 심결시를 기준으로 판단되어야 하고 2)확인의 이익은 심판청구 적법요건으로서 직권조사사항이며 흠결시 심결각하된다.

 

1. 적극적 권리범위확인심판 확인의 이익

{이 논점 문제일때 확인대상발명 특정이랑 혼동주의!!}

 

(1)  확인대상발명과 실시발명이 다른 경우

 

[피실개/피실다/효실익]

확인대상발명이 피청구인이 실시할 개연성이 없는 경우 또는 피청구인이 실시하는 발명과 다른 경우, 심결의 효력이 피청구인이 실제 실시하는 발명에 미칠 수 없으므로 확인의 이익이 없어 부적법하다.

 

(2)  확인대상발명과 실시발명의 동일성 판단 - 사실적 관점

{이거 쓰기 전 (1)쓰기}

 

[확실동/인사관한]

확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정해야 한다.

 

(3)  사실적 관점에서 동일성이 인정되지 않는 경우

 

[확실동/요실균효]

확인대상발명과 실시발명이 사실적 관점에서 동일성이 인정되지 않는다면, 확인대상발명이 실시발명과 요지가 같아서 실질적으로 동일성 있는 발명이거나 실시발명과 균등범위 내의 확인대상발명에 대한 심판청구일지라도 심결의 효력이 미치지 않는 것으로서 확인의 이익이 없다.

 

1. 소극적 권리범위확인심판 확인의 이익

 

(1)  실시예정도 없는 확인대상발명의 경우

 

[이실개/이실다/효실익]

확인대상발명이 이해관계인이 실시할 개연성이 없는 경우 또는 이해관계인이 실시하는 발명과 다른 경우, 심결의 효력이 이해관계인이 실제 실시하는 발명에 미칠 수 없으므로 확인의 이익이 없어 부적법하다.

 

(2)  장래 실시예정인 확인대상발명의 경우

 

[현실장실예]

소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 발명만이 아니라 장래 실시 예정인 발명도 심판대상으로 삼을 수 있다.

 

(3)  장래 실시예정인 발명에 대해 다툼이 없는 경우

 

[장실예주/확속다없]

장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 다툼이 없는 경우라면, 이러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구 이익이 없어 허용되지 않는다.

 

(4)  확인대상발명이 실시 불가능한 경우

 

[특수영전실]

소극적 권리범위확인심판에서 청구인이 특정한 확인대상발명의 수치한정 범위에서 실시 불가능한 영역이 상당부분 존재하여 전체적으로 확인대상발명 실시가 불가능하다고 판단되어 확인의 이익이 없어 부적법하다.

 

(5)  침해소송 계속 중 소극적 권리범위확인심판 청구

 

1)    학설의 대립

 

1)긍정설은 특허법이 인정한 심판청구 기회를 별개로 청구된 침해소송을 근거로 박탈하는 것은 부당하며, 권리범위확인심판의 기능을 고려할 때 확인의 이익 긍정한다는 견해 2)부정설은 당해 심판청구를 통해 추가적으로 제거할 법률상 지위의 불안,위험이 존재한다고 볼 수 없으며, 소송과 심판 결과에 대한 모순,저촉 방지를 위해 확인의 이익 부정한다는 견해

 

2)    특허법원 판례의 태도

 

[중법불회분모]

1)권리범위확인심판은 중간확인적 수단에 불과하여 유효적절한 수단이 아닌 점 2)법적지위의 불안, 위험은 침해소송으로 제거될 것인 점 3)특허권자에게 불필요한 대응의무를 부담시킨다는 점 4)사실상 재판결과에 대한 회피수단이 될 수 있으며 5)권한분배원칙에 반하고 6)소송과 심판의 결과에 모순, 저촉 위험이 있는 점을 고려할 때 확인의 이익 부정한다.

 

3)    대법원 판례의 태도

 

[사조/별독]

1)권리범위확인심판은 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적 효력범위에 포함되는지를 판단하여 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조기에 종결시키는 고유한 기능을 가진다는 점 2)164조1항의 경우, 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차 개시 선후, 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정함을 전제로 하는 점을 고려할 때 심판청구 이익이 부정된다고 볼 수 없다.

 

4)    검토

 

특허법에 침해소송이 별도로 있음에도 제한적 효력을 갖는 권리범위확인심판을 별도로 둔 입법취지를 고려할 때, 침해소송 계속 중이어서 그 소송에서 특허권 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구 이익이 부정된다고 볼 수 없다고 판단되므로 대법원 판례 타당하다.

 

1. 권리범위확인심판 심결이 침해소송 법원 구속 여부

 

(1)  기속력을 부정해야 한다는 논거

 

[별유헌]

1)권리범위확인심판과 민형사 소송은 별개의 절차라는 논거 2)권리범위확인심판은 행정청이 당해 특허권 등의 의미를 해석, 보충한 것일뿐 사법적 판단은 아니므로 그 결론이 민사소송을 기속할 이유는 없고 유력한 자료라는 논거 3)권리범위확인심판 제도를 권한분배원칙에 맞게 재구성하는 방향이 아닌 오히려 침해소송에 대한 기속력을 인정하여 공고화 하는 것은 재판받은 권리를 침해하는 위헌의 여지가 존재한다는 논거 등이 존재한다.

 

(2)  기속력을 긍정해야 한다는 논거

 

[권존중]

1)권리범위확인심판의 본질은 권리효력이 미치는 범위를 구체적 사실에 대한 관계에 있어서 확정하는 것이라고 보는 한, 침해소송에서도 심결의 기속력을 인정해야 한다는 논거 2)명문 규정이 없더라도 소송경제와 법적분쟁의 감소를 위해 확정심결 결과를 존중하는 것은 필수적이라는 논거 3)164조2항에서 법원이 심결확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있다는 규정에서 추론가능한 점 4)심결의 효력이 법적 구속력을 갖는지 아니면 감정적 효력을 지니는데 불과한 것인지에 대한 쟁송의 신속성 및 권리구제를 고려하여 법적 구속력도 인정함이 타당하다는 논거 등이 존재한다.

 

(3)  판례의 태도 {민소에서는 확민특유합}

 

[권침무/확사특유]

1)권리범위확인심판에서의 판단이 침해소송이나 무효심판에 기속력을 미치는 것은 아니다. 2)다만, 권리범위확인심판 확정심결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 된다.

 

(4)  검토

 

권한분배원칙상 권리범위확인심판 확정심결이 법원에 대한 법률상 구속력이 아닌, 사실적 효력인 증명력만 인정하는 판례 타당하다.

 

 

 

<정정심판/정정청구(133조의2)>

{무효를 피하기 위한 조치-정정심판,정정청구 둘다 쓰고 사안포섭}

1. 의의, 취지 및 제한(136조)

 

[특동유/방보/절3]

1)특허발명과 동일성을 유지하는 범위 내에서 정정을 구하는 심판이다. 특허 무효를 방지하여 특허권자를 보호하기 위함이다. 2)절차의 안정 및 제3자의 불측의 손해를 방지하기 위하여 시기 및 범위에 제한이 있다.

 

1. 정정요건 {언제나 쓰기 / 주체적 객체적이라는 말은 쓰지 말고 걍 정정요건으로 쓰기}

 

(1)  주체적 요건

 

특허권자만이 할 수 있으며, 특허권이 공유인 경우 전원이 하여야 한다.

 

(2)  객체적 요건

 

1)    정정의 범위 및 대상

 

[감명잘]

특허발명 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 청구범위 감축, 분명하지 않은 기재를 명확하게 할 수 있으며, 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 잘못된 기재를 정정할 수 있다.

 

2)    정정의 제한

 

[실확변/감잘]

1)정정은 청구범위를 실질적으로 확장 내지 변경할 수 없으며 2)청구범위 감축, 잘못된 기재 정정의 경우에는 청구범위에 기재된 사항이 특허출원 한때에 특허 받을 수 있어야 한다.

 

(3)  시기적 요건(136조2항)

 

1. 심판원의 조치 및 대응 {일부인용가부도 심판부의 조치에 해당}

 

(1)  의견서제출기회 부여(136조6항)

 

[의심적신공강]

1)요건 위반시 의견서 제출기회를 주어야 한다. 2)판례는 의견서제출기회 부여는 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상 요구에서 기인한 강행규정이라고 본다.

 

(2)  정정명세서 등에 관한 보정(136조11항)

 

심판청구인은 심리종결통지 전(162조3항)에 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 범위내에서 정정명세서 등에 관한 보정을 할 수 있다.

 

(3)  판례의 태도 {청구항 자체 삭제 -> 요지변경}

 

[당정삭/실동하]

정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 실질적 동일한 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것이다.

 

(4)  검토

 

정정명세서 등의 보정범위를 넓게 인정하면 심판절차 지연이 초래되는 점을 고려할 때 정정의 보정은 판례와 같이 좁게 해석함이 타당하다.

 

1. 일부인용, 일부기각 허용여부

 

(1)  학설의 대립

 

1)긍정설은 일부사항이 부적법하다는 이유로 전체 심판청구 배척하는 것은 부당하며, 일부라도 심판을 구하는 것이 청구인 의사에 대한 합리적 해석이라는 견해 2)부정설은 정정심판청구는 일체불가분의 것이므로 허용될 수 없다는 견해

 

(2)  판례의 태도

 

[일1청일일]

정정심판에 있어서 복수의 사항에 대하여 정정을 청구하였는데 일부사항에 대하여 이유가 있더라도, 정정은 일체불가분의 1개의 청구이므로 일부인용, 일부기각심결은 인정되지 않는다.

 

(3)  검토

 

복수의 사항에 대하여 정정을 구하였더라도 하나의 기술적 사상을 기초로 하는 일체불가분의 성격을 갖는바, 판례 타당하다.

 

1. 청구범위 감축에 해당하는지 여부

 

(1)  의약용도발명에 해당하는지 여부

 

(2)  청구범위 감축의 유형(심판편람)

 

청구항의 삭제, 택일적 기재사항의 삭제, 내적부가 및 외적부가, 수치범위 축소, 인용항이 다수인 경우 그 수를 감소하는 경우 등을 말한다.

 

(3)  약리기전을 부가하는 정정의 경우

 

1)    약리기전 의미

 

[약특불속]

약리기전은 특정물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기가 된다.

 

2)    판례의 태도

 

[약용특구/자한구]

약리기전은 특정물질의 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐, 약리기전 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수 없다하여 청구범위 감축에 해당하지 않는다고 본다.

 

1. 분명하지 아니한 기재 명확히 하는 것에 해당하는지 여부

 

(1)  의미(판례)

 

[청자명의/설일모통]

청구범위 기재 자체가 명료하지 않을 경우 그 의미를 명확하게 하거나, 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 않거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없도록 하는 것을 말한다.

 

(2)  청구범위와 무관한 발명의 설명 내용을 삭제하는 경우

 

1)    판례의 태도

 

[청않설포/일모아]

청구범위에 기재되지 않은 사항이 발명의 설명에 포함된다고 하여, 양자가 일치하지 않거나 모순이 있는 것은 아니므로, 청구범위와 무관한 발명의 설명 내용을 삭제하는 정정청구는 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것으로 볼 수 없다.

 

2)    검토

 

1)발명의 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니며, 2)발명의 설명 기재 중 보호받고자 하는 부분의 일부나 전부를 특정하여 청구범위에 기술하는 바 3)청구범위에 기재되지 않은 사항이 발명의 설명에 포함된다고 하여 이를 모순이 있는 경우로 보기 어려우므로, 판례 타당하다.

 

1. 청구범위의 실질적 확장 변경

 

(1)  의미(판례)

 

[효한차/발구없]

청구범위의 실질적 확장 또는 변경이라고 함은 정정 전후에 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이가 발생하도록 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항을 확장 또는 변경한 것을 말한다.

 

(2)  제한 취지

 

[확변후속/전신3손]

정정에 의해 청구범위가 확장 또는 변경되면서 정정 후 특허발명의 권리범위에 속하게 되는 경우가 발생하는 등 정정 전 청구범위를 특허발명의 권리범위로 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

 

(3)  대비대상

 

[청자형만/설명전실]

청구범위를 실질적으로 확장 또는 변경하는 경우를 판단할 때는 청구범위 자체의 형식적 기재만을 대비할 것이 아니라, 발명의 설명을 포함한 명세서 또는 도면의 전체내용을 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이다.

 

(4)  판단기준(판례)

 

[목효변/내반3] [후효설도통]

1)    정정 후 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고, 발명의 내용을 그대로 반영하여 정정 전 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없다면 실질적으로 확장 또는 변경하는 것에 해당하지 않는다.

2)    정정 후 청구항에 기재된 발명이 발휘하는 효과가 특허발명의 발명의 설명 및 도면으로부터 통상의 기술자가 충분히 파악할 수 있는 경우에는 효과가 새롭게 발생한 것이라고 볼 수 없어, 목적 및 효과가 달라지지 않는다.

 

(5)  발명의 설명 또는 도면에 있는 사항 추가하여 새로운 목적 및 효과(판례)

 

[설도추형새]

발명의 설명 또는 도면에 있는 사항을 청구범위에 추가함으로써 표면상 한정되어 형식적으로는 청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 그 구성의 추가로 특허발명이 새로운 목적 및 효과를 가지게 되는 때에는 청구범위의 실질적 변경에 해당한다.

 

(6)  내적부가의 경우(판례) {이질적 효과로 선택발명으로서 특허성 가질 수 있다}

 

[외감하선개]

외형적으로는 청구범위 감축에 해당하더라도 정정된 하위개념이 선택발명으로서의 특허성을 가지고 또 발명의 설명에 구체적으로 개시되어 있지 않은 경우 실질적 변경에 해당한다 할 것이다.

 

(7)  전용품 부가(판례)

 

[127비간/다없외]

판례는 127조 관련 비구성요소 간접침해의 부정을 전제로 한 취지의 판시를 한바 있어, 다른 용도가 없는 구성을 부가하는 외적부가 정정을 허용하는 경우, 그 구성을 실시하고 있는 자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 있다고 판단된다.

 

1. 정정심판과 무효심판의 동시계류

{소송절차 중지제도와 연계가능}

(1)  정정심판의 시기적 요건(136조2항)

 

1)무효심판, 정정무효심판, 취소신청이 특허심판원에 계속중에는 정정심판 청구할 수 없다. 2)특허의 정정(133조의2)으로 간이하게 정정할 수 있기 때문이다.

 

(2)  동시계류 가능한 경우

 

1)무효심결에 대한 취소소송이 특허법원 또는 대법원 계속중이거나 2)정정심판 계속중 무효심판 청구된 경우에는 136조2항 법문상 동시계류 가능하다.

 

(3)  동시계류 가능한 경우 심리순서 및 판단대상

 

1)    판례의 태도

 

[순취바대전]

심리순서로 정정심판 취지상 정정심판을 무효심판에 우선하여 심리, 판단하는 것이 바람직하나 반드시 우선하여야 하는 것은 아니며, 무효심판을 우선하여 심리하는 경우에도 그 판단대상은 정정심판청구 전 특허발명이며 이러한 법리는 무효심판과 정정심판의 심결에 대한 취소소송이 특허법원에 동시에 계속되고 있는 경우에도 적용된다.

 

2)    최근 전원합의체 판례 보충의견 {사안의경우 : 위 판례들의 태도와 같이,~}

 

[특전후요/특영지종합]

특허권자가 사실심변론종결 전에 정정심판 청구하면서 정정 후 명세서 등에 따라 판단해달라고 요청한 경우, 특허법원은 정정이 받아들여질 경우 심결취소소송의 결론에 영향을 미치는지 여부, 정정심판을 청구한 주된 목적이 소송지연을 위한 것인지 여부 등을 종합적으로 고려하여 변론을 종결할지 여부를 합리적으로 결정할 필요가 있다.

 

1. 무효심판 대법원 계속 중 정정심결 확정{권범심,민사소송 포함/ 민사소송의 경우 종래 판례 기재하기}

{결론 : 재심사유 발생하지 않아 정정 전 명세서 기준으로 판결의 위법사유 판단해야한다} {청구시기가 중요한 게 아니라 심결확정시기가 사실심 변론종결 후라는게 중요}

(1)  문제의 소재

 

행정소송법8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법451조1항8호 재심사유임을 이유로 상고할 수 있는지 문제된다.

 

(2)  재심 의의 및 취지

 

[확효중/안시구]

확정된 종국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우, 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다.

 

(3)  민사소송법451조1항8호의 재심사유 및 해석

 

[기처다처변] [처자후다처/확소변/확법구사자]

1)판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의해 변경된 상태를 재심사유로 규정하는데, 2)행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적, 소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적, 소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다.

 

(4)  종래 판례의 태도

 

[정원무전사]

정정된 사항이 그 원심판결에서 무효사유 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미치는 것이라면 재심사유에 해당한다.

 

(5)  최근 전원합의체 판례의 태도

 

[정확/심기/전내/전법/후지]

1)    정정심결이 확정되더라도 1)심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정이 판결의 기초가 되는 행정처분으로 볼 수 없고 2)정정 전 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 확정적으로 변경되었다고 단정할 수 없으며 3)정정 전 명세서 등에 따라 발생한 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시키는 취지로 해석하기 어렵고 4)사실심 변론종결 후 확정된 정정심결에 따라 청구원인이 변경되었다는 이유로 사실심 판단을 다툴 수 있도록 하는 것은 소송절차와 분쟁해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되기 어렵다고 보아, 민사소송법451조1항8호 재심사유에 해당하지 않는다.

2)    그리고 이러한 법리는 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송과 침해를 원인으로 하는 민사소송에서도 그대로 적용된다.

 

(6)  검토

 

[필분10이]

1)심결에 대해서만 소를 제기할 수 있는 필수적 행정심판전치주의에 따라 특허결정은 심결취소소송에서 심리, 판단해야할 대상일 뿐이라는 점 2)정정심결 확정 후 정정무효심판을 청구할 수 있어 분쟁의 대상으로 남아 있는 점 3)136조10항은 심사, 심판절차와의 조화 및 정정제도의 실효성을 추구하고 특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이라는 점 4)특허권자는 무효심판 및 심결취소소송에서 얼마든지 무효주장에 대응할 수 있어, 민사소송의 신속, 경제의 이념에 반한다는 점을 고려할 때 최근 전원합의체 판례 타당하다.

 

1. 무효심판 특허법원 계속 중 정정심결 확정

 

(1)  정정심결의 효력(136조10항)

(2)  판례의 태도

 

[동후내전대]

특허의 정정제도는 종전 특허발명과 실질적 동일성을 유지하는 것을 전제로 하는 것으로, 정정사항은 정정 후 명세서 등의 내용을 구성하고, 정정심결이 심결취소소송의 사실심 변론종결 전에 이루어진 경우 그와같이 정정된 명세서 등이 사실심 법원의 심리,판단 대상이 된다.

 

(3)  검토

 

생각건대 특허법원은 사실심이라는 점에서 변경된 사실관계를 반영할 수 있는 점, 정정의 효과로서 소급효가 인정되는 점을 고려할 때 판례 타당하다.

 

1. 정정심판 계속 중 무효심결 확정

 

(1)  판례의 태도

 

[무확처대익]

무효심결이 확정되면 특허권은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 보므로, 정정의 대상이 없어지게 되어 정정을 구할 이익도 없게 된다.

 

(2)  비판 견해

 

정정심결이 확정되는 경우 무효심결에 재심사유가 생길 수 있으므로 정정을 구할 이익이 소멸된다고 볼 수 없다는 견해가 있다.

 

(3)  검토

 

1)최근 전원합의체 판례는 정정심결의 확정으로 특허발명의 내용이 확정적으로 변경된다고 할 수는 없다는 등의 이유로 정정심결의 확정은 무효심판 심결취소소송 판결에 대한 재심사유가 될 수 없다고 하였는데, 2)이는 정정무효심판 등을 고려할 때 타당하며, 3)이와같은 취지로 정정심결 확정이 무효심결에 대한 재심사유로 보기 어려울 것인바 판례 타당하다.

 

1. 정정심판과 형사소송

 

1)    정정심결의 효력(136조10항)

 

2)    판례의 태도

 

[전행침전대]

정정심결이 확정된 경우, 정정 전 피고인의 행위가 특허권 침해죄에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 정정 전의 청구범위를 대상발명으로 삼은 원심의 판단은 적법하다.

 

3)    검토

 

1)형법1조1항에서 범죄 구성여부의 판단시점은 행위시의 법률에 의한다고 하는점 2)등록된 청구범위를 신뢰한 실시자에게 침해죄의 고의를 묻기 어려운 점을 고려할 때 판례 타당하다.

 

1. 정정심판과 특허취소신청

{136조2항 시기적 요건 쓰고/ 소송절차 중지제도와 연계 가능}

 

(1)  동시계류 중 정정심결 확정된 경우

 

특허법원에 특허취소결정에 대한 취소소송 계속중 정정심결 확정된 경우에는 특허법원이 사실심이기는 하나, 결정계 특성상 심리범위가 제한될 것이므로 결정을 취소하고 환송함이 타당하다고 판단된다.

 

(2)  동시계류 중 취소결정된 경우

 

[취대익법각]

취소결정으로 특허청구항이 소급소멸한 경우 정정심판은 정정의 대상이 없어지게 되어 정정을 구할 이익도 없게되고, 정정심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없게되기 때문에 특허법원 또는 대법원 계속중인 심결취소소송은 각하된다.

 

1. 정정심판과 별도로 정정청구를 두고 있는 취지

 

(1)  정정심판 의의 및 취지

 

(2)  정정청구의 법적성질

 

무효심판에서의 정정청구는 무효심판에 정정심판이 병합된 것이나, 단순히 병합된 것이 아니라 무효심판과 정정심판이 일체불가분적으로 결합되어 있는 것으로서 특수한 형태의 정정심판이라고 할 수 있다.

 

(3)  무효심판과 정정심판의 관계 {무효심판 청구에서 무효피하기위한 조치 논점}

 

무효심판이 심판원 계속 중인 때에는 정해진 기간 내에 정정청구만 가능하며 정정심판청구는 불가하다. 반대로 무효심결에 대한 심결취소소송 계속 중에는 정정청구가 불가하고 정정심판 청구만 가능하다.

 

(4)  정정청구 제도를 별도로 두는 취지

 

정정심판만 존재하면 무효심판과 동시에 심리할 수 없고, 정정심판과 무효심판의 관계를 고려할 때 분쟁에 대한 심리가 지연될 수 있다. 따라서 하나의 절차에서 무효와 정정을 진행할 수 있도록 별도로 특허의 정정제도를 두고 있다고 할 것이다.

 

1. 정정청구(133조의2)

{의취제 쓰고 정정심판에 관한 규정(136조)을 준용한다 쓰기}

(1)  정정청구가 있는 경우 무효심판 절차(판례)

 

특허무효심판에서 정정청구가 있는 경우, 특허심판원은 1)먼저 그 절차에서 정정의 적법여부를 심리하고 2)정정이 적법하다면 정정된 명세서를 3)정정이 부적법하다면 정정 전 명세서 등에 기초하여 심리한다.

 

(2)  정정청구의 확정시점 {논점아니여도 쓰고 무효심판 심결과 함께 확정되었다 쓰기}

 

1)    판례의 태도

 

[독따함]

특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구부분은 따로 확정되지 않고 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다.

 

2)    검토

 

특허의 정정은 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이며 독립하여 불복할 수 없으므로 무효심판 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다고 판시한 판례 타당하다.

 

(3)  정정청구 취하시기

 

1)    133조의2 5항

 

2)    규정 취지

 

1)종래 무효심판 절차에서 정정청구는 가능시기에 관해서만 규정하고 있을 뿐 취하시기를 규정하고 있지 않아 언제든지 정정청구를 취하할 수 있어 심리대상이 바뀌어 처음부터 다시 심리를 진행할 수 밖에 없어 심리가 지연되는 문제가 있었다. 2)이에 개정법은 정정청구 취하시기를 규정하여 심리지연의 목적으로 악용되는 것을 방지하였다.

 

(4)  정정된 청구범위에 대한 심결취소범위(판례)

 

[독종따함]

정정청구는 독립항 뿐만 아니라 종속항에 걸쳐있는 것이어서, 종속항 발명의 심결도 따로 확정되지 못하고 독립항 발명의 심결과 함께 취소되어야 한다.

 

1. 정정무효심판

{청구인적격 당연히 판단하기}

(1)  의의 및 취지(137조)

 

특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 부적법한 경우에 그 정정을 무효로 하는 심판을 말한다. 제3자의 예기치 못한 손해를 방지하기 위함이다.

 

(2)  법적성질

 

1)일단 유효한 정정을 특허청의 행정처분에 의해 소급소멸하게 하는 특별한 쟁송절차이다. 2)무효심판과 달리 정정무효심판은 특허 자체를 무효시키는 것이 아니라 정정만을 무효시키는 것이다.

 

(3)  정정무효심판청구 적법여부

 

1)    당사자 및 대상

 

1)청구인적격은 이해관계인 또는 심사관이 가지며, 피청구인적격은 특허권자가 가진다. 2)정정무효심판청구의 대상은 정정심판에 의하여 행해진 정정처분이다.

 

2)    청구시기

 

정정무효심판은 정정심결 확정된 이후라면 특허권 존속 중에는 물론 특허권 소멸 후에도 청구할 수 있다.

 

(4)  정정무효사유 해당여부(정정심판 요건과 동일)

 

(5)  일부 청구항에 대한 정정무효심판 청구가부

 

1)    심판편람

 

일부 청구항에 대해서만 정정무효심판청구를 할 수 없고, 정정사항 중에서 일부를 무효로 한다는 취지의 청구도 할 수 없다.

 

2)    검토

 

정정심결은 행정처분으로서 일체성을 가지므로 일부 청구항에 대해서만 정정무효로 할 수 없다.

 

(6)  무효로 된 특허에 대한 정정무효심판(판례)

{무효심결의 소급효(133조3항) / 정정심결의 소급효(136조10항)}

 

[신진선영/후익]

정정이 되더라도 신규성, 진보성 판단에 제공되는 선행기술로서의 발명의 내용에 영향을 미칠 수 없고, 따라서 특허가 무효로 된 이후에도 여전히 정정무효심판을 청구할 이익이 있다는 주장은 받아들일 수 없다.

 

(7)  정정심결의 공정력(판례)

 

[실변다당]

특허청구범위를 실질적으로 변경한 내용으로 정정된 것이라고 하더라도, 정정무효심판에서 그 위법여부를 다툴 수 있음은 별론, 정정된 특허발명을 당연무효라고 할 수 없다.

 

 

 

<재심>

{당황하지 말고 조문으로 해결}

1. 의의 및 취지(178조)

 

[확효중/안시구]

 

1. 재심사유 검토

 

1)178조2항에서 재심사유로 민사소송법451조를 준용한다. 2)민사소송법451조1항2호에서 법률상 그 재판에 관여할 수 없는 법관이 관여한 때를 재심사유로 규정하고 있다.

 

1. 제척사유 가지는지 여부 / 기피사유 가지는지 여부

 

(1)  심판관의 제척(148조) , 심판관의 기피(150조)

 

(2)  기술심리관의 제척,기피,회피(188조의2)

 

 

 

<소송절차 중지신청>

 

1. 절차의 중지(164조2항)

 

1)법원은 소송에 있어 필요한 때 관련된 다른 심판의 심결이 확정될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다. 이는 심리의 경제성 확보를 위함이다. 2)17년 시행 개정법은 종래 법원만 직권으로 절차를 중지할 수 있도록 규정하던 것을 당사자의 신청에 의하여도 절차 중지가 가능하도록 개정하였다.

 

1. 취급(판례)

 

[재위불]

중지여부는 재량사항으로 중지하지 아니하여도 위법이 없으며, 불복도 불가하다.

 

 

 

<심결취소소송>

 

1. 의의, 취지 및 법적성질(186조)

 

[당처위소권]

1)심결당사자가 행정처분인 심결의 위법성을 소송을 통해 불복할 수 있는 제도이며 당사자 권익을 꾀하기 위함이다. 2)통설 및 판례는 행정소송의 일종으로 본다.

 

1. 부가기간 지정신청이 있는 경우

 

(1)  186조5항

 

(2)  판례의 태도 {즉, 법원이 지정안했으면 연장된것으로 볼 수 없다}

 

[지내효단당]

제소기간 연장을 위한 부가기간의 지정은 제소기간 내에 이루어져야만 효력이 있고, 단순히 부가기간 지정신청이 제소기간 내에 있었다는 점만으로는 제소기간이 당연히 연장되는 것이라 할 수 없다.

 

1. 14조4호에 심결취소소송 포함 여부

 

(1)  심결취소소송 제소기간 및 특허법상 기간계산

 

1)    186조 3항, 4항

 

1)심결취소소송은 심결등본 송달받은 날부터 30일 내에 제기해야하며 2)이는 불변기간이다.

 

2)    14조 4호

 

특허에 관한 절차에 있어 기간의 만료일이 공휴일(근로자의 날, 토요일 포함)이면 기간은 그 다음날로 만료한다.

 

(2)  근로자의 날과 심결취소소송 제소기간의 종기

 

1)    심결취소소송 준용규정

 

[특행민]

1)우선 특허법이 적용되고 2)심결취소소송이 행정소송 성질을 가지는바 특허법에 규정없으면 행정소송법 준용되고 3)행정소송법에 규정없으면 행정소송법8조에 따라 민사소송법 준용된다.

 

2)    특허에 관한 절차에 심결취소소송 포함 여부

 

[3① 5 15 186]

1)3조1항에서 특허에 관한 절차로 특허출원, 청구 기타 절차를 정의하는 점 2)5조에서 특허에 관한 절차와 행정처분에 대한 소 제기를 구별하는 점 3)15조와 별도로 186조에서 심결에 대한 소의 제소기간과 부가기간을 규정하고 있는 점을 고려할 때, 포함되지 않는다.

 

3)    제소기간에 대한 준용규정

 

[14 4)특 행8 민소170 민161]

심결에 대한 소의 제소기간에는 14조 4호 적용되지 않고 특허법 등에서도 별도 규정이 없는바, 행정소송법8조에 의하여 준용되는 민사소송법170조에 따라 ‘기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다’고 규정한 민법161조가 적용된다.

 

4)    검토

 

특허에 관한 절차와 관련된 규정은 특허청이나 특허심판원에서의 절차만을 정하고 있는 점을 고려할 때 판례 타당하다.

 

1. 원, 피고적격

 

(1)  원고적격(186조2항)

 

[당참거남지]

심결취소소송은  당사자, 참가인, 당해 심판이나 재심에 참가신청 하였으나 거부된 자에 한하여 제기할 수 있다. 소송남용 및 소송지연을 방지하기 위해 제한하고 있다.

 

(2)  피고적격(187조)

 

1)당사자계사건의 경우, 심판의 청구인 또는 피청구인이 피고가 되고 2)결정계사건의 경우 특허청장이 피고가 된다.

 

(3)  공유자 중 1인의 심결취소소송 원고적격 {선결 논점 - 특허권 공유의 법적성질}

 

1)    문제점

 

심판청구에 있어서는 139조3항에 공유자 전원이 공동으로 제기해야 한다는 명문 규정이 있으나 심결취소소송에는 이러한 규정이 없어 문제된다.

 

2)    학설의 대립

 

1)고유필수적공동소송설은 특허권의 공유관계는 준합유의 관계로서 관리처분권이 공동귀속되므로 공유자 전원이 제기해야 한다는 견해 2)유사필수적공동소송설은 심결취소소송은 보존행위에 해당하는바 공유자 각자가 제기할 수 있다는 견해이다.

 

3)    판례의 태도

 

[합성/무특/명민/승합패피]

상표관련판례에서 1)상표권이 공유인 경우 합유와 유사한 성질을 가지지만 이는 무체재산권의 특수성에서 유래한 것이고, 명문의 규정이 없는 이상 민법상 공유규정이 적용되며 2)공유자 중 1인의 심결취소소송 제기에 의해 승소한 경우 판결이 합일확정되는 점 3)패소한 경우에도 다른 공유자에게 특별한 피해가 없는 점 등을 고려할 때 공유자 각자가 심결취소소송 제기할 수 있다하여 유사필수적 공동소송으로 본다.

 

4)    검토

 

1)공유물의 보존행위는 공유자 중 1인에 의해서도 가능한 점 2)특허권자의 보호 및 소송경제를 고려할 때 판례 타당하다.

 

(4)  공유자 중 1인의 피고적격

 

1)    문제점

 

심판청구는 공유자 전원이 피청구인이 되어야 한다는 명문 규정있으나, 심결취소소송은 이러한 규정이 없는바 문제된다.

 

2)    판례의 태도

 

공유인 권리 등에 관한 심판은 공유자 전원에 대하여 합일확정을 반드시 요구하는 점에 비추어, 공유자 중 일부 당사자에 대하여 분리심결 하는 것은 허용되지 않는다고 할 것이고, 나아가 공유인 권리 등에 관한 심결에 관하여 권리자 등을 상대로 심결취소소송을 제기할 때에도 공유자 전원을 피고로 하여야 한다.

 

3)    검토

 

원고적격과 달리 고유필수적 공동소송으로 취급하더라도 특별히 부당한 결과가 발생하지 않으므로 판례 타당하다.

 

4)    공유자 중 일부 피고에서 누락한 경우 조치

 

민사소송법68조 준용하여 필수적 공동소송인 추가 가능하다.

 

(5)  공유자 중 1인의 심판청구에 의한 각하심결에 있어서 심취소 원고적격

{결론 : 갑에 대해서는 기각판결/ 을에 대해서는 각하판결 할 것이다}

1)    문제점

 

거절결정불복심판은 공유자 전원이 청구하여야 하는데(139조3항) 공유자 중 1인만이 심판청구하여 부적법을 이유로 심결각하받은 경우, 이에 대한 심결취소소송의 원고적격이 심결받은 공유자 중 1인에 한정되는지 문제된다.

 

2)    학설의 대립

 

1)심결을 받은 1인만이 소제기할 수 있다는 견해 2)다른 공유자도 심결을 받은 1인과 함께 원고적격을 가진다는 견해

 

3)    판례의 태도

 

[거심공186②]

거절결정에 대한 심판청구를 하지않은 공유자는 186조2항에 해당하지 않으므로 원고적격이 인정되지 않는다.

 

4)    검토

 

1)140조의2에서 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정을 인정하고 있는 점 2)소송남용 및 소송지연 방지라는 186조2항 취지를 고려할 때 판례 타당하다.

 

(6)  공동심판청구의 경우

 

1)    공동심판청구의 법적성질

 

① 학설의 대립

 

1)통상공동소송설은 처분권주의와 변론주의를 근거로 하는 견해 2)유사필수적공동소송설은 심결의 대세효와 합일확정을 근거로 하는 견해 3)제한적유사필수적공동소송설은 일사부재리가 적용되는 경우에 한해 유사필수적공동소송이라는 견해

 

② 판례의 태도

 

[특일/전확]

1)특허법원 판례는 통상공동소송설 입장을 취했으나 2)대법원 판례는 공동심판에 있어서 특허권자가 공동심판청구인 중 일부만 대상으로 심결취소소송 제기하여도 심결 전체 확정차단된다하여 유사필수적공동소송설 입장임을 분명히 하였다.

 

③ 검토

 

특허권의 대세효 및 심결의 모순, 저촉방지위한 합일확정 요청상 유사필수적공동소송으로 보는 대법원 판례 타당하다.

 

2)    공동심판청구인 중 1인의 원고적격

 

① 판례의 태도

 

[개합필/형실하/1외확]

공동심판에 있어서 심결 개수는 합일확정 필요에 따라 형식적 및 실질적으로 하나로 보아야하며, 그 중 1인이 심결취소소송 제기하면 그 외 청구인에 대하여도 심결 확정 차단된다하여 유사필수적공동소송설 입장에서 원고적격 인정한다.

 

② 검토

 

139조1항의 공동심판청구인은 유사필수적 공동심판의 성격을 가지므로 공동심판청구인 중 1인의 원고적격 인정하는 판례 타당하다.

 

③ 공동심판청구인 중 누락된 1인의 별소제기 및 참가가부

 

1)제소기간 내 별소제기시 변론병합,공동소송으로 심리 2)제소기간 내 공동소송참가 가능 3)제소기간 도과시 보조참가 가능

 

3)    공동심판청구인 중 1인의 피고적격

 

① 판례의 태도

 

[특일합/형실하/분전확]

공동심판에 있어서 특허권자가 그 중 일부에 대해 심결취소소송 제기하여도 합일확정 요청상 심결이 형식적 및 실질적으로 하나이기에 분리확정될 수 없고, 전체 확정 차단된다.

 

② 검토

 

생각건대, 139조1항의 공동심판청구인은 유사필수적 공동심판의 성격을 가지므로 1인에 대한 소제기 적법하며, 나아가 심결전체 확정차단된다고 보는 판례 타당하다.

 

③ 공동심판청구인 중 누락된 1인 추가가부(판례)

 

2인 이상이 공동으로 무효심판 청구함으로써 이루어진 1개의 인용심결에 대한 심결취소소송은 공동소송인 간의 소송의 공동까지 강제하는 고유필수적 공동소송이 아니므로, 공동소송인 중 일부가 누락되어 소송도중 특허권자에 의해 이루어진 누락된 당사자 추가신청은 부적법하다.

 

(7)  심판계속 중 특정승계가 있는 경우

 

1)    절차의 속행(19조)

 

특허에 관한 절차 계속 중에 특허권 또는 특허에 관한 권리의 이전이 있는 때에는 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행하게 할 수 있다.

 

2)    학설의 대립

 

1)속행명령은 심판장의 재량으로 심판장이 승계인에 대하여 절차를 속행하지 않은 한 당사자는 원권리자 뿐이라는 견해 2)속행명령은 심판장 의무이므로 승계인에게도 원고적격을 인정해야 한다는 견해

 

3)    판례의 태도

 

1)심결당사자로 표시된 구 권리자는 당연히 186조2항 당사자로 심결취소소송을 제기할 원고적격을 갖고, 2)심판계속 중 권리를 승계한 자도 절차의 속행을 통해 당사자 지위를 취득할 수 있었던 지위에 있었기에 당사자로 보아 원고적격 인정할 수 있다.

 

4)    검토

 

1)분쟁의 일회적 해결 및 소송경제 도모하고 2)구 권리자에게만 원고적격이 있다면 구 권리자가 양도 후 관심을 갖지 않아 소 제기하지 않은 경우 승계인은 심결에 불복할 수단이 없어 가혹하기에 승계인도 원고적격 있다고 보는 판례 타당하다.

 

(8)  심결 후 특정승계가 있는 경우

 

1)    38조4항

 

2)    판례의 태도

 

[특양특변거/특변시기후]

1)특허출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인이 출원인변경신고를 하지 않은 상태에서 제기한 거절결정불복심판 심결에 대한 취소의 소는 부적법하다. 2)이는 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 출원인변경신고를 하였으나 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후인 경우에도 마찬가지이다.

 

1. 소송물 및 심결의 위법성 판단시점

 

[실절판개위]

1)심결취소소송의 소송물은 취소를 구하는 심결의 위법성 일반이다. 2)판례는 심결취소소송의 소송물은 당해 심판 실체법상 위법, 절차상 위법, 판단유탈 유무 등이므로 당사자가 주장하는 심결 개개의 위법사유는 공격방어방법에 불과하다.

 

[심당법사]

심결취소소송에서 심결의 위법성은 심결 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 판단하는 것이고, 심결 이후 법령의 개폐나 사실상태의 변동은 심결의 위법성을 판단할 때에 고려될 수 없다.

 

1. 소의 이익

 

(1)  의의 및 취지

 

[당소이정필/무배]

당사자가 소송을 이용할 정당한 이익 또는 필요성을 의미하는 것으로 무익한 소를 배제하기 위한 소송요건 중 하나이다.

 

(2)  판단시점 및 흠결시 취급

 

1)소의 이익 유무는 사실심 변론종결시를 기준으로 판단한다. 2)소의 이익이 없다면 소각하판결 받게 된다.

 

(3)  민사소송판결 확정 후 권리범위확인심판 심결에 대한 취소소송

 

1)    특허법원 판례의 태도

 

[유적수민/상중수]

다툼을 해결하기 위한 가장 유효, 적절한 수단인 민사소송 본안판결의 상소절차를 통하여 다투어야 할 것으로, 분쟁해결에 중간확인적 수단에 불과한 심결의 당부를 확정할 실익이 없으므로 심결취소소송은 소의 이익이 없다.

 

2)    대법원 판례의 태도

 

[존기소]

1)여전히 원고에게 불리한 심결이 유효하게 존속하고 있는 점 2)확정된 민사판결은 특허법원에 대하여 법적 기속력이 없으므로 원고는 자신에게 불리한 심결을 취소할 법률상 이익이 있는 점 3)심결 이후 이해관계가 소멸되거나 권리가 소멸되는 등 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 아니하는 점 등에 비추어 소의 이익이 있다고 할 것이다.

 

3)    검토

 

심결취소소송은 명문이 인정하는 제도이며, 권리범위확인심판 심결이 유력한 증거자료로서 필요성을 고려할 때 대법원 판례 타당하다.

 

(4)  적극적 권범심 인용심결 후 소송단계에서 확인대상발명 등록된 경우

{소의 이익 존부 - 소의 이익 의,취,판단시점 + 아래 학판검 쓰기 ->

심결의 위법성 판단 - 등록권리간 권범심, 심결의 위법성 판단시점}

 

1)    학설의 대립

 

1)긍정설은 기각된 상대방의 권리보호위해 소의 이익 인정하자는 견해 2)부정설은 소의 이익과 심판청구 요건은 구별되는바 사실심 변론종결시 기준으로 소의 이익 부정하자는 견해이다.

 

2)    판례의 태도

 

[후확등/변익각]

상표관련판례에서, 심결 이후에 확인대상표장이 등록된 경우 사실심 변론종결시 기준으로 소의 이익 없어졌다는 이유로 소각하 판결하였다.

 

3)    검토

 

1)권리범위에 속한다는 심결을 취소해 달라고하는 것은 권리범위에 속하지 아니함을 구하는 것으로서 그 본질은 타방의 권리를 부정하는 것으로 볼 수 없으며 2)당사자 보호측면에서 소의 이익을 인정함이 타당하다.

 

(5)  적극적 권범심 기각심결 후 소송단계에서 확인대상발명 등록된 경우

{심결의 위법성 판단 - 등록권리간 권범심, 심결의 위법성 판단시점

소의이익 - 의,취,판단시점 + 아래 판검 쓰기}

 

1)    판례의 태도

 

[결선후상적]

적극적 권리범위확인심판 기각심결 후 심결취소소송 계속중 확인대상발명이 등록된 경우, 결과적으로 선등록권리자가 후등록권리자를 상대로 한 등록권리 간 적극적 권리범위확인심판청구에 해당하게 되어 소의 이익이 없어 소각하한다.

 

2)    검토

 

심결취소소송에서 본안판단을 하여 기각심결을 취소하더라도 이후 환송받은 특허심판원은 재심결 당시를 기준으로 심판청구를 각하할 것인바, 소송경제상 판례 타당하다.

 

1. 심리범위

{배점적으면 판례만 쓰기}

 

(1)  심판전치주의 및 문제점

 

186조6항에서 심판전치주의를 취하고 있는바 심판에서 주장하지 않은 새로운 주장, 증명 가부가 문제된다.

 

(2)  학설의 대립

 

[소1심탐] [사2판중]

1)무제한설은 특허법원은 소송상 1심에 해당하고, 심판은 직권탐지주의에 의하고 있다는 점을 근거로 새로운 주장, 증명할 수 있다는 견해이며, 제한설을 취하면 특허법원에서 새로운 위법사유를 발견한 당사자에게 별도의 심판제기가 강제되어 불합리하다고 한다. 2)제한설은 심판전치주의를 근거로 특허법원을 사실상 2심으로 취급하여 심판원의 판단을 중시해야 함을 근거로 새로운 주장, 증명할 수 없다는 견해이다. 무제한설을 취하면 심결이 무의미해지고 분쟁이 장기화되어 불합리하다고 한다. 01년 개정법에서 일사부재리(163조)의 대상에서 확정판결을 제외하였는바 제한설을 따른 것이라고 한다.

 

(3)  당사자계 심판에 대한 심결취소소송(판례)

 

[항기헌]

심결취소소송은 통상의 항고소송에 해당하는 점, 기술심리관제도를 두고 있는 점에서 공격방어방법을 제한하는 것은 국민의 신속하게 재판받을 헌법상 권리를 침해하는 것이므로 심리범위 제한되지 않는다고 하여 무제한설 입장이다.

 

(4)  결정계 심판에 대한 심결취소소송(판례)

 

[거심새의/판새기]

1)거절결정불복심판에 대한 심결취소소송에서 특허청장이 새로운 거절이유를 주장하는 것은 심사, 심판단계에서 출원인의 의견서제출기회를 박탈하는 것으로 허용될 수 없다고 하여 제한설 입장이다. 2)다만, 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한, 법원은 이를 심리, 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

 

(5)  검토

 

1)직권탐지주의가 적용되는 심판절차는 주장하지 않은 사실도 심판의 대상물이 되고, 이는 곧 법원의 소송물이 되는바 무제한설 타당하다. 2)다만, 거절결정심결에 대한 취소소송의 경우 새로운 거절이유에 대한 의견서제출기회가 강행규정임을 고려할 때 제한설이 타당하다.

 

1. 결정계 심결취소소송에서 새로운 거절이유 판단방법

 

(1)  의견서제출기회 부여 판례

 

[의심적신공강]

거절이유 통지에 따른 의견서 제출기회 부여는 심사의 적정, 심사제도의 신용유지를 위한 공익상 요구에서 기인한 강행규정이다.

 

(2)  새로운 거절이유 판단방법

 

1)형식적으로 법조문 또는 인용참증이 상이한지 기준으로 2)실질적으로는 그러한 이유에 대하여 출원인이 심사 또는 심판단계에서 다툴 기회를 보장받았는지 여부를 기준으로 판단한다.

 

(3)  새로운 거절이유 유형

 

1)    다른 법 규정

 

적용되는 법 규정이 다른 경우, 특별한 사정이 없다면 두 거절이유는 서로 다른 것으로 볼 수 있다.

 

2)    다른 증거

 

새로운 선행기술을 바탕으로 하는 경우 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유이다.

 

3)    대상발명의 상이함

 

4)    주된 취지의 상이함

 

(4)  주지관용기술(판례)

 

1)    주지기술은 당해 기술분야에서 일반적으로 알려진 기술이고, 관용기술은 주지기술이면서 널리 사용되는 기술이다.

2)    주지관용기술도 원칙적으로 소송상 요증사실에 해당한다.

 

(5)  주지관용기술 주장이 새로운 거절이유인지 여부

 

[소특주/심의부/주취부/보지] [비보시/주증공]

1)    심결취소소송에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판단계에서 의견제출 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이를 보충하는데 지나지 않는 것이면 판단 근거로 할 수 있다.

2)    비교대상발명을 보충하여 출원 당시 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 해당하지 않으므로 판단 근거로 할 수 있다.

 

(6)  새로운 주지관용기술을 주장하는 경우

{심사,심판단계에서 제시된바없는 주지관용기술/이미제시된 선행문헌에 주지관용기술과 관련된 내용이 기재되어있다는 등의 사정 없음-> 여기 판례해당}

 

[주거진보공]

비록 주지관용기술이라고 하더라도 거절이유에서 진보성 부정의 근거로 삼은 선행발명을 보충하는 범위를 벗어나 새로운 공지기술을 제시한 것에 해당하는 때에는 그러한 주지관용기술을 진보성 부정하는 판단 근거로 (채택)할 수 없다.

 

(7)  진보성 판단시 제시된 선행발명의 결합여부, 결합관계 달리하여 주장하는 경우

 

[소새심선결/전중내조출/심의보주취부]

소송절차에서 새로이 주장되는 사유가 심사 또는 심판단계에서 진보성 부정의 근거로 제시된 바 있는 선행발명을 그 결합여부나 결합관계를 달리하여 주장하는 것에 불과하더라도, 진보성 판단하는 과정에서 필요한 전제사실, 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단내용이 달라지고, 그로인해 새로이 제시된 선행발명의 조합에 대해 출원인이 심사 또는 심판단계에서 의견서를 제출하거나 보정할 수 없었던 경우에는 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유에 해당하여 허용될 수 없다.

 

(8)  주 선행발명을 변경한 경우 {(6)을 포함하는 판례}

 

1)    판례의 태도

 

[거심심거/주다변/공차극/실의특/주취부]

거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 심사 또는 심판단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주 선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는 일반적으로 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단내용이 달라지므로, 이에 대해 실질적으로 의견제출 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.

 

2)    검토

 

선행발명들을 어떻게 조합하는지에 따라 그 난이도가 달라질 수 있고, 이로인해 출원인의 의견제출기회가 박탈될 수 있는바 판례 타당하다.

 

(9)  신규성 위반 의견서제출기회 부여한 사실 없는 경우(판례)

 

[신진독등/만부결당/취심유]

신규성과 진보성은 독립된 등록요건으로 진보성 위반을 이유로 하는 의견서제출기회만을 부여하고 신규성 위반을 이유로 하는 의견서제출기회를 부여한 사실이 없다면, 출원이 거절되어야 한다는 심결의 결론이 정당하다고 하여 신규성 위반을 이유로 거절한다는 취지의 심결을 유지하는 것은 허용될 수 없다.

 

(10)  보정각하결정에서와 다른 이유로 보정의 부적법 주장하는 경우(판례)

 

1)    판례의 태도

 

[보심다/부방절]

보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 사유로 보정의 부적법을 주장하더라도 출원인으로서는 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없으므로 심결취소소송 단계에서 다른 이유를 들어 보정의 부적법을 주장할 수 있다.

 

2)    검토

 

보정각하하는 경우에 의견제출 및 보정의 기회를 주도록 하는 명문 규정이 없으며, 소송단계에서 다른 이유로 보정의 부적법을 주장하더라도 출원인으로서는 이에 대응하여 보정의 적법여부를 다툴수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없는바 판례 타당하다.

 

1. 심결취소소송에서 확인대상발명 미실시 주장 허용여부

{심리범위 일반론 쓰고}

(1)  특허법원 판례의 태도

 

[신금]

신의칙 내지 금반언 법리에 위반되어 상기 주장이 허용되지 않는다.

 

(2)  대법원 판례의 태도

 

[심소취만/신금범양]

심판단계에서 소극적으로 하지 않았던 주장을 심결취소소송 단계에서 하였다는 사정만으로 신의칙 내지 금반언에 위반된다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이를 신의칙 내지 금반언 위반으로 보는 것은 심결취소소송 심리범위에 관한 법리와 양립될 수 없으므로 이러한 주장이 허용될 수 있다.

 

1. 심결취소소송에서 확인대상발명 불특정 발견한 경우

{심판단계인지 소송단계인지 잘보기}

(1)  원칙 - 심판원 환송 및 특정의 기회 부여

 

[확동훼물변필/원절취환보기]

확인대상발명 동일성이 훼손된다면 소송물의 변경으로서 필요적 전치주의에 반하므로 원칙적으로 소송절차에서는 심결을 취소하고 심판원으로 환송하여 보정을 명하여 특정할 수 있는 기회를 주어야 한다.

 

(2)  예외 - 심판청구가 기각될 수 밖에 없는 상황인 경우(판례)

 

[확대특이취/심다보각경유]

1)확인대상발명이 특허발명과 대비될 수 있을 정도로 특정되었다고 할 수 없는 경우 확인대상발명이 특정되지 않음을 이유로 심결을 취소하여야 하나 2)특허심판원이 다시 심리하는 과정에서 확인대상발명이 보정을 통해 특정된다고 하더라도 보정되지 않는 다른 부분의 구성으로 인해 심판청구가 기각될 수 밖에 없는 상황이라면 소송경제를 고려하여 심결을 취소하지 아니하고 그대로 유지한다.

 

(3)  검토

 

굳이 형식적 보정의 기회를 주기 위하여 심결 취소하는 것이 당사자에게 줄 실익이 크지 않은 점에서 원칙과 예외로 구분함이 타당하다.

 

1. 심판원의 피청구인 누락

{복수공유자에 관한 심결절차에 위반하여 이루어진 것/오기기타이에유사한잘못이 명백한 것으로 인정할 수 없다/심결위법하므로 인용판결}

(1)  특허권 공유자 중 일부 당사자에 대한 분리심결 가부(139조2항)

 

공유 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때 공유자 전원을 피청구인으로 청구하여야 한다고 규정함으로서 공유자 전원에 대하여 합일확정이 될 것을 반드시 요구하고 있는 점에 비추어 일부당사자에 대한 분리심결은 허용되지 않는다.

 

(2)  심결의 효력이 미치는 주관적,객관적 범위(판례)

 

[162조2항/불법일/주객만]

1)162조2항에서 심결은 반드시 일정한 사항을 기재한 서면으로 해야하되 심결한 심판관이 기명날인하도록 규정하며 2)심결의 불복절차는 법률에 의해 엄격히 규정되고, 심결이 확정되면 일정한 요건하 일사부재리의 대세효를 가지는 점 등에 비추어 3)심결의 효력이 미치는 주관적,객관적 범위는 오로지 그 심결을 기록한 서면인 심결문의 기재사항만을 기준으로 판단하여야 할 것이고, 심판사건의 기록이나 사후 다른자료 등에 의해 이를 확장하거나 축소변경할 수는 없다.

 

(3)  심결에 흠이 있는 경우 심판원 스스로 흠을 바로잡을수 있는지 여부(판례)

 

[심준법/흠오스]

특허심판원이 행하는 심결은 준사법적 행위로서 그 절차,불복방법,효력 등이 법률에 엄격하게 규정되어 있는 행위이므로 심결이 일단 행하여진 경우에는 설사 그 심결에 어떤 흠이 있다고 하더라도 오기 기타 이에 유사한 잘못임이 명백한 것을 바로잡는 경우를 제외하고는 특허심판원 스스로도 이를 취소,철회,변경하는 것은 허용되지 않는다.

 

1. 자백 및 변론주의

 

(1)  재판상 자백 의의 및 취지(민사소송법288조)

 

자백이란 자신에게 불리한 진술을 소송에서 인정하는 것으로서 공평, 능률적 소송진행을 위함이다.

 

(2)  심판에서의 자백

 

1)    직권탐지주의(159조1항)

 

2)    판례의 태도

 

[심탐변전자]

심판절차는 직권탐지주의가 적용되므로 변론주의의 적용을 전제로 하는 민사소송법상 재판상 자백 규정이 준용될 여지가 없다.

 

(3)  심결취소소송에서의 자백

 

1)    학설의 대립

 

1)소수설은 행정소송은 대부분 강행법규인 행정법규 적용되며, 국민의 권익 보호 및 행정의 적정 보장을 목적으로 하므로 자백 적용되지 않는다는 견해 2)다수설은 행정소송은 원칙적으로 변론주의 적용되고 직권조사사항을 제외하고는 행정소송법8조에 의해 민사소송법 자백에 관한 법리 적용된다는 견해이다.

 

2)    판례의 태도

 

[행소변자법]

행정소송인 심결취소소송에서 원칙적으로 변론주의가 적용되는바 자백 또는 자백간주도 인정되나 법적 판단 내지 평가는 자백의 대상이 되지 않는다.

 

(4)  심판원에서의 자백이 심결취소소송에 영향 미치는지 여부

 

1)    판례의 태도

 

[심피확시/자효소]

심판단계에서 이미 피심판청구인이 확인대상고안을 실시하고 있다는 사실을 시인한 적이 있다고 해서 자백이 성립했다고 볼 수는 없으며, 그러한 진술의 효력이 심결취소소송에서 그대로 미친다고 볼 수 없다.

 

2)    검토

 

심판절차는 직권탐지주의에 의하며, 특허심판원과 특허법원은 심급으로 연계된 것이 아니므로 판례 타당하다.

 

(5)  변론주의 의의 및 취지

 

사실과 증거의 수집, 제출 책임을 당사자에게 맡기고 법원은 이에 근거하여 판단하는 원칙을 말한다. 사적자치 반영 및 당사자의 절차권 보장하기 위함이다.

 

(6)  특허소송에서의 주장책임(판례)

 

[직취구법변]

직권조사사항을 제외하고는 그 취소를 구하는 자가 위법사유에 해당하는 구체적 사실을 먼저 주장하여야 하고, 법원이 당사자가 주장하지도 않은 법률요건에 관하여 판단하는 것은 변론주의 원칙에 위배되는 것이다.

 

1. 증명책임

 

(1)  의의

 

요증사실 존부가 진위불명일 때 당해사실이 부존재하는 것으로 보아 당사자 일방이 받는 불이익을 말하며 불이익의 부담을 증명책임의 분배라 한다.

 

(2)  분배기준 - 법률요건분류설

 

1)증명책임 분배를 법규구조에서 찾아 각 당사자는 자기에게 유리한 사실에 대해 증명책임을 진다. 2)특허법의 경우 특허성립요건은 출원인, 특허권자가 지고 특허장애요건은 이를 주장하는 자가 증명책임을 진다.

 

(3)  심결취소소송에 있어서 증명책임의 분배(판례)

 

[민준행원일]

민사소송법 규정이 준용되는 행정소송에 있어서 증명책임은 원칙적으로 민사소송의 일반원칙에 따라 당사자 간에 분배된다.

 

(4)  신규성 또는 진보성(공지사실) 증명책임 및 증명방법

 

[공사당/자현증]

1)특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 해당 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 그 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 2)따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면 그 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이다.

 

1. 심결취소소송의 심리

 

1)청구가 이유 있는 경우에는 심결 취소하는 청구인용판결을 하고, 권한분배원칙상 자판할 수 없어 심판원으로 필수적 환송한다(189조1항). 2)청구가 이유 없는 경우에는 청구기각판결한다.

 

1. 기속력 {189조1항 선결적으로 써주기}

 

(1)  의의 및 발생(189조3항)

 

[취기이/사특기] [취기이/개위원]

취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다. 취소의 기본이 된 이유인 개개의 위법 원인에 대하여 기속력이 발생한다.

 

(2)  법적성질

 

[기특/행취실작법]

1)기판력설과 특수효력설이 있으며 2)통설인 특수효력설은 행정청에 대하여 취소판결의 취지에 따라 행동하여야 할 실체법상 작위의무를 생기게 하는 것으로 기판력과는 다른 특수한 효력의 법정화라고 본다.

 

(3)  주관적 범위

 

취소판결은 특허심판원과 심판관을 기속한다.

 

(4)  객관적 범위 {새로운 사실 또는 증거 없으면 그에 대한 판단할 수없어 기각판결}

 

1)    특단의 사정이 없는 경우

 

[새주증/취기이모/기변특/특이종결]

새로운 주장을 하거나 새로운 증거가 제출되어 취소의 기본이 된 이유와 모순되지 않는 범위 내에서 기속적 판단의 기초가 되는 주장이나 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는한, 특허심판원은 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론을 내릴 수 없다.

 

2)    새로운 사실 또는 증거

 

[사이다] [증종채조/결번증]

1)새로운 사실이란 취소의 기본이 된 이유와 다른 사실을 의미하고 2)새로운 증거란 종전 심판절차 내지 심결취소소송에서 채택 내지 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 충분한 증명력을 가지는 증거를 말한다.

 

(5)  심결취소판결 확정 후 당사자의 절차권 보장의무

{189조1항 쓰고 기속력 의,발,성,주관적범위 쓰고}

1)    189조1항 및 2항

 

1)심결취소소송에서 심결취소판결을 한 경우 권한분배 원칙상 자판이 불가능하며 필수적으로 특허심판원에 환송하여야 한다. 2)심판관은 심결취소판결 확정시 다시 심리를 하여 심결하여야 한다.

 

2)    판례의 태도

 

[확인새기/피답통권위]

1)심결취소판결이 확정되어 다시 심리하게 되었을 때에는 심판청구인으로 하여금 새로운 증거를 제출할 수 있도록 기간을 부여하고, 새로운 증거가 제출된 경우 피청구인에게도 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 하며, 2)당사자들에게 심리종결통지등을 하며 상당한 기간을 부여하지 않아 증거제출기회 또는 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 그에 따른 심결은 절차상 위법하다.

 

3)    검토

 

생각건대, 심판당사자의 절차적 이익 보장해야함을 고려할 때 판례 타당하다.

 

(6)  환송된 심판원에서 정정청구 가부

{기속력 의,발,성,주관적범위 쓰고}

 

1)    특허법원 판례의 태도

 

133조의2 1항은 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정을 하게 할 수 있다고 규정하고 있으나, 여기에서 정정청구의 기회를 부여하는 것은 심판장의 재량에 해당한다.

 

2)    대법원 판례의 태도

 

취소판결의 기속력이 특허심판원에 미치므로 정정청구의 기회를 줄 수 있도록 하는 규정(133조의2)이 그대로 적용된다고 보기는 어렵다.

 

3)    검토

 

생각건대, 정정청구 허용시 기속력에 반할 우려가 있고, 환송 전 심판원에서 이미 정정청구를 할 기회를 부여하였으므로 대법원 판례와 같이 취소판결에 따른 특허무효절차에서의 정정청구는 할 수 없다고 할 것이다.

 

 

 

<PCT>

 

1. PCT {국제출원절차 -> 국내진입절차}

 

(1)  의의 및 취지

 

[19노비경]

파리조약 19조에 따른 특별협정의 하나로서, 출원인의 노력 및 비용 절감과 특허청의 심사부담 경감을 위해 채택된 조약이다.

 

(2)  장점 및 단점

 

1)    장점

 

1)[출원인 입장] 다수국가 출원시 절차 간소화, 국제단계에서 보정가능, 국제조사 및 국제예비심사를 통해 등록가능성 예측 2)[제3자 입장] 국제공개로 인한 중복투자 및 중복연구 방지, 국제공개된 내용을 기술문헌으로 이용가능 3)[특허청 입장] 국제조사 및 국제예비심사 통한 심사부담 경감

 

2)    단점

 

1)PCT관련절차가 상대적으로 복잡함 2)등록까지의 기간이 상대적으로 오래걸림 3)존속기간 실질적 단축

 

1. 국제출원절차

 

(1)  국제출원 주체적 요건(192조)

 

(2)  국제출원서 제출(193조)

 

(3)  국제출원일 인정(194조)

 

1)    원칙(1항본문)

 

국제출원이 대한민국 특허청에 도달한 날을 국제출원일로 인정한다.

 

2)    예외(1항각호) - 보완사유(2항,4항)

 

3)    도면 미제출(3항,4항)

 

국제출원이 도면에 관하여 기재하고 있으나 도면이 없는 경우, 특허청의 통지일로부터 2월 이내 도면이 제출되면 도면의 도달일을 국제출원일로 인정하며, 2월 이내에도 도면의 제출이 없는 경우 그 도면에 대한 기재는 없는 것으로 본다.

 

(4)  보정명령 및 취하간주

 

1)    보정명령 대상(195조)

 

2)    취하간주 대상(196조)

 

(5)  국제공개

 

1)    의의 및 취지(PCT21조)

 

국제사무국은 수리관청으로부터 국제출원 서류를 송부받아 국제공개를 행하며 이는 새로운 기술정보 확산을 조기에 달성하기 위함이다.

 

2)    시기

 

원칙적으로 우선일로부터 18월 경과한 시점에서 국제공개하며, 출원인이 조기공개신청하면 즉시공개한다.

 

3)    대상

 

국제사무국은 수리관청으로부터 송부받은 국제출원서류와 국제조사보고서 및 견해서를 합하여 국제공개한다.

 

(6)  국제조사제도와 국제예비심사제도 비교

 

[필주지보/단공종]

1)    필수적 절차여부

 

1)국제조사는 필수절차이며 모든 국제출원이 대상이다. 2)국제예비심사는 임의절차이며 별도 청구대상이다.

 

2)    주체적 요건

 

1)국제조사는 국제출원할 수 있는 자면 되고, 국제조사기관이 수행한다. 2)국제예비심사는 체약국 거주자 또는 국민으로 수리관청에 출원한 자이고, 국제예비심사기관이 수행한다.

 

3)    자동지정 및 자동선택

 

1)국제조사는 모든 체약국 자동지정되며 2)국제예비심사는 모든 지정국 자동선택된다.

 

4)    보정

 

1)국제조사는 PCT19조 보정할 수 있고 2)국제예비심사는 PCT34조 보정할 수 있다.

 

5)    발명의 단일성

 

1)국제조사는 단일성 위반이라 판단되면 추가 수수료 납부를 요구하며 2)국제예비심사는 단일성 위반시 추가 수수료 납부를 요구하는 외에 청구범위 제한하여 요건 충족하도록 요구할 수 있다.

 

6)    공개여부 및 종료방식

 

1)국제조사는 국제조사보고서 및 견해서가 국제공개시 공개되고, 국제조사보고서를 작성하거나 작성하지 않는다는 선언으로 종료된다. 2)국제예비심사는 국제예비심사보고서 및 견해서 공개되지 않으며, 국제예비심사보고서 작성함으로 종료된다.

 

(7)  PCT19조 및 PCT34조 보정

 

1)    국제단계에서 보정 의의 및 취지

 

국제조사단계, 국제예비심사단계에서 각 지정국의 특허등록 가능성을 높이고 중복된 노력을 경감하기 위해 보정을 인정한다.

 

2)    PCT19조 및 PCT34조 보정의 공통점

 

-      보정범위

 

양 보정 모두 보정범위는 국제출원서에 포함된 발명의 범위 내이다.

 

-      번역문 또는 사본(204조,205조)

 

1)외국어로 출원하여 외국어로 보정한 경우, 기준일까지 보정서의 번역문을 제출해야하며(204조1항1호) 국어로 출원하여 국어로 보정한 경우, 보정서의 사본을 제출해야 한다(204조1항2호). 2)보정서의 별도 번역문 또는 사본을 제출하는 경우 그에 따라 47조1항에 따른 보정이 이루어진 것으로 간주하나(204조2항,205조2항) 미제출시 그 보정서는 제출되지 않은 것으로 본다(204조4항,205조3항).

 

1)    PCT19조 및 PCT34조 보정의 차이점

 

-      PCT19조 보정

 

[출범후/국1청공]

1)국제조사보고서를 받은 출원인은 2)출원시 국제출원서에 포함된 발명의 범위 내에서 3)국제조사보고서 송달 후 2월 또는 우선일로부터 16월 중 늦은 때까지 4)국제사무국에 5)1회에 한하여 6)청구범위를 보정할 수 있다. 7)보정서는 국제공개의 대상이 된다.

 

-      PCT34조 보정

 

[출범전/관횟청설도공]

1)국제예비심사를 청구한 출원인은 2)출원시 국제출원서에 포함된 발명의 범위 내에서 3)국제예비심사보고서 작성 전까지 4)국제예비심사기관에 5)횟수제한없이 6)발명의 설명,청구범위,도면을 보정할 수 있다. 7)보정서는 국제공개의 대상이 되지 않는다.

 

-      PCT19조 보정에 따라 번역문을 제출하기 전에 보정한 경우(201조)

 

보정 후의 청구범위를 반영한 번역문을 제출할 수 있으며(2항), 이 경우 보정서의 별도 번역문 제출은 생략 가능하다(8항).

 

(8)  국제출원서에 대한 정정신청 불허가

 

1)    문제점

 

국제출원인이 국제출원서 또는 보정서에 명백한 잘못이 있음을 이유로 정정신청하였으나 특허청장이 거부사실 통지한 경우, 정정신청 불허가 결정통지에 대한 취소의 소가 부적법한지, 항고소송 대상이 될 수 있는지 문제된다.

 

2)    판례의 태도

 

[출의영/다수/취의역]

1)출원인의 권리의무에 직접적으로 영향 미칠 가능성 있는지 여부 2)다른 권리구제수단이 마련되어 있는지와 함께 3)PCT 취지 및 국제출원에서 국제조사절차가 갖는 의미와 역할 등을 종합적으로 고려하여 결정해야 한다.

 

3)    검토

 

취소의 소 인용되더라도 국제사무국에 대한 통지의 효력에는 영향을 줄 수 없어 출원인의 권리의무에 직접적으로 영향 미치지 않으며, 국제조사단계에서의 정정은 출원인이 제출한 서류에 명백한 잘못이 있는 경우로 엄격히 제한된다는 점에서 판례 타당하다.

 

1. 국내단계진입절차

{기준일 : 국내서면제출기간 만료일 또는 출원인의 심사청구일 중 빠른날}

(1)  국제특허출원 의의(199조)

 

(2)  국제특허출원의 출원서 등 취급(200조의2)

 

(3)  서면의 제출(203조)

 

(4)  국어번역문제출의무(201조)

 

1)    국내서면제출기간(1항)

 

당해 국제출원의 우선일로부터 2년 7월까지의 기간이다.

 

2)    미제출의 효과(4항)

 

출원인은 국내서면제출기간 내에 발명의 설명, 청구범위, 도면의 설명부분에 대한 국어번역문을 제출하여야 국내단계진입이 가능하며, 미제출시 취하간주된다.

 

3)    기간내 제출하지 못할 경우 조치 - 15년개정법(1항단서)

 

203조1항 서면에 국어번역문제출기간의 연장을 구하는 취지를 기재하여 국내서면제출기간 만료일 전 1월부터 만료일까지의 기간 내에 제출한 경우, 국내서면제출기간 만료일부터 1월이 되는 날까지 국어번역문제출이 가능하다. 출원인 편의 도모 위함이다.

 

(5)  공지예외주장 특례(200조)

 

1)공지일로부터 12월 내 국제출원이 이루어져야 하며 2)30조2항 적용되지 않고 기준일로부터 30일 내 증명서류 및 취지기재 서면 제출할 수 있다.

 

(6)  특허관리인 선임(206조)

 

1)국제특허출원의 출원인이 재외자인 경우, 기준일까지는 특허관리인 없이 국제특허출원에 관한 절차 밟을 수 있다. 2)기준일 이후에는 특허관리인에 의하여 절차 밟아야 하고, 기준일로부터 2월 내에 특허관리인 선임하여 신고하지 않으면 그 국제특허출원은 취하간주된다.

 

(7)  출원공개시기 특례(207조)

{국제공개는 위에 있음}

1)심사청구 없는 경우 - 국내서면제출기간 만료일 2)심사청구 있는 경우로 국제공개된 것 - 우선일로부터 1년6월 또는 심사청구일 중 늦은날 3)국어출원 - 국제공개된 때 국내공개 간주된다.

 

(8)  수수료 납부 및 심사청구(210조)

 

1)국내단계 진입을 위하여 82조 수수료 납부해야하며, 납부하지 않은 경우 보정명령 및 절차 무효사유가 된다(16조,46조). 2)출원인은 국제출원일로부터 3년 이내 번역문과 수수료 납부한 경우 심사청구할 수 있다. 3)제3자는 국내서면제출기간 경과 후 국제출원일로부터 3년 이내 심사청구할 수 있다.

 

1. 자기지정 - 언제나 쓰기

 

(1)  의의 및 취지

 

[자지우포/촉단]

자국의 선출원 또는 자국만을 지정국으로 한 국제출원에 기초하여 우선권주장을 하면서 국제출원을 하는 경우, 자국을 지정국으로 포함하는 것이다. PCT에 의한 출원 활용 촉진 및 국제출원 절차의 단일화를 위함이다.

 

(2)  PCT8조

 

1)국제출원도 우선권주장을 수반할 수 있다(1) 2)국제출원이 우선권주장을 수반하는 경우, 54조 적용되지 않고 파리조약 4조의 요건 및 효과가 적용되며(199조2항) 절차는 PCT에 의한다(2)(a) 3)자기지정의 경우 절차는 PCT에 의하지만, 우선권의 요건 및 효과는 국내법(55조, 202조)에 의한다(2)(b).

 

1. 자기지정 해당하지 않는 경우 우선권주장

{요건,절차 54조와 동일하게 기재하면 됨}

(1)  우선권주장 요건(파리조약4조)

 

(2)  우선권주장 절차(PCT)

 

(3)  우선권주장 효과(파리조약4조)

 

1)    판단시점 소급

 

[명통시마이]

1)우선권주장이 적법한 경우 1국 출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 29조 및 36조 적용함에 있어서 판단시점이 소급된다. 2)복합 우선권주장은 각 출원발명별로 판단하여 판단시점 소급이 달라질 수 있다. 3)판례는 1국출원에 기재된 발명의 범위는 명시적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 우선권주장일 당시의 기술상식에 비추어 1국출원에 기재된 발명과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항의 범위이라고 한다. 

 

2)    확대된 선출원의 지위 - 원문기준

 

3)    선출원의 지위

 

1)선출원 최초명세서와 국제출원일까지 제출된 청구범위에 공통기재된 발명은 기초출원일로부터 선출원 지위 갖는다. 2)외국어로 출원한 경우 번역문의 청구범위를 기준으로 지위 갖는다.

 

4)    이중우선의 취급 - 판단시점 소급효 불인정

 

(4)  동일성이 우선일 판단에 영향주는지 여부

 

1)    판례의 태도

 

[4취인오효]

파리조약 제4조(h)의 요건을 충족하는지 여부까지 따져보아야 한다는 취지의 원고의 주장은 받아들일 수 없으며 국제특허출원인의 우선권주장에 명백한 오류가 없다면 그 주장하는 날을 우선일로 보아 이를 기준으로 절차를 진행해야 하며, 그 우선권주장의 실체적 효력유무에 따라 달리 볼 것은 아니다.

 

2)    검토

 

우선일은 국제단계를 구성하는 각종 절차들의 기한을 정하는 기준이며, 출원 관계기관의 업무와 관련자들의 이해관계에 중대한 영향을 미치므로 일률적으로 정해져야할 필요가 있는바 판례 타당하다.

 

1. 자기지정 해당하는 경우 우선권주장

{요건,절차,효과는 55조랑 같음/ 판단시점 소급되는건 선출원 최명도 범위 내->판단시점 소급안되는 등록요건은 신,진 위반 가능성 있음}

(1)  우선권주장 요건(55조)

 

(2)  우선권주장 절차(PCT)

 

(3)  우선권주장 효과

 

1)    판단시점 소급(55조3항)

 

2)    선출원 취하간주(56조1항)

 

(선출원이 국내출원) - 선출원일로부터 1년3월 경과 후 취하간주(56조1항)

(선출원이 PCT) - 기준일 또는 국제출원일로부터 1년3월 중 늦은 날 취하간주(202조3항)

(선출원이 214조) - 기준일 또는 국제출원일로부터 1년3월 중 늦은 날 취하간주(202조4항)

 

3)    확대된 선출원의 지위(202조)

 

(선출원이 국내출원) - 후출원 국제출원일 제출한 원문과 선출원 최명도에 공통기재된 발명이 후출원이 국제공개 또는 출원공개되면 선출원 출원공개된 것으로 보아 확선지위 인정

(선출원이 PCT) - 후출원 국제출원일 제출한 원문과 선출원 국제출원일 제출한 원문에 공통기재된 발명이 후출원이 국제공개되면 선출원 국제공개된 것으로 보아 확선지위 인정

 

4)    선출원의 지위

 

1)선출원 최초명세서와 국제출원일까지 제출된 청구범위에 공통기재된 발명은 기초출원일로부터 선출원 지위 갖는다. 2)외국어로 출원한 경우 번역문 청구범위를 기준으로 선출원 지위 갖는다.

 

(4)  국제특허출원이 취하된 경우, 우선권주장 기초출원 취하여부

 

1)    문제점

 

선출원이 국내출원인 자기지정은 선출원일로부터 1년3월 경과후 취하간주되는데, 후출원이 국내서면제출기간에 국내단계진입하지 않는 경우 선,후출원 모두 취하간주되는바 문제된다.

 

2)    판례의 태도

 

[56특P/법위진관신]

출원발명이 56조1항에 따라 출원일로부터 1년3월 도과한 시점에서 취하간주된 것이고, 거기에 특허법 및 PCT에 관한 법리오해 등의 위법이 없다고 하여 국내진입여부와 무관하게 취하간주됨을 명확히 하였으며, 신뢰보호원칙에도 반하지 않는다고 판시하였다.

 

3)    검토

 

법적안정성을 고려할 때 판례와 같은 해석은 불가피하나, 구체적타당성을 위해 선출원 취하간주 요건을 조정함이 바람직하다고 생각된다.

 

(5)  대리권에 관한 6조 적용여부

 

1)    판례의 태도

 

[특P대특6]

국내우선권주장 수반한 국제특허출원서 제출시 특허법이 적용되지 않고 PCT 적용되므로 대리인이 국내에서 우선권주장하기 위하여 특별수권 얻어야 한다는 특허법 6조 적용될 여지가 없다.

 

2)    검토

 

PCT에서 대리인에 의한 행위는 출원인에 의한 행위로서의 효과 가진다고 규정되어 있는바 판례 타당하다.

 

(6)  출원인 변경신고 하지 않은 경우

{국내우주와 동일하게 기재하기}

 

1)    우선권 주장이 가능한 자(55조1항)

 

특허를 받으려는 자는 우선권 주장을 할 수 있다고 규정한다.

 

2)    특허법원 판례의 태도

 

선출원인이 한국 내 선출원에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 특정승계의 방법으로 후출원인이 양수하는 경우, 출원인 변경신고를 하지 않으면 선출원에 대한 후출원인의 권리승계 효력은 발생하지 않아 선,후출원인이 서로 일치하지 않아 우선권 주장 인정할 수 없다.

 

3)    대법원 판례의 태도

 

[후승우선변]

 

4)    검토